“必清”異議案
2005-02-24案件背景:
北京集佳知識產權代理有限公司代理南昌市草珊瑚生物技術有限公司（以下稱為異議人）對中國商標專利事務所有限公司代理南昌市草珊瑚科技產業有限公司（以下稱為被異議人）初步審定并刊登在第779期《商標公告》第1600330號“必清”商標提出異議。被異議人也在規定期限內作出答辯。
異議人的主要異議理由：
異議人成立于1999年5月，長期致力于青少年青春痘治療產品的研制和開發，其主導產品“痘必清”牌草珊瑚潔膚凈能有效、迅速地殺滅由致病菌引起的青春痘，受到了廣大患者的一致好評，在同類產品中享有了一定的聲譽。異議人曾于1999年7月向商標局申請注冊“痘必清”商標，被商標局以“該商標直接表示了商品的功能特點”為由予以駁回，異議人后又向商標評審委員會提出了該商標的復審申請。被異議商標“必清”與異議人在先使用的“痘必清”商標后兩個字完全相同。被異議人在實際產品上使用的商標也為“痘必清”，與異議人商標完全相同。被異議商標的使用產品也與異議人的產品相同。被異議人的法人代表蔡東明原系異議人公司總經理，并持有該公司25％的股份，熟悉異議人產品的全部生產過程及市場銷售情況。2000年2月，異議人公司內部股東間因利益問題產生矛盾，蔡東明在轉讓了其名下全部股份后，與他人共同投資成立了被異議人，繼續生產治療青春痘的潔膚產品。在離開異議人公司前，蔡東明盜用了公司合同專用章，致函中國商標專利事務所要求撤回異議人就其商標向商評委提出的復審請求，并于2000年4以被異議人名義申請注冊了被異議商標。因此被異議商標實屬被異議人對異議人在先使用商標的惡意搶注，不但損害了異議人的利益，還會使消費者對雙方產品產生誤認。
被異議人的主要答辯理由：
被異議人曾于1999年4月19日就對草珊瑚健膚水——即草珊瑚粉刺露（痘痘水、痘必清）向國家知識產權局報請了專利申請，同時帶著草珊瑚健膚水、草珊瑚口腔噴霧劑專有技術與他人合作成立了異議人。后因合作中發生矛盾，被異議人將股份轉讓給合作人，并在協議中規定草珊瑚潔膚凈（痘必清）歸被異議人所有，“痘必清”商標暫由雙方共同使用。依此協議，異議人已不再生產草珊瑚潔膚凈產品。異議人的“痘必清”商標并未申請復審，異議人已放棄了對該產品的生產、銷售權。被異議商標是被異議人為保護自己的專利而實施的正當行為，該商標的申請注冊既合理又合法。
裁定結果：
雙方提供的材料可證明以下事實：被異議人的法定代表人蔡東明原為異議人股東之一，草珊瑚潔膚凈是蔡東明在離開異議人公司前以異議人名義生產的一種祛痘凈膚產品，在實際銷售及宣傳中使用“痘必清”作為產品商標。異議人曾于1999年7月27日提出“痘必清”商標的注冊申請，被商標局以“該商標表示了商品的功能特點”為由予以駁回，但異議人并未停止對該商標的使用。蔡東明在離開異議人公司時曾與異議人簽訂了一份《協議書》，協議第六條中雖規定“……甲方不得以任何形式再生產‘草珊瑚潔膚凈’。”，但在第三條中又規定了“‘痘必清’商標暫由甲、乙雙方共同使用。”（甲方即本案異議人，乙方為蔡東明。）而協議書中對該商標的最終權利歸屬未做明確規定，亦未說明雙方共同使用該商標的期限，因此依該份協議，異議人雖已承諾放棄“草珊瑚潔膚凈”這一產品的生產，但并不表示其同時放棄“痘必清”商標的使用。被異議商標雖為“必清”，但被異議人實際使用的產品標識仍為“痘必清”，因此被異議人申請注冊被異議商標違反了其法定代表人與異議人簽訂的上述協議，侵犯了異議人對該商標的在先使用權。
依據《中華人民共和國商標法》第三十三條規定，商標局裁定：異議人所提異議理由成立，第1600330號“必清”商標不予核準注冊。
案件評析:
本案的焦點是異議人商標已經在先使用，被異議商標雖為“必清”，但被異議人實際使用的產品標識仍為“痘必清”，因此被異議人申請注冊被異議商標違反了其法定代表人與異議人簽訂的上述協議，侵犯了異議人對該商標的在先使用權。也就是說，商標在先使用權在本案中也作為一種權利得到商標局認可。
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