文/集佳知識產權代理有限公司 王雪

　　在發明專利申請的實質審查過程中，專利代理人可能碰到這樣的情況：申請人在答復國家知識產權局下發的審查意見通知書時，擬主動刪除獨立權利要求中的某個或某些技術特征，而如此修改后的權利要求所要求保護的技術方案確已記載在說明書中，沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

　　作為專利代理人，對于這樣的修改，直覺反應可能會是什么呢？能不能進行這樣的修改呢？能或不能的原因又是什么呢？如果不能進行這樣的修改，那么接下來應該如何處理呢？

　　對于“能不能進行這樣的修改”的問題，相信專利代理人會立刻給出否定答案：不能進行這樣的修改。

　　但是，你會對此答案感到疑惑嗎？如果你對此尚存疑惑，那就跟隨本文先來回顧一下專利法及其實施細則以及《專利審查指南》中的相關規定吧！

　　有關在發明專利申請的實質審查過程中答復審查意見通知書時對申請文件進行的修改，在專利法及其實施細則以及《專利審查指南》中進行了詳細的規定，具體地：

　　專利法第三十三條的規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

　　專利法實施細則第五十一條第三款的規定：申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。

　　專利法第三十三條對修改的內容與范圍作出了規定。專利法實施細則第五十一條第三款對答復審查意見通知書時的修改方式作出了規定。

　　此外，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.1節中明確提出，如果修改的內容和范圍不符合專利法第三十三條的規定，則這樣的修改不能被允許。在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中明確提出，如果修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，則這樣的修改文本一般不予接受。在此使用措辭：“一般不予接受”，即表明對于專利法實施細則第五十一條第三款的適用存在例外情形。

　　為此，在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中給出了這樣的例外情形：對于雖然修改的方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定，但其內容和范圍滿足專利法第三十三條要求的修改，只要經修改的文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景，這種修改就可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而經此修改的申請文件可以接受。

　　根據該規定，對于那些修改方式不符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定的修改，只有在“其內容和范圍滿足專利法第三十三條要求”且“經修改的申請文件消除了原申請文件存在的缺陷，并且具有被授權的前景”的情況下，經此修改的申請文件才可能因為“該修改可以被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改”而被接受。

　　然而，并非滿足上述條件的修改都可以被接受。

　　在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中還規定：當出現下列情況時，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不予接受。

　　（1）主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍。

　　（2）主動改變獨立權利要求中的技術特征，導致擴大了請求保護的范圍。

　　（3）主動將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容作為修改后權利要求的主題。

　　（4）主動增加新的獨立權利要求，該獨立權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

　　（5）主動增加新的從屬權利要求，該從屬權利要求限定的技術方案在原權利要求書中未出現過。

　　筆者認為，前述規定應是基于程序節約原則而設的。專利申請的審查及批準與其他行政行為一樣，也受到行政效率優先原則的約束，具體表現為審查員應遵循程序節約原則而盡可能地縮短審查過程。在發明專利申請的實質審查程序中，在大多數情況下審查員是在對發明專利申請進行檢索之后發出第一次審查意見通知書的。然而，前述第（1）-（5）項所涉及的修改將使權利要求的保護范圍擴大或出現新的保護范圍。如果對由此修改后的權利要求繼續審查，則需要重新進行檢索，增加了審查負荷。因而，在《專利審查指南》中將前述第（1）-（5）項所涉及的修改明確列為不予接受的情形。

　　至此，可以看出，本文開篇所提到的修改乃因屬于前述規定中的第（1）項所述情形而不能在答復審查意見通知書時作出如是修改。也就是說，在答復審查意見通知書時通過主動刪除獨立權利要求中的技術特征的方式而對獨立權利要求進行的修改，即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，符合專利法第三十三條的規定，也因為“不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改”而不被接受。

　　在明了“為什么”不能進行這樣的修改之后，專利代理人隨即就要面對“如何處理”的問題。

　　專利代理人應當清醒地認識到，前述規定是來自《專利審查指南》的。“審查指南”，顧名思義是指導專利局和專利復審委員會的審查員依法行政的依據和標準。也就是說，《專利審查指南》中的相關規定是從審查員的角度出發的，就如同在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中一般，規定對于什么樣的情形，審查員可以不予接受，等等。因而，對于那些不予接受的情形，審查指南中除了規定“審查員應當發出審查意見通知書，說明不接受該修改文本的理由，要求申請人在指定期限內提交符合專利法實施細則第五十一條第三款規定的修改文本”之外，并未就如何克服或消除申請文件中不被接受的缺陷從而“提交符合專利法實施細則第五十一條第三款規定的修改文本”給出進一步的措施或建議。畢竟，“審查指南”不是專利代理的“服務指南”。

　　因此，在實踐中，專利代理人需要根據個案具體情況，參照相關的規定，向申請人提出適當的合理的建議，以期避免或消除不符合專利法及其實施細則以及《專利審查指南》中相關規定的缺陷。

　　就本文開篇所提及的情形而言，代理人常規的做法是向申請人作出風險預警，告知這樣的修改根據《專利審查指南》中的相關規定將是不被接受的，并建議申請人取消這樣的修改。

　　這是一種中規中矩的做法，實踐中多被采用。然而，從維護申請人利益的角度出發，作者認為，此做法有進一步拓展的空間。

　　刪除權利要求中的技術特征往往導致該權利要求所要求保護的范圍擴大，因而從申請人的角度看，這么做是有利的。而申請人之所以選擇刪除獨立權利要求中的某技術特征的修改方式，大抵也是因為發現原獨立權利要求所要求保護的范圍過小而希望通過此方式獲得較大的保護范圍。導致原獨立權利要求保護范圍過小的原因林林總總，筆者不打算在本文中著筆墨深究。筆者想探究的是，如果申請人通過刪除獨立權利要求中的某技術特征而得到的權利要求所限定的技術方案已記載在原說明書中，沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，那么在這種情況下，如果僅由于《專利審查指南》中的前述規定不允許做出這樣的修改而建議申請人放棄這樣的修改，導致申請人不能獲得一個較大的合理的保護范圍，這么做對申請人而言顯然是不公平的。那么，申請人或專利權人是否必然只能接受由于撰寫權利要求不當所帶來的損失呢？

　　答案當然是：“否！”

　　與其他部門法一樣，專利法也為由于實施專利法而制定的規章可能給相關當事人的合法權益帶來的侵害提供了救濟途徑。

　　就本文開篇所提及的情形而言，作者認為，無論是什么原因導致專利申請的獨立權利要求所要求保護的范圍過小，在專利申請人已經在專利申請的說明書中對發明作出了清楚、完整的說明的情況下，申請人可以選擇通過基于當前的專利申請提出分案申請的方式，在該分案申請中采用符合專利法第三十三條及專利法實施細則第四十三條第一款的相關規定的、刪除了原獨立權利要求中的某技術特征從而具有較大的保護范圍的權利要求，由此尋求較大的保護范圍。

　　此外，對于在《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.1.3節中規定的第（2）-（5）項所涉及的不予接受的修改方式，也可以建議申請人在不超出原說明書和權利要求書記載的范圍的情況下，就改變了獨立權利要求中的技術特征的新權利要求、基于在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術內容重新撰寫的權利要求、以及在原權利要求書中未出現過的新的獨立權利要求和從屬權利要求基于當前申請另行提出分案申請。