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關于依照專利方法直接獲得的產品的一些看法
2011-05-08文/北京市集佳律師事務所 孔繁文
專利權作為一種排他權（或禁止權），專利權人具有排除、禁止他人實施其專利的權利。中國專利法第十一條規定了專利權人享有何種禁止權，他人未經許可實施了這些行為，則可能構成侵權。對于方法專利，專利權人除了可以禁止他人使用其專利方法外，尚有權禁止他人使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品，這被稱為方法專利的延伸保護，即“對專利方法的保護延及產品”。
根據最高人民法院的司法解釋（法釋〔2009〕21號）第十三條，依照專利方法直接獲得的產品，是指使用專利方法獲得的原始產品；而對該原始產品進一步加工、處理而獲得后續產品的行為，屬于專利法第十一條規定的使用依照該專利方法直接獲得的產品。因此，該后續產品本身，并不屬于方法專利延伸保護的范圍。
然而在司法實踐中，對于何為原始產品、何為后續產品，在認定時常會遇到一定的困難。例如，權利要求的內容為：一種書桌的制造方法，其特征在于，制造桌面和桌腿，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上。假設A公司在制造桌面和桌腿、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，將表面刷漆，制成書桌出售給經銷商B；B對該書桌進行進一步的銷售。根據全面覆蓋原則，A使用了該專利方法，應當構成侵權。那么，B的行為是否構成侵權呢？
訴訟中，B可能主張自己的行為并不構成侵權，理由是：A在制造桌面、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，已經獲得了原始產品書桌；A對該原始產品書桌進行刷漆的過程，屬于對原始產品進一步加工、處理而獲得后續產品的行為。因此，B對于刷漆的書桌進行銷售的行為，并不為專利法第11條所禁止。
B的上述主張是否合理，是否應當被人民法院所接受呢？
同樣的權利要求，C公司在制造桌面、桌腿后，將桌面和桌腿刷漆，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上，制成書桌出售給經銷商D；D對該書桌進行進一步的銷售和許諾銷售。根據全面覆蓋原則，C也使用了該專利方法，應當構成侵權。而銷售商D，并不能采用B所采用的抗辯主張，來主張其銷售的刷漆的書桌屬于后續產品。
當A、C行為的區別僅在于一個權利要求并未進行限定的步驟(刷漆）的情況下，如果對B、D兩個經銷商的行為是否侵權做出截然相反的結論，是否合理？
作為一項獨立權利要求，只需要記載解決技術問題的必要技術特征。雖然從屬權利要求可以通過增加附加技術特征的方式對獨立權利要求予以進一步的限定，仍無法涵蓋、也不必涵蓋在產品實際制造過程中可能涉及的全部步驟。因此，當權利要求所述的步驟完成以后，對該中間產品進行進一步的加工和處理，在產品實際制造過程中殊為常態。如果把同一制造者在其工藝流程中連續、序列完成的這些后續的加工和處理步驟剝離，而理解為“獲得后續產品的行為”、“對原始產品的使用行為”，也并不能體現立法者對方法專利予以延伸保護的初衷。
還有一個問題，根據專利法第七十條，對于銷售、許諾銷售、使用由專利方法直接獲得的產品的行為，只承擔有區別的相對責任（披露合法來源免賠償）。而使用專利方法或進口由專利方法直接獲得的產品的行為，則應承擔完全的法律責任。也就是說：對于發生在國內的使用專利方法制造相關產品的行為，該制造者需承當最終的賠償責任；對于發生在國外的使用專利方法制造相關產品的行為，其進口者需承當最終的賠償責任。采用這種區別責任的立法依據是：在保護權利人的專利利益的基礎上，對善意第三人提供適當保護。
但是，如果上述A制作書桌的行為發生在國外，其通過進口商B’將該書桌進口至中國境內。如果該書桌不能被認定為由專利方法直接獲得的產品，專利權人的專利利益將難以得到救濟。
因此，作者認為，在制造方法權利要求所述的各個步驟完成后，同一制造者通過對該中間產品進行進一步加工、處理以制成最終產品的各個步驟，應該屬于其產品制造過程的一部分，而與在先步驟統一定義為使用專利方法的行為。其制造出來的最終產品，即依照專利方法直接獲得的產品。
專利權作為一種排他權（或禁止權），專利權人具有排除、禁止他人實施其專利的權利。中國專利法第十一條規定了專利權人享有何種禁止權，他人未經許可實施了這些行為，則可能構成侵權。對于方法專利，專利權人除了可以禁止他人使用其專利方法外，尚有權禁止他人使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品，這被稱為方法專利的延伸保護，即“對專利方法的保護延及產品”。
根據最高人民法院的司法解釋（法釋〔2009〕21號）第十三條，依照專利方法直接獲得的產品，是指使用專利方法獲得的原始產品；而對該原始產品進一步加工、處理而獲得后續產品的行為，屬于專利法第十一條規定的使用依照該專利方法直接獲得的產品。因此，該后續產品本身，并不屬于方法專利延伸保護的范圍。
然而在司法實踐中，對于何為原始產品、何為后續產品，在認定時常會遇到一定的困難。例如，權利要求的內容為：一種書桌的制造方法，其特征在于，制造桌面和桌腿，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上。假設A公司在制造桌面和桌腿、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，將表面刷漆，制成書桌出售給經銷商B；B對該書桌進行進一步的銷售。根據全面覆蓋原則，A使用了該專利方法，應當構成侵權。那么，B的行為是否構成侵權呢？
訴訟中，B可能主張自己的行為并不構成侵權，理由是：A在制造桌面、并用螺釘將桌腿固定在桌面上后，已經獲得了原始產品書桌；A對該原始產品書桌進行刷漆的過程，屬于對原始產品進一步加工、處理而獲得后續產品的行為。因此，B對于刷漆的書桌進行銷售的行為，并不為專利法第11條所禁止。
B的上述主張是否合理，是否應當被人民法院所接受呢？
同樣的權利要求，C公司在制造桌面、桌腿后，將桌面和桌腿刷漆，然后用螺釘將桌腿固定在桌面上，制成書桌出售給經銷商D；D對該書桌進行進一步的銷售和許諾銷售。根據全面覆蓋原則，C也使用了該專利方法，應當構成侵權。而銷售商D，并不能采用B所采用的抗辯主張，來主張其銷售的刷漆的書桌屬于后續產品。
當A、C行為的區別僅在于一個權利要求并未進行限定的步驟(刷漆）的情況下，如果對B、D兩個經銷商的行為是否侵權做出截然相反的結論，是否合理？
作為一項獨立權利要求，只需要記載解決技術問題的必要技術特征。雖然從屬權利要求可以通過增加附加技術特征的方式對獨立權利要求予以進一步的限定，仍無法涵蓋、也不必涵蓋在產品實際制造過程中可能涉及的全部步驟。因此，當權利要求所述的步驟完成以后，對該中間產品進行進一步的加工和處理，在產品實際制造過程中殊為常態。如果把同一制造者在其工藝流程中連續、序列完成的這些后續的加工和處理步驟剝離，而理解為“獲得后續產品的行為”、“對原始產品的使用行為”，也并不能體現立法者對方法專利予以延伸保護的初衷。
還有一個問題，根據專利法第七十條，對于銷售、許諾銷售、使用由專利方法直接獲得的產品的行為，只承擔有區別的相對責任（披露合法來源免賠償）。而使用專利方法或進口由專利方法直接獲得的產品的行為，則應承擔完全的法律責任。也就是說：對于發生在國內的使用專利方法制造相關產品的行為，該制造者需承當最終的賠償責任；對于發生在國外的使用專利方法制造相關產品的行為，其進口者需承當最終的賠償責任。采用這種區別責任的立法依據是：在保護權利人的專利利益的基礎上，對善意第三人提供適當保護。
但是，如果上述A制作書桌的行為發生在國外，其通過進口商B’將該書桌進口至中國境內。如果該書桌不能被認定為由專利方法直接獲得的產品，專利權人的專利利益將難以得到救濟。
因此，作者認為，在制造方法權利要求所述的各個步驟完成后，同一制造者通過對該中間產品進行進一步加工、處理以制成最終產品的各個步驟，應該屬于其產品制造過程的一部分，而與在先步驟統一定義為使用專利方法的行為。其制造出來的最終產品，即依照專利方法直接獲得的產品。
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