文/北京集佳知識產權代理有限公司 杜燕霞
2022年5月5日，中國將成為《工業品外觀設計國際注冊海牙協定》第77個成員國。自此，中國申請人可以選擇通過海牙體系來進行外觀設計的保護。相較于海牙體系，國內申請人比較熟悉的是馬德里商標國際注冊體系，因為我們加入后者已經三十多年了。馬德里商標國際注冊體系，為國內申請人在海外進行商標保護提供了性價比較高的一種選擇。其實，外觀設計的海牙體系與商標的馬德里體系非常相似，都是為了簡化申請人的海外保護程序，將國際公約和本國法律制度進行緊密銜接，通過框架構建來便于申請人在海外進行權利注冊。兩個體系的價值實現方式，均是通過使用一種語言、提交一件申請、繳納一份費用來實現目標權利在指定成員國內的保護。然而，由于保護權利性質不同、體系設置的時間不同，因此兩個體系還有一系列的區別。本文將通過對兩個體系異同的對比，來增加國內申請人對兩個體系制度的了解，提升對兩個體系制度的利用。
首先，兩個體系的制度框架基本類似，都是國際公約結合國內法律的形式。其中，海牙體系的國際公約為《海牙協定》及其實施細則，以及規定工業品外觀設計國際分類的《洛迦諾協定》。馬德里體系的國際公約為《商標國際注冊馬德里協定》和《相關議定書》及其實施細則，以及《商標注冊用商品和服務國際分類尼斯協定》。國內法律，則分別是成員國國內的商標、外觀專利保護單行法，或者是知識產權法典中的商標、外觀專利保護篇。在上述法律框架內，國際注冊部分受國際公約規范；進入國家階段的，則受成員國國內法律調整。通過國際注冊體系進入成員國的注冊申請，與依據國內法直接提交的注冊申請，在權利上是相同的，沒有優劣之分。且，國際注冊在各指定成員國的效力是相互獨立的，任何一國的效力不依賴于他國的審查結果。在國際公約部分，國際局作為常設機構，主管國際注冊的具體工作，包括國際注冊申請的受理、形式審查、公告、登記和證書頒發等。其次，國際局負責與指定成員國的主管局、國際注冊申請人或代理人的聯絡溝通工作，包括駁回、異議、核準等通知的轉達。此外，國際局負責國際注冊登記后的管理工作，包括權利人信息變更、權利轉讓、續展申請等。
兩個體系的優勢也很類似。出于相同的目的，兩個體系在工作語言、費用、辦理手續等方面均為申請人提供了最友好的制度設置。其中，費用優勢明顯。因為國際注冊是通過國際局直接向主管局轉達申請的，因此避免了委托當地代理所的費用。而當地代理所的費用，在整個費用支出中的占比較高，因此可以免去這部分費用的支出，對于權利人而言是非常利好的。此外，由于國際局對國際注冊進行管理工作，因此無論是狀態查詢、還是國際注冊的續展、變更、轉讓，均通過國際局辦理，為權利人大大節約了管理成本。
除了以上相似之處外，兩個體系還有些不同，申請人需要特別注意。首先，兩個體系的涉及的地域范圍，即指定成員國不同。目前，海牙體系成員國是77個（含中國在內），包括94個的國家，而馬德里體系成員國為126個。目前，同屬兩個體系的成員國有68個，包括中國、歐盟、英國、美國、韓國、日本等主要國家和地區。而澳大利亞、新西蘭、印度、阿聯酋等，尚未加入海牙公約。
其次，提交基礎不同。馬德里體系需要以原屬國的基礎申請或注冊作為國際注冊的提交基礎，因此注冊申請僅能夠通過原屬國來提交，即原屬國需要對提交基礎進行審查。然而，海牙體系無提交基礎，申請人可以選擇直接向國際局提交，也可以通過原屬國主管局提交。對于馬德里國際注冊而言，除首次注冊申請外，其他申請類型，例如變更、轉讓、續展、后期指定，均可以選擇直接向國際局提交，因為對于這些申請而言，沒有基礎審查的內容。由于馬德里體系需要提交基礎，因此為了和提交基礎聯動，馬德里體系有“中心打擊”原則，即國際注冊日五年內，若基礎申請或注冊因各種原因而失效的，則基于該基礎商標提出的國際注冊將失效。若基于“中心打擊”而失效的國際注冊，可以在指定成員國提交轉單一申請。由于海牙體系不存在基礎注冊，因此也沒有類似“中心打擊”的規定。除了以上不同，馬德里體系還有后期指定類型的申請，即申請人在首次國際注冊后，可以針對第一次未指定的成員國或者駁回后未核準注冊的成員國進行后期指定。后期指定和首次國際注冊共享一個國際注冊號，進行一件國際注冊的管理工作。此外，后期指定沒有次數限制。然而，海牙體系沒有后期指定的申請類型，因為國際注冊后將外觀公布后，該外觀已喪失新穎性，針對同一外觀，將無法再進行注冊保護。
最后，筆者希望討論的是關于國際注冊主體資格的問題。根據兩個體系的規定，國際注冊申請人需要滿足一定的條件，方有提交國際注冊的資格。這個條件在兩個體系中的表述是相同的，均為：1）擁有成員國國際；2）在成員國有真實有效的工商業營業場所；3）在成員國有常住住所。盡管法律規定相同，但由于馬德里商標國際注冊申請提交是通過中國商標局提交的，因此該資格的審查主體是商標局。而海牙外觀國際注冊申請可以向國際局直接提交，因此該申請資格的審查主體就可能是國際局。不可避免的，國際局的審查標準與中國商標局的審查標準統一很難，因此在審查實踐中，對于主體資格的要求可能出現不一致。例如，港澳地區的企業，無論是否在大陸有工商業場所，目前均無法利用馬德里體系，然而，可能可以通過海牙體系進行外觀國際注冊。
文尾，筆者對兩個體系的主要異同，通過表格進行了匯總，供大家參考。
