文/北京集佳知識產權代理有限公司 李兵
商標法第十五條在我國的商標法律體系中是非常重要的一個條款，這是因為我國實行商標注冊制，對于未注冊商標提供有限的保護，而第十五條正是調整未注冊商標保護的條款之一。而且由于我國實行商標注冊制，如何平衡對于注冊商標和未注冊商標的保護，特別是當二者出現沖突時如何解決，就是一個重要的問題。在近幾年來我國大力遏制商標惡意搶注的背景下，第十五條作為商標法中禁止特定關系人搶注商標的專門條款，更凸顯其適用的必要性。此外，第十五條的適用有著諸多的要件，特別是特定關系和在先使用這兩個要件，不僅區分了該條第一款和第二款的適用情形，也決定了該條不同于商標法其他條款的體系價值
國家知識產權局發布的《商標審查審理指南》（下稱“新商標審理指南”），對涉及商標法各主要條款的大量審查審理內容進行了修訂。其中，在涉及第十五條第二款的一章中，此次的修訂內容有一個比較大的突破，調整了關于“在先使用”的判定標準，取消了僅在中國市場使用的限制。長期以來，圍繞著商標法第十五條的適用，爭議的焦點大多在特定關系上面，也就是是否構成“代理、代表關系”或者“其他關系”。不過，由于法律、司法解釋和行政、司法審理指南等對于特定關系的外延的不斷擴展，實踐中主張特定關系的難度在不斷降低。但是，“在先使用”這一要件的適用一直比較保守，雖然使用的范圍和程度要求也在不斷降低，但是特定關系下使用的舉證和中國市場的限定使得該條存在較高的適用難度。因此，新商標審理指南對于“在先使用”的審理標準的調整有著相當重要的意義，值得特別關注和討論。
一、“在先使用”要件在立法沿革中的適用變化
商標法第十五條是2001年商標法修改時增設的條款，當時僅有一款，即現行商標法的第十五條第一款，規定“未經授權，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。”當時增設該條有著打擊惡意搶注和履行國際公約【1】的雙重目的。從法條內容來看，該條的適用并不要求“在先使用”，這一點也在原國家工商行政管理總局商標局和商標評審委員會于2005年發布的《商標審查及審理標準》（下稱“原商標審理標準”）中關于第十五條的適用要件中得到了體現。另外，在最高人民法院于2010年發布的《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》中，關于商標法第十五條的適用最高院也僅對“代理、代表關系”的認定以及“商標近似”和“商品類似”等要件進行了補充規定，并未涉及“在先使用”問題。
2019年，北京市高級人民法院發布了《商標授權確權行政案件審理指南》（下稱“北高審理指南”），其中第12.2條明確了“被代理人或者被代表人是否實際使用該商標，不屬于商標法第十五條第一款認定的要件”。也就是說，適用現商標法第十五條第一款禁止“代理、代表關系”搶注時被代理人或者被代表人無需證明其商標在先使用。
商標法第十五條第二款是2013年修訂商標法時新增的一款，規定“就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標與他人在先使用的未注冊商標相同或者近似，申請人與該他人具有前款規定以外的合同、業務往來關系或者其他關系而明知該他人商標存在，該他人提出異議的，不予注冊”。根據全國人大法工委的修法說明，實踐中，一些企業或者個人利用與商標在先使用人特定關系而惡意搶注該商標的現象時有發生，如在訂立合同過程中知悉的他人已經使用的未注冊商標而搶先注冊等，嚴重損害了商標在先使用人的權益，也不利于營造公平競爭的市場環境。可以看出，不論是法條本身還是修法說明中，“在先使用”都作為一個明確的適用要件出現在第十五條第二款中。
2016年，國家知識產權局對原商標審理標準進行了修訂，針對2013年商標法修改時增加的第十五條第二款規定了具體的審理標準，其中除了明確“他人商標在系爭商標申請之前已經使用”這一適用要件，還對“在先使用”的判定進行了具體的說明。根據修訂后的審理標準，“在先使用”包括在系爭商標申請日之前于中國市場上進行的使用和為進入中國市場進行的實際準備活動，而且只需證明商標已經使用，無需證明商標通過使用具有了一定影響。
不過，2019年的北高審理指南中對“在先使用”的判定規則與上述審理標準中的有所不同。該指南的第12.5條中規定“僅在其他國家、地區使用商標的，不屬于商標法第十五條第二款規定的‘在先使用’的情形”，同時第12.6條中規定“當事人主張保護‘在先使用’的商標，應當提交訴爭商標申請日前在中國境內使用商標的證據，在其他國家、地區的使用證據或者準備投入中國境內使用的證據可以作為證明其商標在先使用情況的補充”。與國家知識產權局的審理標準相比，北高審理指南對于“在先使用”的認定要更為嚴格，必須在中國市場上進行了實際使用才被認為符合第十五條第二款的規定。而對于使用的程度，北高審理指南中規定“商標使用的規模、時間、知名度等因素，不影響‘在先使用’的判斷”，也就是跟國家知識產權局的審理標準相一致，無需證明經使用產生了一定影響。
另外，最高人民法院在2017年發布了《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》（下稱“商標授權確權司法解釋”），其中第十五條和第十六條系針對商標法第十五條的適用。不過，該兩條的規定仍然是針對“代理、代表關系”和“其他關系”的認定進行的說明，沒有涉及“在先使用”的判斷。
二、“在先使用”要件在第十五條第一款和第二款中的適用對比
第十五條第一款和第二款的適用要件中都要求商標相同近似和商品相同類似，不同的要件在于兩點：一是第一款要求因“代理、代表關系”明知他人商標，而第二款要求因“合同、業務往來關系或者其他關系”明知他人商標；二是第一款不要求該他人在先使用商標，但是第二款有“在先使用”作為適用前提。
那么是不是“在先使用”在第一款中就沒有適用的空間和價值了呢？在原商標審理標準中，就如何確定“被代理人的商標”和“被代表人的商標”，規定了“如當事人無約定，在代理關系已經確定時，被代理人在其被代理經銷的商品/服務上，已經在先使用的商標視為被代理人商標”和“被代表人的商標包括被代表人已經在先使用的商標”；并且上述規定也為新商標審理指南所沿用。可見，在一定條件下，如代理協議中沒有約定商標歸屬的情況下，“在先使用”在證明商標歸屬上還是有其發揮的空間。
在重慶江小白酒業有限公司訴國家知識產權局、第三人重慶市江津酒廠（集團）有限公司商標權無效宣告行政糾紛案（下稱“江小白案”）中，爭議的焦點就在于訴爭商標的申請注冊是否違反了2001年商標法第十五條（即現行商標法第十五條第一款）之規定。最高人民法院在該案的再審【2】裁判理由中首先分析并認定的事實就是“江津酒廠提供的證據不足以證明其在先使用訴爭商標”，其中對于在案證據是否能夠證明江津酒廠的“在先使用”進行了詳細的論證。但是，最高院并沒有通過此事實的認定給第十五條第一款加上“在先使用”的適用前提，而是通過這樣的論證明確了商標的歸屬問題，因為誰最早使用了訴爭商標對于確認訴爭商標是否歸屬于被代理人有著重要的意義。在涉及第十五條第一款的商標確權案件審理中，關注點大多時候都在是否構成“代理、代表關系”上，有時候容易忽視商標的歸屬問題的判斷；在沒有約定商標歸屬的情況下，“在先使用”證據往往就會成為判斷歸屬的關鍵。
對于第十五條第二款而言，“在先使用”就是適用要件了。出于打擊惡意搶注的需要，第十五條第二款在“其他關系”的外延上不斷擴展，證明特定關系的難度不斷降低，這就使得“在先使用”在認定是否構成第十五條第二款規定的情形上往往起著一票否決的作用。為什么第二款要強調“在先使用”？筆者認為要從第十五條的立法定位上去找原因。如前所述，第十五條是我國商標法中調整未注冊商標保護的條款之一；除第十五條以外，商標法的第十三條第二款關于“未注冊馳名商標”的規定以及第三十二條后半段“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”等也是針對未注冊商標的保護。我國實行商標注冊登記制，所以對于商標保護實行以注冊為主，使用為輔的原則。對于沒有在中國申請注冊并且沒有使用的商標，原則上不給予保護。第十三條第二款要求商標經使用達到“馳名”的程度，第三十二條后半段也要求商標“已經使用并有一定影響”，所以第十五條第二款要求“在先使用”是符合我國的商標保護制度的。而且，出于打擊惡意搶注的目的，第十五條第二款在適用時無需證明經使用產生了一定影響。從對使用程度的要求上看未注冊商標的保護，第十三條第二款最高，第三十二條后半段次之，第十五條第二款最低。第十五條第一款之所以沒有“使用”的要求，筆者認為主要有兩點原因：一是“代理、代表關系”本身有著相對比較高的證明要求，且因“代理、代表關系”知悉他人商標再行搶注的惡意也十分明顯；二是該款的設立有履行國際公約的現實需要，《保護工業產權巴黎公約》的規定中沒有“在先使用”的要求，所以我國在2001年修改商標法設立此規定時也做出了相同的安排。
三、“在先使用”要件在第十五條第二款中適用的現實問題
由于“在先使用”并非第十五條第一款的適用要件，在基于第一款進行主張時主要關注商標注冊申請人是否因“代理、代表關系”知悉他人商標即可。第二款則不同，除了證明商標注冊申請人與他人存在除代理、代表關系以外的其他關系，還需證明該他人“在先使用”的事實，且根據目前的行政、司法審查和實踐，該使用應當發生在中國境內。因筆者主要從事涉外商標代理業務，所以現實中經常遇到的一種情況就是境外主體就其在境外生產和銷售的商品跟我國境內公司進行過銷售代理方面的磋商，或者簽訂過各類業務合同，在磋商階段或者合同簽訂后，國內公司旋即將境外主體的商標在國內進行了申請注冊，其后雙方關系破裂不再合作。在這種情況下，境外主體不可能在我國境內已經進行了商標使用，或者即便有使用也是由國內公司完成的，境外主體難以獲取并提供使用證據。這樣一來，境外主體經常面臨的窘境就在于想要基于第一款主張權利但無法證明形成了“代理、代表關系”，想要基于第二款主張權利卻無法提供“在先使用”證據；但是在這種情況下，搶注的惡意又是明顯的，從而使第十五條的適用陷入困難。
最高人民法院的商標授權確權司法解釋第十五條第二款規定“在為建立代理或者代表關系的磋商階段，前款規定的代理人或者代表人將被代理人或者被代表人的商標申請注冊的，人民法院適用商標法第十五條第一款的規定進行審理”，同時第十六條第（四）項規定“以下情形可以認定為商標法第十五條第二款中規定的‘其他關系’：商標申請人與在先使用人曾就達成代理、代表關系進行過磋商，但未形成代理、代表關系”。該兩條規定均針對經過代理、代表關系磋商后進行商標搶注的行為，僅依據是否形成了代理、代表關系而區分適用了商標法第十五條第一款和第二款。顯然，如果依據第一款主張權利，被搶注方的舉證義務更低，因為無需舉證“在先使用”。但是，上述兩種情形其實并無二致，不宜依據磋商后是否形成代理、代表關系反過來要求第二款的特定關系人在先使用，而對于第一款的被代理人或者被代理人就免于使用要求。
在不少案件中，囿于代理、代表關系或者在先使用的舉證困難，很多明顯的搶注無法獲得第十五條的保護，從而被迫適用第四十四條第一款甚至第七條第一款尋求支持。這種做法就削弱了第十五條的適用空間和價值，同時造成兜底條款口袋化。根據北高審理指南和新商標審理指南的相關規定，應當盡量適用其他條款而非第四十四條第一款，避免因后者的濫用虛化其他條款的適用。因此，實踐中更該為其他條款的合理適用去“松綁”，而不是收緊要件的限制。
四、關于“在先使用”要件適用的思考
第十五條第二款的“在先使用”無需證明經使用產生了一定影響，可見從立法體系的角度看，其更應趨向于第十五條第一款的適用條件，從而避免跟第三十二條后半段的定位發生重疊。況且，第十五條第二款規定的合同和業務往來關系也常見于第三十二條的惡意和使用證據中，為避免模糊法條定位，同時增強第十五條第二款的可適用性，也應該在使用要求上去接近第十五條第一款，而不是接近第三十二條。筆者亦注意到，新商標審理指南中關于第三十二條后半段的適用上，取消了商標使用需在中國的限制，代之以使用的影響力必須及于中國，這與前文提及過的關于第十五條第二款的適用中取消了僅在中國市場使用的限制一脈相承。
前文分析過，對于第十五條第二款施以“在先使用”的要求是合理的，但是將“在先使用”限定在中國境內會限制其在打擊惡意搶注上的適用空間，不利于實現修法時增設該款的立法目的。另外，取消僅在中國市場使用的限制并不會破壞我國的商標保護制度，也沒有突破商標的地域性保護原則。就前文的舉例而言，對于境外主體在境外的商標使用證據的采信，并非是對其在境外的商標使用行為于國內進行保護，而只是希望基于境外在先使用的事實去推知商標的歸屬以及國內公司系因為磋商或者業務往來而明知該境外主體的商標，這與“江小白”案中對于“在先使用”的論證是同樣的邏輯，也符合第十五條的立法本意。從根本上說，第十五條是“誠實信用”原則在商標法中的具體表現，從打擊惡意注冊和維護正當商標權益的目的出發，在第十五條第二款的適用中取消僅在中國市場使用的限制是妥當的。
注釋
【1】根據中國人大網發布的中華人民共和國商標法釋義（2001年修改），關于第十五條的釋義包含以下內容：隨著市場經濟的發展，商標作為無形資產在經濟活動中的地位越來越重要，因此，惡意搶注他人商標的現象不斷發生，甚至愈演愈烈。這種現象在商標代理人或代表人中時有發生。為了保護被代理人或者被代表人合法權益，《保護工業產權巴黎公約》第六條之七規定，如果本聯盟一個國家的商標所有人的代理人或代表人，未經所有人授權而以其自己的名義向本聯盟一個或多個國家申請商標注冊，該所有人有權反對該項申請的注冊或者要求予以撤銷，并有權反對給代理人或者代表人使用其商標。如果該國法律許可，還可要求將該項注冊轉讓給自己，除非該代理人或代表人能提出其行為正當的證明。我國作為《保護工業產權巴黎公約》的成員國，應當履行公約規定的義務。
【2】（2019）最高法行再224號判決書。