文/北京市集佳律師事務所 戈曉美
在專利侵權訴訟中，針對本訴的權利基礎的效力提出挑戰，即針對涉案專利權提出無效宣告請求，是被控侵權人重要的抗辯事由。專利無效宣告請求的提出常常引起專利侵權訴訟程序的中止，并且基于我國施行的民行二元分立體制以及專利權確權制度的諸多特點，專利侵權訴訟的一審、二審甚至再審與專利無效程序的無效階段、行政訴訟一審、二審甚至再審階段，常?；ハ嘟豢?，相互關聯。
為解決專利侵權與專利無效程序的銜接問題，提高專利侵權糾紛的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的問題，2016年開始施行的《司法解釋二》第二條【1】規定了“先行裁駁、另行起訴”制度。本文擬結合幾則典型案例，分析并總結出權利人及被控侵權人應用該制度處理專利民事行政交叉案件的幾點實踐經驗，以饗讀者。
一、專利無效審查的結果對訴訟程序的影響分析
專利無效宣告審查決定的結果分為三種：宣告專利權全部無效、宣告專利權部分無效、維持專利權有效。
（1）對于“全部無效”的情形，《司法解釋二》規定的“先行裁駁、另行起訴”制度給出了明確的指引：即，權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴；
?。?）對于“專利權被維持有效”的情形，則較為簡單：審理侵權糾紛的法院則不受任何影響，可以繼續侵權案件的正常審理；
?。?）而對于“部分無效”的情形，則需要對有效部分和無效部分區別對待，即采取針對有效的部分繼續審理、無效部分駁回起訴的處理方式。
例如，在上訴人深圳市云充吧科技有限公司與被上訴人深圳來電科技有限公司侵害實用新型專利權糾紛案【（2019）最高法知民終350號】【2】中，最高人民法院指出，專利侵權訴訟期間，涉案專利權利要求中一個或者多個并列技術方案的對應部分被宣告無效，但其余并列技術方案的對應部分仍維持有效，專利權人依據權利要求仍維持有效的部分繼續主張權利的，人民法院可以就宣告無效部分的權利要求駁回起訴，同時就維持有效部分的權利要求進行審理并作出裁判。
上述案例討論了并列技術方案部分被宣告無效、部分維持有效的情形，該處理方式同樣適用于部分權利要求被宣告無效、部分維持有效的情形。
二、寫給侵權訴訟程序權利人的操作指南
對于侵權訴訟程序的權利人而言，其據以主張的權利要求被維持有效是至關重要的。在實踐中，為了維持專利權的有效，權利人有可能在無效程序中對權利要求書進行修改，修改方式包括權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。
針對專利無效宣告程序中不同的修改方式及不同的結果，侵權訴訟中的權利人需要注意以下幾點：
1、據以主張的權利要求發生變化時，應及時向侵權法院提出變更權利基礎的主張
根據《司法解釋一》第一條，權利人如需變更權利基礎，則需要在一審法庭辯論終結前提出變更主張。因此，如《無效宣告審查決定》在侵權訴訟一審開庭日之前作出，則權利人需要在一審法庭辯論終結前提出變更權利基礎的主張。
但是，如果在一審法庭辯論終結后，《無效宣告審查決定》才作出、且影響到權利人主張的權利要求的話，該如何處理呢？通過以下案例進行說明：
在沈陽飛行船數碼噴印設備有限公司與被青島瀚澤電氣有限公司侵害發明專利權糾紛案【（2019）最高法知民終161號】中，權利人飛行船公司在一審庭審辯論終結前當庭明確以修改前的原權利要求1作為其所主張的保護范圍，對此，濟南中院一審認為：無效決定作出后，涉案專利權1的內容已發生變更，飛行船公司提起本案訴訟的權利基礎喪失，故駁回了原告起訴。飛船公司不服一審判決，提起上訴。
對此，最高院知識產權法庭認為，在涉案專利權被宣告部分無效之后，只要原審法院尚未作出判決，原審法院就應當依法向權利人飛行船公司釋明，由權利人飛行船公司在維持有效的權利要求范圍內明確其主張保護范圍的權利要求。但是，原審法院并未給予權利人飛行船公司重新明確權利要求的程序性權利，未經釋明直接裁定駁回了飛行船公司的起訴，屬適用法律錯誤。
也即，即便《無效宣告審查決定》在一審法庭辯論終結后作出，此時，只要是一審法院尚未作出一審判決，權利人仍有權變更其主張的權利基礎。權利人應在得知無效宣告結果的第一時間，與侵權法院進行聯系，告知變更事宜。
2、權利人可自“收到無效決定之日起”提出變更權利基礎的申請
雖然無效程序雙方當事人均可自收到專利無效決定之日起3個月內向北京市知識產權法院提起訴訟，言下之意，無效決定并不是自作出或收到之日起開始生效，應當是行政訴訟二審終審后生效。但基于前述新的權利要求仍在原保護范圍內且自始有效的理論基礎，毫無疑義的是，權利人可以在無效決定收到之日起主張變更權利基礎，不必等到該無效決定的生效日。
例，在LG伊諾特有限公司與日本電產（東莞）有限公司、北京中南雙綠科技公司發明專利臨時保護期使用費和侵犯發明專利權糾紛案〔(2015)京知民初字第338號〕中，針對被告日本電產公司提出的無效宣告請求，專利復審委員會作出無效決定：在LG伊諾特公司修改的權利要求1-69的基礎上繼續維持專利權有效。之后，在庭前會議中，LG伊諾特公司基于維持有效的權利要求進一步明確了所主張的權利基礎。
對此，北京知識產權法院一審認為，涉案專利權在被控侵權產品制造、銷售時尚在有效期內，且涉案無效決定也已決定在LG公司2015年7月6日提交的權利要求1-69的基礎上繼續維持涉案專利有效，故在無證據證明有關行政或司法程序對涉案專利的有效性做出了否定性評價的情況下，涉案專利在本案中應作為有效專利進行保護。
尤其是，在審理本案的同時，涉及涉案專利無效決定的專利無效行政糾紛案件亦由本院審理，而在該行政糾紛案件的審理過程中，本院充分聽取了日本電產公司、專利復審委員會以及LG公司的意見，并將行政案件中所涉及的權利要求的解釋、保護范圍的確定等爭點認定結合到本案審理過程中，并在最終認定無效決定結論正確的基礎上，對本案進行了審理。
由此可見，權利人自收到無效決定之日，即可依據維持有效的權利要求變更其主張的權利基礎，而無需等到無效決定的生效之日。
3、對于權利人在無效程序中主動放棄的權利要求，不能再將之納入專利權保護范圍
在上訴人山東陽谷達盛管業有限公司、山東卓睿達盛管業有限公司與被上訴人順方管業有限公司侵害實用新型專利權糾紛案【（2019）最高法知民終145號】中，最高人民法院指出，權利人在涉案專利的無效宣告行政程序中以刪除權利要求的方式主動放棄民事侵權案件中據以主張權利的權利要求，無論記載該放棄行為的行政決定的效力是否最終確定，被放棄的權利要求均無恢復之可能，不能在侵害專利權糾紛中再將之納入專利權保護范圍，其據以主張侵權的權利基礎不復存在，有關訴訟請求可以判決方式駁回。
4、權利人被裁定駁回起訴后，原審認定的事實和證據材料需妥善保管
依據“先行裁駁、另行起訴”制度，在涉案專利在后續專利無效行政訴訟程序中“復活”的情況下，權利人可另行起訴，另行起訴的時間節點是宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決所撤銷。
鑒于有些案件經歷行政訴訟一審、二審甚至再審，拿到生效的裁判文書通常需要2-3年或更長的時間，在此期間，權利人應當妥善保存涉嫌侵權的證據及證物，以防證據毀損或滅失，從而對后續的另訴維權產生障礙。
例：在宇龍計算機通信科技（深圳）有限公司與小米通訊技術有限公司、小米科技有限責任公司、小米之家商業有限公司發明專利權侵權糾紛案〔（2019）最高法知民終507號〕中，涉案專利在一審程序中被全部無效，一審法院裁定駁回權利人起訴，原審原告宇龍公司不服，上訴請求稱，本案屬于應當裁定中止訴訟的情形，而不是應予駁回起訴的情形。如果本案被駁回起訴，一旦法院撤銷無效宣告決定，宇龍公司只能重新起訴，無疑會增加專利權人負擔，甚至可能出現保全的證據損壞或滅失的風險，導致將來即使重新起訴也無法進行侵權比對，不利于知識產權保護。
對此，最高院知識產權法庭二審認為，該規定（《司法解釋二》第二條）正是為了緩解這種影響而設計的“先行裁駁、另行起訴”制度，有利于提高專利侵權訴訟的審理效率，同時又不影響權利人的訴訟權利。本案中，宇龍公司提起訴訟所基于的涉案專利權利要求已經被國家知識產權局宣告無效，原審法院據此裁定駁回宇龍公司的起訴符合上述規定。如上述無效決定最終被生效的行政判決撤銷，宇龍公司可另行起訴，繼續向小米通訊公司等主張權利，其訴訟權利和實體權利未受到任何不利影響。涉案證據材料是否會損壞或滅失屬于未知情況，且即使有此可能性，也應為當事人保存、提供證據需要承擔的風險，與本案是否裁定駁回起訴無關。
三、寫給侵權訴訟程序被控侵權人的操作指南
1、涉案權利要求被宣告無效且經比對認為明顯不侵權的，可申請法院繼續審理并作出裁判
在專利侵權訴訟案件中，如涉案專利權被宣告無效，此時被控侵權人采取的第一步驟應為進行侵權比對，如果經比對能夠確認被控侵權方案不侵權，尤其在在一審或二審已開庭進行了侵權比對之后，則被控侵權人可向法院提出繼續審理作出判決的意見，而非裁定駁回起訴的申請。
在北京微卡時代信息技術有限公司、卓望信息技術（北京）有限公司與財付通支付科技有限公司、騰訊科技（深圳）有限公司、凡客誠品（北京）科技有限公司侵害發明專利權糾紛一案【（2020）最高院知民終1325號】中，一審判決認定涉案微信掃碼支付技術方案未落入涉案專利權的保護范圍。權利人方提起上訴。在本案二審期間，涉案專利權被宣告無效。
對此，最高院二審判決指出：“裁駁另訴”規則的法律適用應當區分情形對待，按照不同的情形適用以提高訴訟效率：
首先，若經對比，被訴侵權技術方案不落入專利權保護范圍，則法院可以判定被訴侵權技術方案和涉案專利屬于不同的技術方案，就不需要中止訴訟或者先行裁駁，徑行判定被告不侵權即可，即判決駁回訴訟請求。
其次，如果經比對，被訴侵權技術方案落入涉案專利權保護范圍，且被訴侵權行為人提起無效宣告請求，提出專利權穩定性抗辯事由，法院需要考慮專利權的穩定性，可以裁定中止審理或者在國家知識產權局作出無效宣告后、司法確認專利權穩定性效力之前裁定駁回起訴；如果有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政裁判撤銷的，權利人可以另行起訴。
筆者認為，該案例為“先行裁駁、另行起訴”規則的適用提供了新的處理思路。如果在能夠認定不侵權的情況下，仍然駁回起訴反而降低了訴訟效率，而此時如果法院能夠及時地確認技術方案之間的異同，則能夠使得當事人能夠對其商業行為的合法性有合理的預期，從而實質性解決雙方當事人之間的糾紛。
2、涉案權利要求被宣告無效的，可向侵權法院提出裁定駁回起訴的申請
在前述第1步驟中，如果沒有充分地理由能夠說明被控侵權方案不構成侵權，尤其是在一審法院尚未對涉案專利與被控技術方案作出實質性侵權比對的情況下，被控侵權人可以將《無效宣告審查決定》盡快地提交至審理侵權案件的法院，并提出裁定駁回起訴的申請。審理侵權糾紛案件的法院通常會依據“先行裁駁、另行起訴”規則，裁定駁回權利人的起訴。
例：在江蘇通領科技有限公司與公牛集團股份有限公司等侵害專利權糾紛案〔（2018）蘇01民初3440號等及（2020）最高法知民終227號等〕中，通領公司于2018年12月向南京中院針對公牛提起與插座安全有關的10樁專利侵權訴訟，索賠金額為9.99億元。該系列案涉及兩件專利：發明專利ZL201010297882.4“支撐滑動式安全門”和實用新型專利ZL201020681902.3“電源插座安全保護裝置”。2019年7月，國家知識產權局作出第40759、40829號無效宣告決定，宣告上述兩專利全部無效。
在針對與實用新型專利ZL201020681902.3“電源插座安全保護裝置”相關的另外5起訴訟中，南京中院一審駁回了通領公司的起訴。通領公司提起上訴，請求撤銷一審《民事裁定書》，將案件發回南京中院重審。對此，最高院知識產權法庭于2020年4月20日作出終審裁定，駁回了通領公司的上訴，維持原裁定。
在針對與發明專利ZL201010297882.4“支撐滑動式安全門”相關的5起訴訟中，通領公司以被宣告無效為由，向一審法院申請撤回起訴。2019年7月，南京中院一審發出《民事裁定書》，準許了通領公司的撤訴申請。
在有些情況下，原告也會選擇主動撤回起訴，法院通常也會準予撤訴。因此，在侵權訴訟一審中，無論權利人的主動撤訴，還是法院的裁定駁回起訴，兩種處理方式的法律后果是一致的：即在涉案專利在后續專利無效行政訴訟程序中“復活”的情況下，權利人可另行起訴。
但在侵權訴訟二審程序中，當權利人提出撤回起訴申請時，被控侵權人的不同處理方式則有所差異：
?。?）不同意撤訴申請，此時二審法院通常的做法是裁定駁回權利人起訴，同時一并撤銷一審判決。在涉案專利在后續專利無效行政訴訟程序中“復活”的情況下，權利人可另行起訴；
?。?）同意撤訴申請，此時二審法院可以準許撤訴，一并裁定撤銷一審判決。且權利人在二審程序中撤回起訴后重復起訴的，人民法院不予受理。
3、涉案權利要求被終審行政判決認定不具備實質性授權要件的，可參照適用“裁駁另訴”規定
在有些案件中，國家知識產權局針對涉案專利權作出的《無效宣告審查決定》維持了專利權的有效性，終審行政判決撤銷了被訴決定，認定涉案專利權利要求不具備實質性授權要件。該種情形下，被控侵權人可以主張參照適用“裁駁另訴”規定，依據終審行政判決申請駁回權利人的起訴。
例：在曹桂蘭、胡美玲、蔣莉、蔣浩天與重慶力帆汽車銷售有限公司、重慶力帆乘用車有限公司、江蘇驊盛車用電子股份有限公司、南京九華山汽車銷售服務有限責任公司、力帆實業（集團）股份有限公司、杭州亞凡汽車有限公司發明專利權侵權糾紛案〔（2018）蘇民再47號〕中，涉案專利為ZL200710019425.7“鯊魚鰭式天線”的發明專利權。原國家知識產權局作出第25637號審查決定維持涉案專利有效。力帆公司不服該被訴無效決定提起行政訴訟，并在一審北京知產法院及二審北京高院連連失利，最高院2019年12月再審認為被訴決定有關權1具備創造性的認定錯誤，撤銷了涉案決定〔（2019）最高法行再268號〕。
江蘇省高級人民法院再審認為，“先行裁駁、另行起訴”的規定旨在避免專利民事侵權訴訟案件久拖不決和程序空轉。雖然專利復審委員會作出被訴決定維持涉案專利權有效，但該決定被最高人民法院作出的終審行政判決撤銷。從該行政判決的裁判理由來看，最高人民法院是以涉案專利權利要求1不具備創造性這一專利實質性授權要件撤銷了被訴決定。考慮以下因素，本案具備參照適用該法條的條件，對曹桂蘭等四人基于涉案專利權利要求1的起訴予以駁回。
但是，需要指出的是，如果被控侵權人提出裁駁另訴的依據的并非是終審行政判決，而是一審未生效行政判決的話，則不可以參照適用“裁駁另訴”規定。
例：在再審申請人無錫國威陶瓷電器有限公司與被申請人鎮江市志嘉電器有限公司等侵害實用新型專利權糾紛一案中，專利復審委員會第24085號決定維持涉案專利權利要求1-6有效，北京知識產權法院71號行政判決在撤銷第24085號決定的同時，改判認定涉案專利權利要求1無效。而后專利權人針對一審判決提出上訴。
對此，江蘇省高院二審認為：鑒于北京知識產權法院為專利授權確權行政案件的專屬管轄法院，也即依法對行政相對人不服專利復審委員會作出的無效宣告請求審查決定進行司法審查的司法機關，其所作出的關于專利權利要求是否有效的認定，在程序上更接近于專利確權行政程序的終局認定。因此，本案情形與上述司法解釋所規定的適用情形并無本質差異，可以參照適用上述司法解釋。
最高人民法院再審撤銷了二審判決，并強調：“裁駁另訴”規定的適用應考慮司法解釋上述規定的制度本意及適用條件：避免在規定適用后可能導致的行政與司法程序循環往復、不利于糾紛的實質性解決等問題。具體到本案而言，因當事人不服一審判決提出上訴，針對第24085號決定的后續行政訴訟已經進入到二審程序。故本案所涉情形與《解釋二》第二條規定的“權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效”的適用前提并不相符。綜上，本案情形不符合《解釋二》第二條“先行裁駁、另行起訴”規定的制度本意和適用情形，二審法院參照適用該規定，適用法律存在錯誤。
4、即使涉案專利權被宣告無效，被控侵權人仍有權提起確認不侵權之訴
在涉案專利權被宣告無效時，如被控侵權行為人認為法院作出的先行駁回的裁定不能夠使其生產經營處于合理預期的安全狀態，也可以提起確認不侵權之訴?！跋刃胁民g、另行起訴”規則不構成被警告人提起確認不侵害專利權之訴的障礙。
在東莞銀行股份有限公司與張學志請求確認不侵害專利權糾紛一案【（2020）最高法知民終225號】中，張學志以備宣告無效的專利權向東莞銀行發送侵權警告函，其中稱其已就涉案專利的無效決定向北京知識產權法院起訴，張學志還向蘋果公司投訴東莞銀行APP涉及侵權。東莞銀行收到警告函后向張學志發送催告函，要求其立即撤回相關投訴，或盡快向人民法院提起相關侵權訴訟。
廣州知識產權法院一審裁定：對東莞銀行的起訴不予受理，理由為：涉案專利已被宣告全部無效的情況下，東莞銀行提出確認其不侵害專利權的訴訟請求缺乏事實基礎。
對此，最高院二審認為：專利權無效宣告請求審查決定并非一經作出即發生法律效力，而須待法律規定的起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時，該決定方可發生法律效力。因此，在宣告專利權無效的審查決定未生效的情況下，其不能產生否定專利權有效性的效力，權利人發送的侵權警告仍然有權利基礎。
另外，判決中強調了關于“先行裁駁、另行起訴”規則是否適用于確認不侵害專利之訴的問題，其指出：“裁駁另訴”規則旨在提高專利侵權糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的影響，其僅適用于司法解釋規定的專利權人提起的侵權之訴。被警告人提起的確認不侵害專利權之訴，目的在于消除被警告人因專利權人發出的侵權警告而所處的不安狀態。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規定的“先行裁駁、另行起訴”不構成被警告人提起確認不侵害專利權之訴的障礙。如法院經審理認定被警告人的行為不構成侵害專利權，可徑行作出確認不侵權的判決；如法院經審理認定被警告人的行為構成侵害專利權，為避免訴訟結果反復，可以中止審理，等待專利確權行政訴訟的結果。
四、結語
本文中，通過分析并總結司法實務中“先行裁駁、另行起訴”規則應用的典型案例，為專利侵權訴訟中的權利人及被控侵權人處理專利民事行政交叉案件提供了幾點經驗分享：
供權利人參考——（1）據以主張的權利要求發生變化時，應及時向侵權法院提出變更權利基礎的主張；（2）權利人可自“收到無效決定之日起”提出變更權利基礎的申請；（3）對于權利人在無效程序中主動放棄的權利要求，不能再將之納入專利權保護范圍；（4）權利人被裁定駁回起訴后，原審認定的事實和證據材料需妥善保管；
供被控侵權人參考——（1）涉案權利要求被宣告無效且經比對認為明顯不侵權的，可申請法院繼續審理并作出裁判；（2）涉案權利要求被宣告無效的，可向侵權法院提出裁定駁回起訴的申請；（3）涉案權利要求被終審行政判決認定不具備實質性授權要件的，可參照適用“裁駁另訴”規定；（4）即使涉案專利權被宣告無效，被控侵權人仍有權提起確認不侵權之訴。
注釋
【1】《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》
第二條 權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。
有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權利人可以另行起訴。
專利權人另行起訴的，訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算。
【2】該案例來自于《最高人民法院知識產權法庭裁判要旨（2019）》裁判規則之12