文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋 嚴雨蒙
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環節法律適用統一和標準執行一致，受到從業人員的普遍歡迎。受此啟發，為方便中國企業及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
在商標的實際申請中，所涉及的商標構成要素往往較為寬泛，除常見的文字、圖形及其組合外，還包括較為特殊的商號、商業外觀、顏色、聲音、氣味等等。《美國商標審查指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第1202條規定了此類特殊要素的可注冊性審查標準及駁回救濟。本文將圍繞第1202條，對部分特殊要素進行介紹和解讀，希望能幫助國內申請人初步了解特殊要素在美國的可注冊性，并更加全面細致的了解美國商標審查原則和審理體系。
一、商標要素可注冊性的審查原則——商標性使用
無論商標由何種要素構成，只有在其被申請人用于識別商品和服務來源，即構成商標性使用時才會被核準注冊，否則，審查員會基于該商標不具備區分商品和服務來源的商標性功能（failure to function）而對該申請下發駁回。需注意的是，僅在標識旁附加“TM”或“SM”標記不足以使其構成商標性使用，仍需結合其實際使用中的功能判斷。
在以實際使用為基礎提交的申請中，審查員會根據申請人提交的使用證據和其他體現該商標在市場上使用方式的證據來判斷是否構成商標性使用。在以意圖使用、基礎國在先注冊或在先申請為基礎提交的申請中，申請人無需提交使用證據，但審查員仍可以根據商標圖樣和商標描述，初步判斷該商標使用在市場中是否構成商標性使用，從而下發前述“無商標性功能（failure to function）”駁回。
二、特殊要素的審查標準
1.商號
商號是廠商字號或商業名稱。美國商標法從功能和作用上對“商號”和“商標”作出了區分，商號被用于區分不同的企業，而商標被用于區分不同的商品/服務。一般而言一個企業只會使用一個商號，但可以在不同的商品/服務上注冊和使用不同的商標。商號有時會被企業作為商標使用。
根據《審查指南》第1202.01條，申請人若想將商號或包含商號的標識注冊為商標，該標識必須同時發揮商號和商標的功能。若審查員認為申請商標在功能上僅是一個商號，而不構成商標性使用，則該商標在主簿和副簿上都無法獲得注冊。
在判斷一個商號或包含商號的標識是否在市場中構成商標性使用時，審查員會根據申請人提交的使用證據等材料，綜合考慮該標識的使用方式、對消費者產生的影響、標識中商號顯示的位置、字體、字號、設計及是否與企業地址的顯示方式一致等因素。例如，甲有限公司為一家經營家用日化產品的企業，消費者從其網上旗艦店中購買的洗發水正面用醒目設計字體顯示“甲”字樣，此時甲有限公司的商號同時構成商標性使用，而附帶的售后說明卡片上顯示“若商品有質量問題，請申請退款并按以下地址將商品退回甲有限公司，地址：丙省丁市戊路100號”，此時，該公司商號并沒有發揮商標性功能。
由于判斷時需重點參考使用證據，在以意圖使用為基礎提交的申請中，如遇商標“僅作為商號使用”的駁回（refusal of matter used solely as a trade name），通常在商標已過公告期，申請人遞交使用聲明和使用證據后下發。
2.顏色、背景設計和形狀、重復圖案商標
與其他構成要素一樣，只有當顏色、背景設計和形狀、重復圖案本身具有足夠的顯著性，能給消費者帶來單獨的商業印象時，才被允許作為商標注冊。審查員會審查這些要素在市場中是否構成商標性使用，以及消費者是否會依靠這些要素來識別對應的商品/服務。若不能，審查員則會下發前述“無商標性功能（failure to function）”駁回。被依此理由駁回的商標，則在主副簿均不被允許注冊，也無法通過提交證據證明商標通過使用獲得顯著性。
即使上述要素未被基于上述“無商標性功能（failure to function）”駁回，除特殊情形外，審查員通常也會認定僅由這些要素構成的標識不具備固有顯著性（inherent distinctiveness）并下發缺顯（non-distinctive）駁回，后續申請人需要在復審中提交大量使用證據來證明該標識已通過在商業中的長期連續使用獲得了顯著性（acquired distinctiveness），從而爭取注冊。
顏色：根據《審查指南》第1202.05條，顏色商標指僅由一種或多種顏色構成的商標。如前所述，原則上顏色作為商標使用時沒有固有顯著性，但美國法院在In re Forney Industries，Inc.案中例外表示，多色商標被用在產品包裝上時是可能具有固有顯著性的。此外，在相關商品上發揮特定功能的顏色無法注冊為商標，如黃色應用在交通安全用品上時起警示作用。
背景設計和形狀：根據《審查指南》第1202.11條，當申請人希望將某個背景設計注冊為單獨的商標而遇缺顯駁回，并在復審中提交使用證據以嘗試爭辯時，審查員會仔細審查申請人提交的證據是否足以說明申請人已對該背景設計連續獨占使用長達五年以上，從而使該背景設計獲得了顯著性。審查員認為證據不足的，則會進一步下發駁回，后續申請人可提交補充證據來嘗試克服。
重復圖案標識：根據《審查指南》第1202.19條，重復圖案標識是由單一的重復元素，或圖案、數字、字母和其他字符的重復組合形成的圖案，如下圖左：
重復圖案標識通常顯示在商品表面、產品包裝或廣告材料上（如上方右圖），常見于服裝和時尚配件、家具、床上用品、餐具等行業，也被注冊于零售和旅行社等服務業。獨特的重復圖案被用在特定商品或服務上時可能具備固有顯著性。
需要注意的是，在申請重復圖案商標時, 通常需要在提交標樣中顯示圖案使用的特定位置的設計圖樣，一方面標樣與使用證據所顯示的重復圖案需保持一致，另一方面，指定的商品/服務必須能夠以標樣中所示方式使用該重復圖案，例如下圖，申請人提交的標樣顯示重復圖案被用在鞋舌，然而申請的商品如非鞋子而是T恤，則審查員會基于商標與其指定的“商品或服務（的性質）不一致（inconsistent goods or services）”而下發駁回。
3.出版物章節和欄目標記、單一作品名稱、作者和表演者姓名、角色姓名和設計
《審查指南》第1202.07條至第1202.10條規定了作品、出版物、作者和角色相關的商標構成要素，此類要素很難被注冊為商標，因為消費者通常只用它們來區分不同的作品和作者，而不會用它們來區分不同的商品/服務“來源”，即印刷商、出版商和書商等，除非申請人有充足的證據證明這些要素能夠識別對應來源。
《審查指南》第1202.08條規定，當作者或表演者姓名被用在系列作品中，且申請人能證明該姓名不僅能識別作者或表演者，也能識別相關商品/服務的來源，則該姓名可以獲得主簿注冊。例如，Cleo Virginia Andrews是一位逝于1986年的美國小說家，2005年，出版商VANDA PRODUCTIONS, LLC將她的筆名“V.C. Andrews”注冊為了商標，并將代筆者撰寫的系列小說以“V.C. Andrews”的名義出版。在消費者眼中，該商標既能識別已逝的小說家本人，也能識別出版商，因此該商標可獲主簿注冊。若作者或表演者姓名僅滿足前述條件之一，則只能獲得副簿注冊。
4.話題標簽
話題標簽系社交網絡發展的產物，由以“#”符號為前綴的詞匯或短語組成（例如，#北京美食）。話題標簽經常在社交網絡上被用來搜索特定的關鍵詞和熱點。《審查指南》第1202.18條規定，當申請商標包含“#”符號或“Hashtag（標簽）”一詞時，審查員會綜合考慮商標的整體使用環境、“#”符號在商標中的位置、指定商品和服務等因素來判斷申請商標是否構成商標性使用。若該商標成功注冊，申請人通常需要放棄對“#”符號或“Hashtag（標簽）”一詞的專用權。例如，“#媽媽說”商標若獲準注冊，申請人很可能被官方要求放棄對商標中“#”符號的專用權。
除上述要素外，《審查指南》第1202條的內容還涉及商業外觀、裝飾、信息、種子和植株的品種名稱、氣味、全息圖影、聲音、型號或級別、通用符號等多個特殊要素的可注冊性介紹。
三、駁回理由之“僅作為裝飾”和“僅傳遞信息”
對于前述特殊要素商標的可注冊性審查，除上述提及的“無商標性功能”和“缺乏固有顯著性”駁回理由外，當美國審查員認為申請商標可能適用更加具體的駁回理由，如僅作為裝飾或僅傳遞信息時，還可能會基于“僅作為裝飾（merely ornamental）”或“僅傳遞信息（merely informational）”兩個理由下發駁回，《審查指南》第1202條中亦介紹了這兩個理由的審查標準和駁回救濟方式。
1.“僅作為裝飾（merely ornamental）”
《審查指南》第1202.03條規定，如某個要素僅作為商品的裝飾性特征存在，而無法識別和區分商品來源的要素，則不滿足商標性使用標準，不能準予注冊。相反，若某個要素在功能上可以用來識別商品來源，即使它附帶有裝飾功能，也能被注冊為商標。
按可注冊性的由強到弱，可將裝飾性要素分為以下四類：
?。?）作為“第二來源（secondary source）”標識的裝飾性要素：可獲得主簿注冊。例如，T恤上的“紐約大學”字樣，使得消費者即使并不是在紐約大學商店里直接購得的T恤，也能理解該T恤的來源和紐約大學之間有贊助或授權關系，因此“紐約大學”可以向消費者傳達該T恤的生產者以外的“第二來源”。
?。?）既不具備固有顯著性，也不是“第二來源”標識的裝飾性要素：若申請人能證明該要素已通過使用在相關商品上獲得了顯著性，則可獲得主簿注冊。
?。?）既不具備固有顯著性，也不是“第二來源”標識，也沒有獲得顯著性的裝飾性要素：若該要素能發揮一定的商標性功能，則可以獲得副簿注冊。
?。?）僅作為裝飾而不具備任何商標性功能的要素：在主簿或副簿上都無法獲得注冊。
2.“僅傳遞信息（merely informational）”
《審查指南》第1202.04條規定，僅傳遞信息的內容不能被注冊為商標，因為消費者不會依靠這些內容來區分申請人的商品/服務和其他競爭者的商品/服務。
當申請商標包含下列內容時，可能會被判斷為“僅傳遞信息”而下發駁回：
?。?）僅傳達了有關商品或服務的一般信息，如食品包裝上的“有機”字樣；
（2）廣告或相關行業中常見的短語或信息，或者消費者習慣于在日常生活中看到的內容，如紙巾產品上的“濕水強韌”，零售商店里的“全場五折”；
（3）對宗教文本的直接引用，用來表達對宗教文本所傳達理想的歸屬、支持或贊同，如“上帝與我們同在”。
判斷申請商標是否“僅傳遞信息”的關鍵因素是在相關消費者眼中，該商標是否指向商品或服務的唯一來源。消費者越是習慣于看到一個術語或短語在特定商品/服務上被普遍使用，越不會認為該術語或短語指向唯一來源。例如，當消費者習慣了看到各個飲料廠商都在其飲料產品上使用“低糖低卡”字樣，便不會認為標示“低糖低卡”的飲料都出自同一品牌。
審查員下發“僅傳遞信息”的駁回時，會在駁回通知中附上明確的證據以說明該商標在申請人指定的商品和服務上被申請人的競爭者們廣泛、普遍使用，而申請人亦有機會在復審中反向舉證說明該商標在消費者眼中僅指向申請人自身。雙方證據數量和證明力的對比決定了申請人能否成功克服這一駁回理由。需要注意的是，若審查員基于“僅傳遞信息”下發駁回，申請人無法通過聲明長時間使用、展示銷售額和廣告投入，以主張已通過使用獲得顯著性；或替換原申請中的使用證據以試圖證明商標的使用形式非“僅傳遞信息”等方式來克服該駁回，也無法轉為副簿注冊。
四、結語
綜上所述，《美國商標審查指南》第1202條規定了十八種商標特殊要素的可注冊性和審查標準，而在國內，國家知識產權局發布的《商標審查審理指南》僅在下編第七章“顏色組合商標”、第八章“聲音商標”對兩種常見特殊要素的審查審理作出了解讀，其他特殊要素則被歸納在常見要素相關篇目下作為“特殊情形”進行了概括性的總結。相對而言，《美國商標審查指南》對特殊要素的歸納更為系統和全面，對國內想要了解特殊要素可注冊性的申請人亦有一定參考價值。相關申請人如有需求，也可在專業律師的指導下，依據中美兩國審查指南，綜合分析申請商標所含要素在兩國的可注冊性，來評估申請商標在兩國順利注冊的成功把握。