文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋天凱
專利法第二十六條三款（以下簡稱26.3）主要是對說明書的規定，具體為：說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。 在我國早期的專利審查業務中，26.3的出現頻率較低，審查員以及代理師所爭辯的主要條款集中在專利法第二十二條所規定的專利三性。但是，隨著我國專利業務的不斷擴大，專利申請量的不斷增加，有關26.3的審查意見愈發增多，尤其是在實用新型專利的審查意見中，各種各樣不同形式的26.3噴涌而出，儼然已成為實用新型專利駁回的一大利器，讓無數代理師為之惆悵。 以下筆者將結合自身的一些經驗，對常見的26.3的審查意見進行匯總，并探討如何進行處理。
1、方案描述錯誤
除審查意見理解錯誤的情形外，“方案描述錯誤”的26.3往往會構成實質性的缺陷，具體表現為說明書所記載的技術方案和所要實現的技術效果相矛盾，或者根本無法取得該技術效果，導致方案無法實現。
示例性的，如圖1所示，下端鉸接的擺動桿可以驅使移動桿按照箭頭方向進行運動；這種方案中，擺動桿上端部為驅動部，但是，該上端部的擺動路徑為弧線型，該上端部在驅使移動桿進行直線位移時，擺動桿必然不能夠和移動桿進行固定連接。如果權利要求書乃至說明書中描述均為“擺動桿和移動桿固定連接”，則必然無法實現移動桿沿箭頭方向進行直線位移的技術效果，也就必然不能夠符合26.3的規定。
圖1
針對上述的問題，如果說明書附圖足夠清晰，尚可依據說明書附圖對權利要求以及說明書中的文字內容進行修改，以修正撰寫之際所存在的失誤。
如果說明書附圖也不夠清晰，則無法對該部分內容進行彌補性的解釋。此時，如果包括該部分內容的權利要求為從屬權利要求，可以對該從屬權利要求進行刪除；但如果包含該部分內容的權利要求為獨立權利要求，則基本無爭辯的可能性，此時，若申請文件為實用新型專利，還可以考慮撤回重新申報，以彌補上述缺陷，但若申請文件為發明專利且已經公開，則基本沒有補救的可能性。
還存在的一種情形是“方案描述錯誤”的部分僅出現在說明書中，并未出現在權利要求中，此時，可以將該部分內容直接從說明書中進行刪除。
TIPS：申請文件的撰寫需要認真，避免出現前后矛盾、技術手段無法實現技術效果等問題；并且，在不貢獻的前提下，多提供附圖也是較為有利的，從說明書附圖中可以明確且毫無疑義所確定的內容也可以在恰當的時機補入申請文件之中，以彌補申請文件在各方面的缺失，甚至是創造性方面的缺失。
2、公開不充分
公開不充分屬于26.3的常見問題，具體表現為權利要求給出了相對較大的范圍，而說明書則僅是記載了一種或者幾種的實施方式，并不足以支撐權利要求所限定的范圍。
對此，常見的處理方式為合并權項或者合并說明書的內容，以克服公開不充分的問題。如果不采用合并的方案，則需要通過舉證來論述說明書中未公開的內容屬于本領域的現有技術。
示例性的，權利要求中記載了A和B連接，然而說明書中僅記載了A和B相卡接的方案，是否可以采用其他的連接方式則未有明確記載。此時，可以將卡接的方案并入權利要求，或者，也可以通過舉證的方式來證明A和B之間還能夠采用其他的連接方式，且這些連接方式均為常規的連接方式。
需要注意的是，舉證的內容如果是非專利文獻，還需要對證據的真實性和公開性等進行證明，必要時還需要提供原件。
TIPS：對于權利要求的上位描述是所有代理師和申請人的共同追求，但是，在上位描述的同時，一定要在說明書中給出足夠的實施例予以支撐，以避免頭重腳輕的問題。
3、技術手段模糊
技術手段的模糊屬于當前26.3的審查意見中最為常見的一種審查意見，具體表現為：說明書僅是給出了要實現的技術效果，但未能明確實現該技術效果的技術手段；或者，說明書給出了技術特征，但并未說明該技術特征的具體結構、安裝結構等，這種情形常見于某些自創名詞，當然，在一些常規名詞中也有可能會出現。
對于上述的情形，首先要判斷原始申請文件是否確實未記載審查意見所指出的技術手段含糊的內容，若申請文件實際已經公開了審查意見所認定的技術手段含糊的內容，則可以在意見陳述書中進行具體說明，以論證審查意見的事實認定錯誤。
若審查意見所認定技術手段含糊的內容在申請文件中確未記載，則可以判斷下這部分的內容是否為本領域的現有技術。應知曉，26.3的判斷主體為本領域技術人員，而非具體的代理師或者審查員。審查意見所認為技術手段模糊之處或許在相關領域中早已為公知的內容，此時，則可以通過舉證的方式來論證該部分內容的公知屬性。示例性的，申請文件涉及一種掃地機器人及掃地機器人的殼體，除了核心闡述殼體的相關內容外，申請文件還對掃地機器人的功能進行了介紹，如視覺檢測、地圖規劃、走行機構、吸塵清掃等功能模塊的說明，但并未就各功能模塊的具體結構進行詳細說明。若審查意見認為這些功能模塊沒有細化說明屬于技術手段模糊，則可以通過舉證的方式進行論證。
若審查意見所認定技術手段含糊的內容在申請文件中確未記載，且無法找到相應的現有技術進行證明。此時，可以參照前述“方案描述錯誤”處的說明，選擇對相關權利要求進行刪除，或者對申請文件進行撤案重報等。
TIPS：對于實現技術效果的技術手段需要進行清晰的說明，雖然根據專利法的規定，這種清晰程度是要求本領域技術人員可以理解，但為了避免后期所存在的問題，申請文件撰寫的清晰程度還可以進一步地提升，以使得非本領域的人員也能夠看懂，則可以最大程度地避免26.3的問題；對于一些自創名詞，更應進行詳細的說明。
4、背景技術
申請文件的背景技術旨在交代申請文件要解決的技術問題，但限于申請人所掌握的現有技術知識，該背景技術在大多時候都不能夠反映真實的最接近現有技術。這也是為什么在創造性審查中需要首先通過檢索的方式確定最接近現有技術，然后再基于最接近的現有技術來確定實際要解決的技術問題。
但是，目前卻存在著一種基于“背景技術”所提出的26.3，具體表現為：說明書背景技術部分對于現有技術的描述過于上位、籠統，所指出技術問題并非實際存在的技術問題，進而本領域技術人員無法明確本申請實際要解決的技術問題，因此，申請文件主題、實際要解決技術問題和有益效果之間缺乏必要的內在邏輯關系，說明書所記載的技術方案無法解決不確定的技術問題，故而，不符合26.3的規定。
上述審查意見顯然是對專利法和審查指南的錯誤理解，對于這種形式的審查意見，應當積極和審查員溝通，并結合創造性審查中“實際要解決的技術問題”的相關說明等進行爭辯。當然，若在申請階段不能夠獲得權利，合理的利用復審程序也是一種不錯的手段。
TIPS：盡管上述審查意見存在其不合理性，但為了盡可能地避免類似審查意見，在申請文件撰寫之際，也可以盡量詳細地對背景技術部分進行細化說明，并明確指出技術問題。
隨著專利申請量的不斷增加，日后我們所遇到的26.3的審查意見可能會越來越多，針對不同形式的26.3，申請人可以選擇不同的答復策略，以盡可能地爭取授權。即便是在申請階段無法獲得授權，在對駁回決定進行分析之后，合理的利用復審程序也是廣大申請人應當考慮的。
從另一個方面出發，每一份審查意見的下達在某種程度上也意味著申請文件本身存在或多或少的缺陷，如何在撰寫階段即對申請文件進行更好地加工也是廣大代理師所應當考慮的問題。