文/北京市集佳律師事務所上海分所 戈韞益
專利成果轉(zhuǎn)化是盤活專利資產(chǎn)、實現(xiàn)專利經(jīng)濟價值的重要方式。《知識產(chǎn)權(quán)強國建設綱要（2021－2035年）》提出，“建立規(guī)范有序、充滿活力的市場化運營機制”，并支持開展知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化增值服務。在此背景下，各地也不斷開展專利成果轉(zhuǎn)化活動。2022年11月16日，江蘇省專利（成果）拍賣季南京專場活動在南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)舉辦，共有14件專利現(xiàn)場成交，成交額高達1068.5萬元，涉及的技術(shù)領(lǐng)域覆蓋電子信息、智能制造、生物醫(yī)藥、新材料、新能源與節(jié)能環(huán)保等。可見，專利轉(zhuǎn)讓已經(jīng)成為專利成果轉(zhuǎn)化中最常見的方式之一。
但實踐中，專利效力與合同效力的關(guān)系往往成為專利成果轉(zhuǎn)化中的爭議焦點問題。本文從實際案例出發(fā)，梳理合同效力的法律依據(jù)，并結(jié)合實務經(jīng)驗，探討專利轉(zhuǎn)讓中的注意事項。
案情回顧
在北京L公司（原告）訴北京H公司（被告）專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案中[案號：（2019）最高法知民終394號]，北京L公司主張，根據(jù)北京L公司與北京H公司雙方簽訂的《專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的相關(guān)約定，北京H公司不得將涉案專利轉(zhuǎn)讓給任何第三方，否則應當支付北京L公司100萬元違約金。北京L公司提供了證據(jù)證明北京H公司將涉案專利轉(zhuǎn)讓給第三方并獲得100萬元的不當?shù)美试姹本㎜公司請求判令被告北京H公司支付違約金100萬元。
一審法院查明事實，涉案專利已被專利復審委員會宣告全部無效。一審法院認為，根據(jù)《專利法》的相關(guān)規(guī)定，宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。鑒于涉案專利已經(jīng)被宣告無效，對于涉案協(xié)議中已經(jīng)履行完畢的不再追溯，未履行的可不再履行。且涉案協(xié)議中的違約條款雖然約定了100萬元的違約金，但涉案專利被宣告無效是由于其本身專利性存在問題，而并非北京H公司的違約行為所致。因此，一審法院駁回了北京L公司的訴訟請求。
二審法院經(jīng)審查后認為，雖然涉案專利已被無效，但不影響北京L公司和北京H公司簽訂的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的效力；北京H公司違反專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同中的相關(guān)約定構(gòu)成違約。綜上，二審法院支持了北京L公司的訴訟請求，判決北京H公司賠償北京L公司15萬元。
專利權(quán)被宣告無效并非導致專利轉(zhuǎn)讓合同無效的法定事由
本案中，涉案專利已被宣告無效，那么，專利權(quán)被宣告無效前已經(jīng)簽訂的專利轉(zhuǎn)讓合同的效力如何？由于該案審判過程中《民法典》尚未實施，裁判法官使用了《民法總則》和《合同法》的相關(guān)規(guī)定作為法律依據(jù)。
2021年1月1日起實施的《民法典》中對于民事法律行為的效力亦有相關(guān)規(guī)定。具體而言，《民法典》第一百四十三條規(guī)定：“具備下列條件的民事法律行為有效：（一）行為人具有相應的民事行為能力；（二）意思表示真實；（三）不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗。”
根據(jù)《民法典》，無效的民事法律行為有以下情形：
第一，無民事行為能力人實施的民事法律行為（《民法典》第一百四十四條）；
第二，行為人與相關(guān)人以虛假的意思表示實施的民事法律行為（《民法典》第一百四十六條）；
第三，違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定、違背公序良俗的民事法律行為（《民法典》第一百五十三條）；
第四，行為人與相對人惡意串通，損害他人合法權(quán)益的民事法律行為（《民法典》第一百五十四條）。
根據(jù)《民法典》，可撤銷的民事法律行為有以下情形：
第一，一方以欺詐手段，使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為（《民法典》第一百四十八條）；
第二，第三人實施欺詐行為，使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為，對方知道或者應當知道該欺詐行為的（《民法典》第一百四十九條）；
第三，一方或者第三人以脅迫手段，使對方在違背
真實意思的情況下實施的民事法律行為（《民法典》第一百五十條）；
第四，一方利用對方處于危困狀態(tài)、缺乏判斷能力等情形，致使民事法律行為成立時顯失公平的（《民法典》第一百五十一條）。
本案中，相關(guān)合同系當事人的真實意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗，也不存在導致民事法律行為無效或者可撤銷的其他事由，不能僅僅因為專利權(quán)被宣告無效而認定無效前已經(jīng)簽訂的轉(zhuǎn)讓合同無效。因此，專利權(quán)被宣告無效并非導致合同無效的事由。
專利效力對尚未履行的違約責任的溯及力
宣告無效的專利權(quán)對于尚未履行的違約責任是否又具有溯及力？本案中，二審法院認為，專利權(quán)被宣告無效時尚未履行的部分，是否一概不再履行，需要考慮未履行部分涉及的利益是否系因行使專利權(quán)所直接獲得的利益，即專利權(quán)價值的對價，例如許可費、轉(zhuǎn)讓費、侵權(quán)損害賠償?shù)取τ谶@部分利益，由于專利權(quán)已經(jīng)被宣告無效，權(quán)利人自然無權(quán)再要求繼續(xù)履行。如果未履行部分涉及的利益并非專利權(quán)價值的對價，而是因當事人違反合同約定或者擅自實施其他行為而對專利權(quán)人造成的損害，這種損害與專利權(quán)的價值本身通常并不具有直接的關(guān)聯(lián)性，專利權(quán)人有權(quán)要求對方繼續(xù)履行。
具體而言，北京L公司與北京H公司簽訂的《專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第二條約定：“H公司不得將專利轉(zhuǎn)讓任何第三方。”第六條約定：“任何一方違反上述協(xié)議必須向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣100萬元。”上述約定系雙方當事人在簽訂專利轉(zhuǎn)讓合同時對各自權(quán)利義務作出的明確約定，不僅是對損害賠償?shù)氖孪燃s定，還具有擔保涉案合同正常簽訂以及履行的功能。對于雙方當事人自愿協(xié)商作出的上述權(quán)利義務安排，應當予以尊重和保護，不應基于涉案專利被宣告無效而導致上述約定也隨之無效。北京H公司實施擅自向第三方轉(zhuǎn)讓涉案專利時，涉案專利是有效的，北京H公司明知其不得向第三方轉(zhuǎn)讓仍然實施違約行為，理應承擔相應的不利后果。否則，如果僅僅因為專利權(quán)事后被宣告無效而免除北京H公司本應承擔的違約責任，將導致北京L公司對于合同正常履行的利益無法受到保護，也是對違約方的不當縱容。因此，在涉案專利被宣告無效后，北京L公司與北京H公司簽訂的《專利轉(zhuǎn)讓協(xié)議》仍然有效，北京H公司仍應就其于涉案專利無效前擅自向第三方轉(zhuǎn)讓涉案專利的違約行為承擔相應的違約責任。
專利轉(zhuǎn)讓合同中的注意事項
專利轉(zhuǎn)讓合同的生效要件
根據(jù)《專利法》第十條規(guī)定，專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，應當依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)。轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或者專利權(quán)的，當事人應當訂立書面合同，并向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權(quán)或者專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。簽訂書面合同是專利轉(zhuǎn)讓合同的形式條件，向國家知識產(chǎn)權(quán)局辦理著錄項目變更手續(xù)是專利轉(zhuǎn)讓合同的生效要件。
在北京L公司訴北京H公司專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案中，二審法院查明，北京H公司將涉案專利轉(zhuǎn)讓給第三方的轉(zhuǎn)讓合同上蓋有北京H公司的公章，應當認定北京H公司存在擅自轉(zhuǎn)讓涉案專利的違約行為。筆者認為，判決書中未詳細記錄裁判法官是否審查了涉案專利的專利登記簿副本，在審查專利轉(zhuǎn)讓行為時，除了應當審查書面合同外，還應當審查轉(zhuǎn)讓人或受讓人是否辦理著錄項目變更手續(xù)，具體而言，審查專利登記簿副本，以確認專利權(quán)是否完成了轉(zhuǎn)移。如果雙方當事人只是簽訂了書面合同而并未辦理著錄項目變更手續(xù)，那么該專利轉(zhuǎn)讓合同不生效，而專利轉(zhuǎn)讓行為也并未履行。
專利轉(zhuǎn)讓合同的解除情形
專利權(quán)被宣告無效，不影響無效前已經(jīng)簽訂專利轉(zhuǎn)讓合同。除非能證明訂立合同之時，一方或雙方有諸如損害國家利益行為，使合同自始無效；或能證明一方具有欺詐行為，或訂立合同之時一方利用自身優(yōu)勢違反公平、等價有償?shù)脑瓌t（顯失公平），使合同可以被撤銷；除以上情形外，根據(jù)法律不溯及既往原則，已經(jīng)履行的專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同依然有效。專利權(quán)被宣告無效對合同履行產(chǎn)生的后果，應當是與專利權(quán)相關(guān)的義務履行不能。由于合同客觀上無法繼續(xù)履行，當事人可以主張解除合同，合同的權(quán)利義務終止。
在訂立合同之時，無論作為轉(zhuǎn)讓人（專利權(quán)人）亦或是受讓人，都應當全面、謹慎地審查合同條款，考慮各種因素、如專利轉(zhuǎn)讓費的付款條件、專利權(quán)的穩(wěn)定性、單方解除情形，并在合同中加以約束。
對于專利轉(zhuǎn)讓受讓人，為了更好地保護自身利益，建議在專利轉(zhuǎn)讓合同中明確約定支付轉(zhuǎn)讓費的條件，如專利轉(zhuǎn)讓合同生效后支付轉(zhuǎn)讓費；如因轉(zhuǎn)讓人的過錯致使專利轉(zhuǎn)讓合同未生效，受讓人有單方解除權(quán)；如已經(jīng)支付轉(zhuǎn)讓費用，受讓人有權(quán)要求退還轉(zhuǎn)讓費用，并有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓人承擔賠償責任。
除此之外，專利權(quán)人對該專利的“三性”最為熟悉，最容易收集無效該專利的證據(jù)，對受讓人不利，建議在轉(zhuǎn)讓合同中明確：轉(zhuǎn)讓人不得提出專利無效宣告，否則視為轉(zhuǎn)讓人違約，需要退還轉(zhuǎn)讓費用，并有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓人承擔賠償責任。
除了在合同中明確約定單方解除權(quán)以及違約賠償，建議受讓人在簽訂專利轉(zhuǎn)讓合同前，提前評估專利的穩(wěn)定性，尤其是針對實用新型專利和/或外觀設計專利的轉(zhuǎn)讓，建議受讓人同時要求轉(zhuǎn)讓人（專利權(quán)利人）提供專利權(quán)穩(wěn)定性評價報告或者價值報告，以更好地評估專利成果轉(zhuǎn)讓的必要性和可行性，從而更好地保護自身利益。