文/北京集佳知識產權代理有限公司 王靜宇
根據美國商標法的相關規定，商標可以用于美國專利申請中用以識別物品、產品、服務或組織，包括商品商標、服務商標、集體商標以及證明商標。但是，外觀設計專利的保護客體是體現在物品中或應用于物品的視覺特征，其保護主題通常是與物品配置、或物品的形狀、或引用于物品表面的裝飾或物品表面裝飾與配置的結合。商標是用以識別和區分商品或者服務來源的標志，并不是外觀設計專利的常見保護主題。但，美國外觀專利法中不排斥對商標以外觀專利的形式獲得保護。
根據美國外觀審查指南第15.55.01小節所述，商標不能在外觀設計名稱中單獨使用，也不能和類型“TYPE”一詞結合使用。在個別情況下，商標可以使用在說明書中。若商標在外觀設計圖樣中使用時，應在說明書中寫上一句聲明，注明形成外觀專利保護范圍中的商標元素以及擁有該商標的所有權人的名稱，通常按照以下格式聲明：
“The [the trademark material] forming part of the claimed design is a registered trademark of [the trademark owner].”
美國外觀審查指南還規定禁止以貶損的方式在外觀專利中使用商標。
除此之外，當商標并不作為外觀專利的保護部分，而在原始提交申請中的照片或線條圖中又保護了商標時，應在說明書中或照片上包括免責聲明，聲明該商標不作為所要求保護的外觀設計申請的一部分。
如何在外觀專利侵權案件中評估其圖樣中顯示出的商標？哥倫比亞運動服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v. Seirus）一案給予了啟示。
在哥倫比亞運動服品牌訴賽魯斯（Columbia Sportswear v.Seirus）一案中，美國聯邦巡回法院先在2019年11月13日的裁決中提出要考慮被訴外觀設計中的商標存在問題，并在2020年3月5日否決了哥倫比亞后續提出的全體法官復審請求。
Columbia Sportswear v.Seirus基本案情，如下：
哥倫比亞擁有第D657,093號的美國外觀專利權，該外觀專利是一種用于服裝和鞋類物品的熱反射材料的波浪形外觀設計。在案件中，哥倫比亞訴稱賽魯斯在其各種產品（包括靴子和夾克衫）中都在相似的材料中采用了類似波浪形的外觀設計，該行為侵犯了其外觀專利權（具體見下圖）。
在初審判決中，地區法院認可了哥倫比亞提出賽魯斯產品侵權的理由，隨后陪審團判決賽魯斯賠償哥倫比亞超過300萬美元的賠償金。地區法院在簡易判決中駁回了賽魯斯的訴訟觀點，即第D657,093號的美國外觀專利與被訴產品圖案之間存在顯著差異。賽魯斯指出兩種圖案在波浪厚度、間距和方向均存在差異，以及其商標在整個圖案中的顯著存在。關于賽魯斯的觀點，地區法院進行了駁回，并提出在侵權分析中應完全忽略商標的存在。
在上訴程序中，聯邦巡回法院駁回了地區法院作出的簡易判決，并撤銷了關于侵犯該外觀專利權的裁定。聯邦巡回法院認為，地區法院不恰當地解決了本應由陪審團決定的與侵權事實相關的爭議焦點問題。這些問題包括對于一般觀察者而言，波浪的厚度、間距以及方向的差異是否有不同的影響。根據聯邦巡回法院的觀點，賽魯斯產品設計的元素是否給予一般觀察者一種不同于哥倫比亞設計的不同視覺影響應該由陪審團判斷。
同時，聯邦巡回法院認為地區法院不考慮商標在外觀設計中的影響是不恰當的。聯邦巡回法院駁回了地區法院在判決中提出的禁止在判斷侵權時考慮裝飾性商標、其擺放的位置以及其表面特征的觀點。聯邦巡回法院認為地區法院的這一觀點是與判斷“一般觀察者是否會發現整體外觀設計的效果一致”的事實不一致。
聯邦巡回法院認為，商標的擺放位置是判斷外觀專利侵權的一項重要因素，特別是當商標是被訴外觀設計專利的內部組成部分時。根據該項判決，潛在侵權者可能會通過在涉嫌侵權的外觀設計中放置商標以來避免侵權。該案究竟會在今后的訴訟中有何影響，還需要時間來證明。需要注意的是，判斷美國外觀設計專利侵權是一個事實問題，該事實取決于一般觀察者基于外觀設計專利、現有技術以及被訴侵權的外觀設計的整體視覺印象。