文/北京集佳知識產權代理有限公司 王逸君
一、實用新型或發明，兩難選擇
眾所周知，企業IPR的核心職能之一是盡可能充實企業的專利“武器庫”和“盾牌庫”。在生產研發實踐中，時不時遇到這樣一種情況：研發人員提交了一份完成度一般的交底書，并且未給出更多說明，IPR基于成本、創新高度、項目時間節點等因素綜合考量，決定盡快委托，以實用新型形式在短時間內撰寫和申請，以獲得快速授權。但隨著信息進一步增加，情勢發生了轉變，例如研發項目重要性提升、發現競品跟隨設計、得到更精準的檢索結果等，IPR此時可能發現，這個方案更適宜用發明申請，以獲得更高強度的保護，但此時實用新型已完成撰寫遞交了申請。這種情況下該怎么辦呢？
通常情況下，只要實用新型尚未授權，在滿足法規條件情況下，采用要求本國優先權的形式再遞交發明申請即可，專利法實施細則三十二條詳細說明了要求本國優先權的條件：
“申請人要求本國優先權，在先申請是發明專利申請的，可以就相同主題提出發明或者實用新型專利申請；在先申請是實用新型專利申請的，可以就相同主題提出實用新型或者發明專利申請。但是，提出后一申請時，在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優先權的基礎：
(一)已經要求外國優先權或者本國優先權的；
(二)已經被授予專利權的；
(三)屬于按照規定提出的分案申請的。
申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回?！?/p>
因此，在在先申請的實用新型尚未授權，未要求過外國優先權或本國優先權，且不屬于分案申請的情況下，可以就相同主題要求本國優先權作為發明重新申請。然而這種情況下，在后一發明申請提出之日，在先的實用新型不可避免地視為撤回。
那么當IPR考慮企業專利布局時，不免心生疑惑：會不會出現實用新型視撤，而發明遲遲無法授權，甚至最終經歷駁回復審等程序，仍然得不到授權的情況呢？畢竟近年來，國內發明審查一直非常嚴格，公開數據顯示發明授權率并不高。
而另一種考量也很常見：實用新型的審查周期較短，授權標準與發明相比較低。在某些競爭激烈的領域，申請人可能希望早日獲得任一形式的專利授權從而獲得開展維權活動的主動權，或者至少能夠起到早日公告授權、在研發層面遏制競品的作用。總而言之，早一日授權，可早一日發揮專利價值。
無論出于哪一種考慮，是否通過要求本國優先權的形式將審中的實用新型改為發明，都不是一個可以輕易做出的決定。追求快速授權和追求專利穩定性，往往無法兩全。甚至存在一通操作猛如虎，反而丟失本已獲得的實用新型專利權的極端不利情況。
如何解決這個兩難的問題呢？有沒有一種方法能夠最大限度地保證申請人權益，至少能確保一道底線——避免出現實用新型視撤，發明也無法授權的情況呢？
二、何為專利的“內外轉外內”？
實踐中存在肯定的答案?；蛟S我們可以通過所謂的“內外轉外內”，綜合應用審查指南中關于國際申請要求優先權的規定，曲線地實現上述訴求。
專利審查指南對國際申請要求優先權的審查規則給出了詳細解釋。參見專利審查指南2010版第三部分第一章第5.2.6節 ：
“國際申請要求優先權的在先申請是在中國提出的國家申請，對于優先權的初步審查，除本章第 5.2.3.2 節外，與其他國際申請的審查完全相同。
在先申請是在中國提出的，要求優先權的在后申請的申請人與在先申請的申請人應當完全一致，或者由在先申請的全體申請人將優先權轉讓給在后申請的申請人。未滿足上述條件的，視為未要求優先權。
在先申請是在中國提出的，要求優先權的國際申請進入國家階段，應當看作是要求本國優先權。對于在提出國際申請時，其要求優先權的在先申請的主題有專利法實施細則第三十二條第二款第(一)、(二) 和(三) 項所列情形之一的，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。由于國際申請的特殊程序，審查員
不按專利法實施細則第三十二條第三款規定對被要求優先權的在先申請作出處理；同樣，對于在國際申請提出之后在先申請被授予專利權的情況，審查員也不處理其有可能造成在先與在后申請重復授權的問題；上述問題均留待后續程序中處理。”【1】
根據此規定，在先申請是在中國提出的，在中國局提PCT，要求在先申請的優先權，在進入國家階段時，應當等同于要求本國優先權，即，在先申請滿足關于本國優先權的如下三點要求：
(一)沒有要求過外國優先權或者本國優先權；
(二)尚未被授予專利權；
(三)不屬于按照規定提出的分案申請。
在滿足上述三點要求情況下，由于國際申請的特殊程序，審查員不按照上述細則的第三款“申請人要求本國優先權的，其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回”進行處理。也就是說，在先的實用新型申請不會視為撤回，只要提出國際申請的時間得當（在先尚未授權），那么進中國階段時選擇的發明申請和在先的實用新型（申請）將可以長期共存。重復授權問題不在進中國時處理，均留待后續的發明實審程序一并解決。由此至少可保證，在發明授權的情況下，才會考慮在先的實用新型重復授權問題。相反，如果發明創新高度不足，無法獲得授權，至少可保證在先的實用新型專利權依然保留。
三、所謂的“后續程序”是什么
進一步地，當發明經過實質審查，三性符合授權標準，具有明確授權前景，此時授權的在先實用新型如何處理呢？
專利法第九條規定了“禁止重復授權”原則，并給出了對同日申請的處置方式：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。”根據實踐經驗，本文中討論的情況，在中國審查實踐中采用了類似的措施，即，如果在先在后屬于同樣的發明創造，則申請人需聲明放棄該實用新型專利權，在后的發明方可獲得授權。
因此本質上，這依然是探討何為“同樣的發明創造”的問題。
根據專利法第六十四條規定：“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容?！?/p>
此外，專利審查指南第二部分第三章6.1判斷原則也規定：“判斷時，如果一件專利申請或專利的一項權利要求與另一件專利申請或專利的某一項權利要求保護范圍相同，應當認為它們是同樣的發明創造?！?/p>
因此，判斷是否同樣的發明創造需要對比在先在后所有權利要求的保護范圍。在后申請中，只要有一項權利要求與在先專利的某一項保護范圍相同，就屬于同樣的發明創造。
那么對本文所探討的情況而言，簡單分為如下兩種情況：
1）在后申請的所有可授權權要的保護范圍與在先實用新型完全不同。
這是最理想的情況，雖然要求了優先權，但是既然授權保護范圍完全不同，顯然二者不應視為同樣的發明創造。因此無需對在先實用新型專利作出任何處置，在后發明都可以獲得授權。
2）在后申請中至少一項可授權權要的保護范圍與在先實用新型的權要重合。
根據上述專利法和審查指南中的條款。無論是至少一項還是所有重合，均屬于相同的發明創造。那么在審查員在審查意見中指出該缺陷的情況下，申請人將不得不作出取舍，例如：
?刪除在后發明申請中保護范圍重合的權利要求；
?修改在后發明申請中保護范圍重合的權利要求，使之與在先申請的權利要求保護范圍不一致；
?聲明放棄在先的實用新型專利權。
第三點“聲明放棄在先的實用新型專利權”，在實踐中存在爭議，有些同行認為，本文中的情況不屬于同日申請，不應援引專利法第九條【2】。但筆者也曾在實踐中成功應用該措施，解除了在后發明授權的限制。總之，無論作出何種選擇，均需視個案實際情況而定，或詳細咨詢審查員意見，在此不一一列舉。當然，在實審階段中，也可提前注意區分在先在后申請的保護范圍。一般而言，根據實審的審查實踐，只要權利要求特征稍有不同，大概率就不會認為是相同的發明創造。這樣申請人最終可以獲得一項實用新型和一項發明專利，實現在合理范圍內的利益最大化。
另一種可能性是，申請人對于相同的保護范圍，更期望通過發明來保護，以獲得更長時間的、更高的權益，但也不想就此放棄實用新型中另一些范圍不重合的權利要求。而聲明放棄專利權只能整體放棄，無法只聲明放棄其中一部分。筆者認為，這種訴求或許可以通過自行有針對性地提起無效方式實現，例如以實用新型客體問題作為無效理由？當然，該方案僅僅是一個初步想法，尚有待實踐中的更多經驗，本文旨在拋磚引玉。
四、還需注意的兩點
當然，本文所探討的“權宜之計”并不是萬金油，而是專利布局偶爾存在瑕疵時的彌補之法。同時，根據上面的論述，專利法、實施細則及審查指南依然對此有著嚴格的限制，這一切都受專利法的誠實信用原則制約。當采用上述方案時，筆者認為IPR還需關注如下兩點：
1）滿足本國優先權的三點要求。尤其是第二點，即把握遞交國際申請的時限：確保提交國際申請時，在先申請尚未被授予專利權。因此收到授權通知書，IPR評估是否繳費時，或許可以作為一個仔細評估如何進行國際申請布局的節點。
2）PCT的官費與代理費是一筆不小的支出，這符合立法的公平原則。因此，如非必要，最好還是在首次申請時仔細評估申請策略，力求在首次申請遞交之前，進行精準的布局和撰寫，避免將問題留到后續解決，產生高昂的費用。
參考文獻：
【1】專利審查指南（2010）；2010年1月第1版，知識產權出版社
【2】“實用新型通過PCT要求優先權轉變成發明時的困境”，陳華，http://www.iprdaily.cn/article1_17053_20170823.html