文/北京集佳知識產權代理有限公司 林蕾
在日常專利代理工作中，在對新穎性和創造性進行答復的過程中，經常需要我們來判斷審查員提供的對比文件是否屬于現有技術進行判斷。
在《美國發明法案》（America Invents Act，簡稱AIA）第35 U.S.C.102條中，對美國專利申請的現有技術做出了規定。
首先，35 U.S.C. 102(a)中規定了總的現有技術：
102(a)(1)規定“在有效申請日之前已獲得專利，或在出版物中有描述，或公開使用，或銷售，或以其他形式為公眾所知”為現有技術。
102(a)(2)規定“在有效申請日之前由他人有效遞交的專利或已公開或已視為公開的專利申請”為現有技術。
對于如何認定有效申請人，筆者給出以下具體案例：
在美國專利申請14/072,793的Final OA中，審查員引用了一篇對比文件Steibel（US2013/0345543），認為權利要求1中的特征已經被Steibel公開了，因此權利要求1相比于Steibel不具備新穎性。
然而，在確定Steibel的有效申請日的過程中筆者發現，Steibel的提交日為2013年8月27日，這個日期在本申請的優先權日，即，2012年12月30之后。然而，Steibel作為在先申請案No.13/451,579的部分繼續申請，其可以享受前案的申請日，即2012年4月20日。這個日期在本申請的優先權之前。
為了進一步確定有效申請日，調取在先申請案No.13/451,579的文檔，通過特征比對之后，可以發現審查員指出的用于揭示本申請權利要求1的技術特征的內容并未記錄在在先申請案No.13/451,579中。相反地，其是部分繼續申請案Steibel的新增加的內容。因此，這部分內容不能享受在先申請案No.13/451,579案的申請日。這部分內容的有效申請日應當被認定為2013年8月27日。因此，Steibel不能作為現有技術用于評價本案的新穎性。
35 U.S.C.102(b)中規定了幾項不認為是現有技術的例外情況：
(1)本專利申請有效申請日一年以內的公開。如果存在以下情形之一，則在本專利申請有效申請日一年以內的公開不應當被視為前款(a)(1)所規定的本專利申請的現有技術：
(A)所述公開由發明人或共同發明人或直接或間接從發明人或共同發明人獲得所公開主題的第三人作出；或
(B)在所述公開之前，所公開的主題已被發明人或共同發明人或直接或間接從發明人或共同發明人獲得所公開主題的第三人向公眾公開。
(2)專利申請和專利中的公開。如果存在以下情形之一，某公開不應當被視為前款(a)(2)所規定的本專利申請的現有技術：
(A)所公開的主題是直接或間接從發明人或共同發明人獲得的；
(B)在按照前款(a)(2)對主題提出有效申請之前，該主題已被發明人或共同發明人或直接或間接從發明人或共同發明人獲得所公開的主題的第三人向公眾公開；或
(C)在本發明的有效申請日之前（含有效申請日），所公開的主題和本發明被同一人所有或被轉讓于同一人。
可以看出，針對發明人自己的公開，在美國可以享受一年的不喪失新穎性的寬限期。然而在實際工作中，經常會遇到論文發布者（即，論文署名人）與專利申請的申請人不完全相同的情況。
例如，在美國專利申請17/138,380的Non Final OA中，審查員引用作者為Rui Chen， Jinxin Zhao，Liang Zhang的論文作為現有技術，認為權利要求1相比于該現有技術沒有新穎性。其中Jinxin Zhao，Liang Zhang為當前美國專利申請的發明人，且論文發布期限在申請日的一年之內。
在這種情況下，如果申請人想證明自己的專利申請可以享受35 U.S.C.102(b)(1)中規定的不喪失新穎性的寬限期，申請人需要向USPTO提交一封基于37 C.F.R1.130(a)的聲明。聲明中需要證明，論文中多出的作者Rui Chen并未對審查員所引用的論文做出貢獻，論文中所著的披露皆為Jinxin Zhao和Liang Zhang做出的。從而，使得審查員可以認可該對比文件為屬于不認為是現有技術的例外。
從以上的實例可以看出，美國專利中對于現有技術的認定與中國有很大的不同。因此，在實際工作中，當面對官方審查意見時，代理人應當首先結合美國專利法的規定，判斷審查意見中所引用的對比文件能否作為本申請的現有技術。尤其是對比文件的期限與本申請比較接近，或者是論文作者與本申請部分重疊的情況，需要格外留意，不能僅局限于查看對比文件首頁的著錄信息披露的內容。從而能夠更好的對審查意見進行針對性回復。