文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 韓爍
筆者在處理歐洲檢索報告或?qū)彶橐庖姇r，偶爾會遇到審查員在發(fā)出的通知書中指出待決申請存在違反EPC123（2）條“中位概括（intermediate generalisation）”規(guī)定的案例。那EPC123（2）條主要涉及什么內(nèi)容，以及如何應(yīng)對呢？筆者在這里結(jié)合自身的實務(wù)經(jīng)驗，嘗試做一些相關(guān)內(nèi)容的簡要介紹，以使廣大代理人同仁在處理歐洲案件時，尤其是涉及到需要對權(quán)利要求進(jìn)行修改時，了解和掌握一些需要注意的規(guī)則和應(yīng)對措施。
關(guān)于Article 123 EPC，大家都較為熟悉，其為歐洲專利公約中有關(guān)修改規(guī)定的法條，其原文如下：The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed，即，任何對專利文件的修改不能超出提交時的申請文件所包括的內(nèi)容，這與我國專利法第33條有關(guān)修改超范圍的內(nèi)容大體對應(yīng)。
在EPC123條，包括三款內(nèi)容，其中EPC123（2）就是本文所要涉及的內(nèi)容。該款規(guī)定主要包括如下內(nèi)容：在對權(quán)利要求進(jìn)行的修改時，申請人對權(quán)利要求的修改介于上位概括和具體實施方案之間，則這種修改不被允許，即使沒有超出原始申請文件的范圍。
并且，EPC中具體列出以下四種判斷形式：
1.從方法權(quán)利要求中的連續(xù)步驟中抽取單獨(dú)的步驟（e.g., among a sequence of steps A-D, only Step C is extracted），作為新的修改內(nèi)容，則屬于中位概括；
2.當(dāng)希望通過引入具有可授權(quán)特征的從屬權(quán)利要求來使獨(dú)立權(quán)利要求獲得授權(quán)時，一般應(yīng)將所涉及從權(quán)的所有特征都應(yīng)包含在新的獨(dú)權(quán)中，否則屬于不允許的中位概括。但如果本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠認(rèn)識到該從權(quán)的一個特征與其他特征之間或者在該一個特征與該從屬權(quán)利要求中提及的其他從屬權(quán)利要求的教導(dǎo)之間沒有密切的功能或結(jié)構(gòu)關(guān)系，則被允許；
3.如果加入了說明書中的可選地或優(yōu)選地（optional or preferred）的特征，則被認(rèn)為是沒有“可明確識別的功能或結(jié)構(gòu)關(guān)系”，其屬于允許的中位概括；
4.關(guān)于附圖中公開的實施例是否能夠單獨(dú)構(gòu)成獨(dú)立權(quán)利要求中添加的特征的充分基礎(chǔ)：如果附圖及相應(yīng)的文字描述沒有給出任何相關(guān)特征產(chǎn)生的效果的指示，無法識別是否滿足“可明確識別的功能或結(jié)構(gòu)關(guān)系”，進(jìn)而不能認(rèn)識到在本發(fā)明的背景下所選擇的特征有意實現(xiàn)何種目的，因此不能認(rèn)為是為解決所涉及的技術(shù)問題而進(jìn)行的技術(shù)考慮的故意結(jié)果，屬于不允許的中位概括。
由上可見，對于“中位概括”缺陷的認(rèn)定的核心在于：如果在說明書中原始記載的一個實施方案中，只有在特定組合的特征之間沒有任何可明確識別的功能或結(jié)構(gòu)關(guān)系(clearly recognisable functional or structural relationship)的情況下，或者如果提取的特征與那些特征沒有不可分割的聯(lián)系(not inextricably linked with those features)，才允許進(jìn)行中間概括；不能從組合使用的具體實施例單獨(dú)抽出孤立的特征（the extraction of isolated features from a set of features originally disclosed only in combination）。
舉例來說：在一個具有創(chuàng)造性的實施例中：包括：特征A、B、C、D以及E。原始權(quán)利要求1：修改后加入了A+B+C特征，但省略了D和E，如果：
1）A+B+C特征組成的方案導(dǎo)致本領(lǐng)技術(shù)人員不能直接、無疑義的從原始公開中得出，或者D+E是實施方案的關(guān)鍵因素；
2）與僅看過原始公開的本領(lǐng)域技術(shù)人員相比，看過新修改的技術(shù)人員能夠從新修改中衍生更多的附加信息，
則，這種中位概括不予接受，申請人就需要將以上A-E全部五個特征同時引入。
由以上實例可以看出，首先如果修改只加入了A+B+C特征，其沒有引入新的特征，并且實質(zhì)上縮小了修改后的保護(hù)范圍，當(dāng)仍會以“中位概括”的理由，進(jìn)而以修改超范圍的法條不被接受，在歐洲審查意見中會出現(xiàn)這種較為特殊的情形。
那么，上述法條在答復(fù)審查意見時，會對申請人帶來何種影響呢？筆者在這里嘗試粗淺地探討一下：
1.對申請人是否帶來實質(zhì)影響？“中位概括”的相關(guān)缺陷多出現(xiàn)在申請人在答復(fù)上一次檢索報告或?qū)彶橐庖姇r對權(quán)利要求進(jìn)行的修改，申請人可能不愿將可授權(quán)的權(quán)項的全部內(nèi)容并入，例如權(quán)利要求1中，通常的做法是選擇部分特征并入，這在國內(nèi)審查時是較為常見且可行的答復(fù)策略。然而，歐洲的審查員會對修改的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，除了核查是否超出原始記載的范圍，也會審查是否滿足上述“在特定組合的特征之間沒有任何可明確識別的功能或結(jié)構(gòu)關(guān)系”，往往會導(dǎo)致發(fā)出下一次審查意見。
2.申請人或代理人在應(yīng)對此種審查意見時，首先應(yīng)以上述標(biāo)準(zhǔn)重新審視所做出的修改，并在認(rèn)為必要時結(jié)合技術(shù)方案、公知常識、現(xiàn)有技術(shù)等可利用的角度進(jìn)行爭辯，但一般來說效果有限，審查員基本不會接受，最終大概率還是要回到并入完整的權(quán)限獲得授權(quán)的結(jié)果。
3.為此，申請人要想避免上述問題，還是要從申請文件撰寫的時候入手，注意細(xì)節(jié)，為后續(xù)的修改提供更大的組合空間。筆者下列幾點可行作為有益的預(yù)防措施：
a.說明書撰寫的時候多用句號，少用逗號；多用短句，少寫長句，這樣在形式上能夠避免被直接認(rèn)定為“在特定組合的特征之間沒有任何可明確識別的功能或結(jié)構(gòu)關(guān)系”；
b.段首可以用Alternative或者Preferably引導(dǎo)；
c.多寫一些實施例的組合方式，這一點其實對其他可能的缺陷也很必要，例如是否存在單一性缺陷等。
以上是筆者針對歐洲專利實踐中有關(guān)歐洲專利公約EPC123（2）條有關(guān)“中位概括”條款的簡單介紹。其與中國專利法中的法三十三條的修改超范圍的相關(guān)法條對應(yīng)但又有其特殊性。申請人或代理人在遇到需要修改的權(quán)項時，一定要全面審核修改策略的合理性、合規(guī)性，并且應(yīng)在合理權(quán)利保護(hù)范圍和法律程序減少之間做出合理的妥協(xié)。此外，在針對有可能進(jìn)入歐洲的專利申請，在一開始專利文件的撰寫時就還應(yīng)該做好相應(yīng)的措施，養(yǎng)成良好的撰寫習(xí)慣。
參考文獻(xiàn)
【1】歐專局相關(guān)法條的網(wǎng)址：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar123.html
【2】歐專局相關(guān)案例：https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_ii_e_1_9.htm