文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 梁笑
在審查實踐中，審查員經常采用的對比文件的公開日都是早于本申請所要求的優先權日的，在這種情況下審查員并不需要核實本申請是否能夠享有其優先權。因此，在審查實踐中，作為專利代理師，往往因較少遇到優先權相關問題而忽略掉優先權對于一個申請的重要性。本文中，筆者將結合自己在實踐中經歷的兩個案例，對優先權在實踐工作中的應用進行一些探討和分析。
1.優先權的核實
關于優先權，專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節已經給出了比較詳細的規定。該節指出，是否享有優先權，需要核實的內容包括三項：“（1）作為要求優先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優先權的在后申請相同的主題；（2）該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請；（3）在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起十二個月內（這里指發明和實用新型）。
其中，進行上述第（1）項的核實在實踐中往往是非常關鍵且容易產生爭議的地方。對第（1）項的核實，需要判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中。為此，審查員應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權利要求書中沒有包含該技術方案為理由，而拒絕給予優先權。
那么，何為“清楚地記載”呢？
2.對“清楚地記載”的解讀
筆者最初認為，審查指南的規定非常清楚，即，在所有的情形下，只要優先權文件中具體清楚地記載了某一技術方案，那么該技術方案就必然能夠享有該優先權。
然而，在實踐工作中，筆者遇到了下面這個案例：
案例A：
第一次審查意見通知書指出：
本申請僅權利要求4中的化學式1-1和權利要求8中記載的前8個具體化合物能夠享有優先權文件1的優先權（優先權日為2018年9月3日）。因此，本申請權利要求中除這些方案之外的其他權利要求都不能享有該優先權，并因此申請日為2019年9月3日。
D1（申請日2019年6月14日，公開日2019年8月17日）公開的化合物1落在本申請權利要求1的化學式1的范圍內，因此，權利要求1相對于D1不具備新穎性。
針對第一次審查意見通知書的答復（修改的權利要求1限定的是化學式1-1至1-7）：
對于涉及化學式1-1的技術方案，該技術方案記載在優先權文件1中，并因此能夠享有優先權文件1的優先權（優先權日為2018年9月3日）。然而，D1的申請日為2019年6月14日，晚于本申請的優先權日。因此，D1不能構成本發明中所要求保護的涉及化學式1-1的技術方案的抵觸申請或現有技術。換言之，在評述本發明所要求保護的涉及化學式1-1的技術方案的新穎性和創造性時，無需考慮D1。
對于涉及化學式1-2至1-7的技術方案，D1公開的化合物1具有特定結構Q。該結構Q不符合本發明的化學式1-2至1-7中的任一者的對應部分。因此，D1并未公開本發明所要求保護的涉及化學式1-2至1-7的技術方案。換言之，本發明涉及化學式1-2至1-7的技術方案相對于D1具備新穎性。
基于上述審查意見和筆者的意見陳述可以清楚地看出，審查員和筆者的觀點是一致的，即，只要優先權文件中清楚地記載了某技術方案，該技術方案就能夠享有優先權。
然而，該案收到了第二次審查意見通知書，審查員就相同的方案給出了截然相反的觀點。
第二次審查意見通知書指出：
本申請請求享有優先權文件1的優先權（優先權日為2018年9月3日），但是根據該優先權文件的記載，其僅記載了化學式1-1和8個具體化合物，但并沒有給出化合物的制備方法，也沒有表征數據證明制備得到了上述化合物，更沒有任何化合物的技術效果數據。因此，該優先權文件公開不充分，不屬于完整的技術方案。因此，本申請無法享有該優先權，并因此申請日為2019年9月3日。
顯然，審查員在一通中認定化學式1-1和8個具體化合物能夠享有優先權，而在二通中則認定這些方案不能享有優先權。這種截然相反的觀點是如何出現的呢？
仔細研究審查意見可以看出，審查員在二通中引入了“公開不充分”的理由，以此為基礎認定記載在優先權文件1中的化學式1-1和8個具體化合物不能享有優先權。這樣的判斷是否合理呢？
筆者反復翻閱審查指南，也并未再找到與此類問題相關的詳細內容。那么，到底審查員的哪個觀點更加符合專利法和審查指南的相關規定呢？
筆者在查找相關資料時，從2022年復審無效十大案例“評析‘新穎的磺酰胺類化合物及其作為內皮素受體拮抗劑的應用’發明專利權無效案”中得到了一些啟發。該案例中指出，“公開換保護”是發明創造獲得專利保護的基本要求，對專利申請如此，對于將現有技術的時間線推移到優先權日的優先權文件亦然。對于化合物發明，在說明書中公開產品的確認、制備以及用途和/或效果，本質上是要求在專利申請日時，有充分的證據表明該發明創造已經完成，其最直接也最有效的方式是在說明書中提供相應的實施例。
在此基礎上，筆者考慮是否也可以換一個角度來解讀和分析上述優先權的問題。即，追本溯源，從專利法的立法本意出發。
作為專利行業工作者，我們都知道，“公開換保護”是發明創造獲得專利保護的基石。而對于“公開”，專利法和審查指南也有著非常詳細的規定，在此不進行贅述。其中，對于化合物發明而言，審查指南在“化學產品發明的充分公開”部分中規定：這里所稱的化學產品包括化合物、組合物以及用結構和／或組成不能夠清楚描述的化學產品。要求保護的發明為化學產品本身的，說明書中應當記載化學產品的確認、化學產品的制備以及化學產品的用途。
對于上述案例而言，筆者認為，審查員在二通中在核實優先權的同時將“公開充分”考慮在內，存在一定的合理性。為了方便理解，我們在此做一個假設：
假設申請人在優先權文件中僅僅記載了化合物的結構，并無具體制備和效果驗證，就認定在后申請能夠享有該優先權，會產生怎樣的后果呢？
顯然，如果作為申請人，在僅偶然或者經過研究發現了某一個具體化合物A具備優異性能的情況下，在撰寫在先申請文件時，為了盡可能擴大自己的權益，必然會有意甚至無限擴大其記載的化合物范圍，例如，用chemdraw軟件等繪制出來結構大致相關的化合物即可。然而，事實上，申請人在提交在先申請時并未進行任何科學的驗證，并不知曉或者確定其所繪制的這些化合物或者通式化合物能否被制備出來或者也具有這樣優異的性能。之后，在申請人已經提起了范圍非常寬泛的在先申請之后，公眾B研究確定了另一種化合物B具有很好的效果。該化合物B恰恰記載在上述在先申請的范圍內，例如，該優先權文件具體（隨意）記載了10000種具體化合物，其中剛好涵蓋了該化合物B。
這時作為旁觀者，我們會發現出現了什么問題呢？
如果認定因為化合物B被明確記載在申請人的在先申請中并因此化合物B能夠享有該在先申請的優先權，那么公眾B花費努力所研究并證實的化合物B的相關權益則無法為公眾B所享有，而只能為并未對該化合物B進行實際制備和效果驗證的在先申請的申請人所享有。這顯然對于公眾而言是非常不公平的，自然也違背了專利法鼓勵發明創造的基本宗旨。
從這個角度來看，對“清楚地記載”的解讀，似乎不能僅僅局限于其字面意思，而是應該著眼于每個規定背后的立法本意和立法目的去判斷和理解。就像這個案例一樣，從立法本意的角度來看，似乎“公開是否充分”和“清楚地記載”也有著千絲萬縷的聯系。從這個角度，審查員在二通中的意見也存在一定的合理性。
盡管如此，筆者雖然論述了審查員以“公開不充分”為由認定不享有優先權的結論在立法本意角度的合理性，但這并不代表筆者完全接受并認同在判斷是否享有優先權時必然要考慮“公開充分”，上述的分析也僅僅是提供一個探討的思路和角度。
3.對優先權文件核實的全面性
作為業內同行，大家都知曉，審查員在提出優先權問題時往往是因為該優先權問題與新創問題息息相關。然而，許多審查員在實踐工作中由于經驗或者粗心問題，往往只關注本申請是否享有優先權，而不去關注對比文件的優先權問題。部分專利代理師由于經驗不足往往會順著審查員的思路去思考問題，即，僅著眼于新創問題的解決而忽略了對比文件本身的優先權問題。這樣經常會導致客戶損失一些不必要損失的權益。因此，筆者認為，作為一名合格的專利代理師，對本申請和對比文件均進行優先權的核實是非常有必要的。
審查指南第二部分第八章第4.6.1節規定，出現下列情形之一時，需要核實優先權：
（1）對比文件公開了與申請的主題相同或密切相關的內容，而且對比文件的公開日在申請日和所要求的優先權日之間，即該對比文件構成PX或PY類文件；
（2）任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請日在后者的申請日和所要求的優先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個人在專利局的申請構成PE類文件；
（3）任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者所要求的優先權日在后者的申請日和所要求的優先權日之間，而前者的公布或公告日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個人在專利局的申請構成PE類文件。
對于第（3）種情形，應當首先核實所審查的申請的優先權；當所審查的申請不能享有優先權時，還應當核實作為對比文件的任何單位或個人在專利局的申請的優先權。
在此，筆者列舉了一個簡單的案例：
案例B：
審查意見：本申請僅9個具體化合物記載在其優先權文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”中，并因此，除了所述9個具體化合物之外的方案不能享有此優先權。
對于不能享有上述優先權的技術方案而言，D1公開了化合物A。D1的優先權日20190911在本申請優先權20200814之前，其公開日20211231在此之后，構成本申請的抵觸申請。
分析：
D1與本申請是同一申請人的案件，并且均要求享有優先權文件“10-2019-XXXXXXX 2019.09.11 KR”的優先權。
對本申請和D1所記載的技術方案分析如下：
|
本申請 |
方案分組 |
享有優先權 |
優先權日 |
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方案I（9個化合物的方案） |
10-2019-XXXXXXX KR |
2019.09.11 |
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方案II（剩余方案） |
10-2020-XXXXXXX KR |
2020.08.14 |
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D1 |
方案分組 |
享有優先權 |
優先權日 |
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方案I'（9個化合物的方案） |
10-2019-XXXXXXX KR |
2019.09.11 |
|
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方案II''（剩余方案，涵蓋化合物A） |
不享有優先權 |
2020.09.08（申請日） |
基于以上分析可知，
對于本申請的I組方案而言，其優先權日為2019.09.11。D1的I'組方案與本申請I組方案的優先權日為同一日；D1的II''組方案不能享有其優先權，申請日為2020.09.08，晚于本申請I組方案的優先權日。因此，D1的I'組和II''組方案均不能構成本申請I組方案的抵觸申請和現有技術。
對于本申請的II組方案而言，其優先權日為2020.08.04。D1的I'組方案的優先權日早于2020.08.04，公開日晚于本申請，并因此能夠構成本申請II組方案的抵觸申請。D1的II''組方案的申請日為2020.09.08，晚于本申請的優先權日2020.08.04，并因此不能構成本申請II組方案的抵觸申請和現有技術。
換言之，僅D1的I'組方案可以構成本申請的抵觸申請，能夠用于評述本申請的新穎性。經核實，審查員所引用的D1的化合物A恰好并不屬于上述I'組方案，而是屬于其II''組方案，并因此根本不能用于評述本申請所有技術方案的新穎性。審查員的上述評述僅僅關注到本申請是否享有優先權的問題，而根本沒有注意到需要同時核實作為對比文件的D1的優先權。
如果作為專利代理師，順著審查員的思路去考慮新創的問題，則顯然會至少在本申請中排除掉涉及該化合物A的技術方案，這顯然是不合理的。
因此，作為專利代理師，在遇到優先權問題時，需要認真分析判斷屬于審查指南中提及的上述三種情形的哪一種，如果屬于情形（3），則需要自行核實對比文件的優先權是否享有，否則會導致客戶權益的不必要喪失。
以上內容僅僅是筆者結合自身案例對優先權問題進行的一些實踐思考。事實上，優先權問題，尤其是生化領域的馬庫什權利要求的優先權問題，在業內仍然存在很大的爭議。希望在以后的工作實踐中，能夠結合案例繼續對此類問題進行更加深入的分析和解讀。
參考文獻
【十大案件】評析“新穎的磺酰胺類化合物及其作為內皮素受體拮抗劑的應用”發明專利權無效案——淺析具體化合物優先權、充分公開與創造性的判斷，2022年5月27日