文/北京市集佳律師事務所上海分所 駱蘇華
《專利法》第二十二條的創(chuàng)造性要求之一便是與現有技術相比，發(fā)明創(chuàng)造要具有突出的實質性特點。
創(chuàng)造性在駁回案件中的比例一直是占絕大多數，可以看出對于創(chuàng)造性意見的答辯是多么重要。而創(chuàng)造性的本身主觀性的特點導致在答辯過程中比較困難，尤其對于發(fā)明創(chuàng)造技術方案的特征被多篇對比文件揭示的情況下，對于代理人員或者申請人來說，有時難以找到突破口，筆者試圖從實踐經驗中梳理出針對多篇文獻結合的創(chuàng)造性意見的答辯的邏輯進行總結。
一、多篇文獻結合核駁創(chuàng)造性的突破點
當相關技術特征分別被多篇對比文件揭示時，審查員會據此認為這幾者的結合會破壞發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。此時，似乎該發(fā)明創(chuàng)造無法救了。這時，我們要仔細分析審查員認定的事實和邏輯是否正確，是否帶入了想當然和后見之明，以所屬技術領域人員當時所處情形，公允地判斷其是否“能”從現有技術得到本發(fā)明創(chuàng)造，以及是否“會”從現有技術中得到本發(fā)明創(chuàng)造。這里的“能”和“會”并非文字游戲，可以分別代表客觀角度和主觀角度。即突破這種結合的核駁創(chuàng)造性的意見，要從客觀和主觀兩個角度進行考察，不但考察本領域技術人員是否能將二者或者多者結合，還要考察本領域技術人員是否會將二者或者多者結合。
客觀層面，可以從技術角度看是否真的能夠像審查員所言那樣結合，即能夠將多篇對比文件技術上、法律上、方式上結合。比如，我們可以從技術上結合可行性、結合是否具有阻礙、是否能按照審查員建議的那樣結合、結合后能否工作、結合后是否需要修改、結合后是否破壞各自預期功能、以及是否會按照審查員建議的方式結合等幾個方面進行考察。若這些答案是否定的，審查員的能結合的結論就不恰當，也就是說審查員的事實認定層面就不正確，從而找到爭辯發(fā)明創(chuàng)造的突出性實質性特點的突破口。
主觀層面，可以從發(fā)明人本身主觀或者說意愿方面考察本領域技術人員是否會像審查員指出的那樣與現有技術結合。要以現有技術為基礎，站在所屬技術領域的技術人員的角度判斷其主觀上是否會將這些區(qū)別技術特征加入原來的技術基礎。如果會將這些現有技術結合得到本發(fā)明創(chuàng)造，則該發(fā)明創(chuàng)造性欠缺。但是，反之，即便能從現有技術結合得到本發(fā)明創(chuàng)造，該發(fā)明創(chuàng)造也不一定就喪失了創(chuàng)造性。
具體地，主觀層面可以從是否具有結合的啟示角度論述，包括從是否教導背離、來自不同領域、是否依賴提出的問題、是否依賴技術手段簡單、以及結合的成功可能性等角度考察本領域技術人員的主觀意愿來說明是否具有“會”結合。
需要強調的是，在發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別部分也被另一對比文件“揭示”，判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性時，僅關注發(fā)明創(chuàng)造的技術方案和對比文件的異同甚至區(qū)別技術手段不夠的，還要認真分析審查員的推理過程（若有）是否符合法律和技術邏輯。實際上，受審限所限，審查員也沒有充分的時間考察推理的合理性，代理人要對其仔細研究，找到答復審查意見的突破點。
此外，能和會并非有截然的界限，技術上的障礙往往會阻礙技術人員的主動性，即二者也是有相互影響的，做出這樣區(qū)分，是對主觀和客觀方面做出的大概劃分，這樣更有助于理解創(chuàng)造性答辯的邏輯。
二、幾種情況的答復要點
首先，看是否真的能像審查員所說那樣能夠結合，可能存在如下幾種情況。
1）技術上不可能結合
若結合后將導致現有技術的重大重構或設計，或者現有技術所依據的基本原理都要修改。那么，這種結合是不合適的。
2）操作上無法結合
多個對比文獻之間在操作上不可能結合，或者需要其他技術手段的配合才能結合，再或者結合上具有巨大的障礙，這些情況下，要具體考察對比技術的本身。比如，將對比文件的技術手段加入，違反技術本身的發(fā)展規(guī)律，如果這樣，則無法結合。
3）結合后能否工作
可以進一步思考，即便按照審查員的方式結合，考察結合后是否能像發(fā)明創(chuàng)造那樣起作用？若不可以，那么審查員所斷言結合方式就沒有根據，從而得出具有實質性特點的結論。
4）結合后是否需要修改才能達到發(fā)明創(chuàng)造
合并后是否還需要修改，且按照發(fā)明創(chuàng)造的方式修改，這種修改是否是唯一的方式，是否還需要其他一系列獨立的結合步驟。
5）現有技術不可能結合出發(fā)明創(chuàng)造的方案
申請人還要考察按照審查員所聲稱的結合方式，是否真的能結合出發(fā)明創(chuàng)造的方案，比如，可以向審查員指出：考察與對比文件的所有可能的結合方式，但找不到一種結合后與發(fā)明創(chuàng)造相同，這說明沒有結合的動機。
該爭辯方式也可以從后文所述的教導背離方角度進行說明，當然教導背離的要求更高，要達到相互排斥的程度，若結合后效果非最優(yōu)，可能還不足以成為教導背離的理由，但是用來說明沒有結合的動機還是有依據的。
6）是否會按照審查員建議的方式結合
審查員有時會將對比文件中完整方案打破，抽出部分特征和其他現有技術進行結合，要結合程序、結構、目的等角度考察是否會像審查員建議的方式結合，是否這樣結合是本領域技術人員唯一的選擇，還是審查員基于本發(fā)明創(chuàng)造（后見之明），硬湊出來的結合方式。
7）結合后是否破壞各自預期功能
若結合后，會破壞各個特征在對比文件中的預期功能，這種結合也是不合適的。
8）本對比文件中的領域技術人員是否真的能預見
該方法目前沒有實踐過，理論上也是可行的。比如，可以通過涉及的對比文件的專家，比如發(fā)明人，出具證言，說明在發(fā)明創(chuàng)造之前，不可能預見會將對比文件進行結合成發(fā)明創(chuàng)造就可以工作，從而來說明本領域技術人員不可能按照審查員所言進行結合得到發(fā)明創(chuàng)造。
當從是否會結合的角度進行考察時，要看多篇對比文件是否明示或者暗示的教導或者動機或者建議結合，爭辯時要著重論述各個對比文件之間沒有關聯，比如可以論述發(fā)明原理、構思、技術路線上的無關聯性，從而達到說明審查員的斷言是以本發(fā)明創(chuàng)造作為基礎，從各自分散的現有技術中重建發(fā)明創(chuàng)造的結論，當然，這是違背創(chuàng)造性的要求的目的，也可以說是后見之明。本次審查指南修改，強調要從解決技術問題的角度考量，個人認為是非常正確的，本領域技術人員是否有動機以現有技術中的特征作為進一步發(fā)展的起點，這需要相關特性的證據，不能僅僅考察現有技術和發(fā)明創(chuàng)造的特征的相似性。以上是從能否結合的角度示出一些可以爭辯的角度。下面，提供幾種考量思路。
1）各個技術方案各自完整
若各個技術方案是各自完整的，本領域技術人員不會有理由利用一個對比文件部分或者將部分加在或者替代另一個對比文件中的方案。
2）各個技術方案具有各自專屬的路徑
各個技術方案是獨立的路徑，即便解決的是同樣的技術問題，是采取相互獨立的不同方式解決同樣的問題，這意味著，這些方式的教導是相互獨立的、甚至是相互背離的。
3）各個文獻教導相互背離
各個對比文獻教導相互背離，是否明示或者暗示將對方排斥，或者會引導本領域技術人員向相反方向，本領域技術人員不可能期待發(fā)明創(chuàng)造的方式成功。這樣，審查員的具有結合的啟示論斷則沒有依據。
4）各個文獻來自不同領域
各個文獻來自不同領域，若和發(fā)明創(chuàng)造的領域差別較大，發(fā)明創(chuàng)造可能具備創(chuàng)造性的；若是相似領域，且對比文件中沒有任何明確的啟示或隱含的暗示指出該技術方案可應用于另一技術領域，我們仍然可以認為該技術方案在應用領域的改變上是有創(chuàng)造性的；同理，即使應用的技術領域相同，但本發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明目的與現有技術的發(fā)明目的不同，且該發(fā)明目的在對比文件中沒有任何明確的啟示或隱含的暗示，則該發(fā)明創(chuàng)造在發(fā)明目的方面的改進仍然是具有創(chuàng)造性的。
5）依賴問題已被提出來否認創(chuàng)造性
有時候，審查員依據對比文件中問題的揭示來說明不具有創(chuàng)造性，這個要區(qū)別對待，意識到問題不意味著具體的解決方案無實質性特點，普遍的動機和具體的技術方案之間還是具有本質的差別。
6）依賴區(qū)別特征的簡單來否認創(chuàng)造性
有時，尤其是在后見之明的情形下，好像有些技術可以結合形成發(fā)明創(chuàng)造，尤其是在各個技術特征都是現有特征或者比較簡單手段的情況下。審查員比如會以常規(guī)手段的疊加、本領域技術人員基于常識可以將這些常規(guī)技術手段結合形成本發(fā)明創(chuàng)造等理由來否定創(chuàng)造性。這是不公平的，即便是疊加，還有疊加的方式、疊加的驅動力（市場壓力或者設計需求）等等方面的考量。總之，區(qū)別手段簡單不意味著解決該問題的整體方案不具有實質性特點。
7）結合僅僅是本領域技術人員眾多可預期手段的選擇之一
有限次實驗確實是會導致非實質性特點的問題，這樣本領域技術人員有理由限定現有技術至有限次可預期的方案。但是若該選擇不是有限次，而是眾多的可預期的方案，除非有確切的理由，忽視眾多可替代方案之間選擇的復雜性，而得到唯有專利申請的結合方式的結論也是不恰當的。
尤其是，在眾多方案并無明顯的勝算時，斷言其會結合顯然是不合適的。
8）結合并無成功的勝算
如上所述，若發(fā)明人有眾多的選擇，且每個選擇的結果是不確定的，這反而說明了發(fā)明創(chuàng)造具有創(chuàng)造性。
9）根據對比文件的審查歷史無結合的動機
若對比文件已經公開或者授權，仔細看看審查歷史往往有很大幫助，審查歷史中可能可以看出強烈反對過審查員所斷言的結合方式。比如，在申請文件中，或者審查歷史中，在先技術申請人強調特定特征的不可替代性，這樣，本領域技術人員不可能有動機進行結合替代。
以上的情形并非各自獨立，有些時候也是相互關聯的，甚至幾個角度有重疊的情況，在此強調一下。
關于能和會的考量優(yōu)先次序問題，若客觀上都不能結合出發(fā)明創(chuàng)造的技術方案，一般來說就不用再考察主觀方面的問題，說明事實本身的認定就有問題。
三、結論
如上所述，當面臨結合破壞創(chuàng)造性的審查意見，我們要從能否結合、是否會結合的客觀和主觀的角度考量，不能僅關注技術特征公開與否，避免采用技術特征拼湊式對新創(chuàng)性進行評述，而忽視對比文件的發(fā)明構思、對比文件之間是否存在結合啟示、以及技術特征之間結合之后是否真的能夠得到涉案專利申請所保護的技術方案。也不要落入只要找到對應表述或者類似表述的相關記載便認為涉案專利/涉案發(fā)明創(chuàng)造的技術方案被公開的錯誤認知中。當對本領域技術人員是否能以及是否會結合得到本發(fā)明創(chuàng)造的技術方案認真分析后，才能對該發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性具有清晰的判斷。