文/北京集佳知識產權代理有限公司 林蕾
在針對美國專利申請的審查過程中，作為代理人在收到第一次審查意見通知書之前，有可能會收到審查員發出的針對限制性要求（Restriction/Election Requirement，以下簡稱RR）的審查意見。在美國專利法35 U.S.C 121中規定，在一個專利申請要求保護兩個或者更多“獨立且有區別（independent and distinct）”的發明時，美國專利與商標局的局長可以要求將該申請限制在這些發明之一上。
其中，在以下條件下發出限制性要求是適當的：
1.案件是基于35 U.S.C.§111提交的申請；
2.要求保護兩個或者更多獨立且有區別的發明；
3.如果不發出限制性的要求會對審查員的檢索和審查造成負擔。
在以下情況下，根據獨立且有區別的分析發出限制性要求是不合適的：
案件是基于35 U.S.C.§371進入美國國家階段的申請。
對于基于35 U.S.C.§371進入美國國家階段的申請適用于專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）的單一性標準。
通過以上的判斷條件可以看出，在美國的專利申請審查中，發出RR合理性的判斷標準與申請途徑密切相關。對于通過PCT的國家階段在美國遞交的申請，即基于35 U.S.C§371提交的申請，針對其下發的RR實際上與其他國家或地區，例如，中國、歐洲等的單一性問題的答復標準一致。而針對美國國家申請（即通過35 U.S.C.§111遞交的申請，例如在美國直接提交的正式申請以及通過by-pass途徑進入美國的PCT申請）所下發的RR，在答復與其他國家與地區的單一問題存在較大的差異。
針對通過35 U.S.C.§111遞交的申請，審查員判斷是否下發限制性要求的基本準則包括兩個方面，即，1）所要求的專利必須是獨立且有區別的；2）其會對審查員的檢索和審查造成負擔。那么對于代理人來說，在回復限制性要求時如果可以證明以下兩點，則可以證明審查員發出的限制性請求是不合適的：
1.當前申請要求保護的權利要求并未對于審查員造成了檢索的負擔，或者
2.可以證明所要保護的發明之間在35 U.S.C.§103的意義上是沒有區別的，例如，當權利要求定義了本發明的單一公開實施例中相同的基本特征則權利要求被認為是沒有區別的。
為了進一步明確兩個發明之間是否有區別，美國審查實踐對幾種較為常見的出現在同一申請中的發明類型組合提供了更為明確的判斷標準。
（1）方法及用于實現該方法的裝置（MPEP 806.05(e)）
如果能證明下列任一項或兩項，則可證明方法和實現該方法的設備為不同的發明：（A）要求保護的方法可通過另一種實質上不同的設備或手工實施；或（B）要求保護的設備可用于實施另一種實質上不同的方法。
（2）制造產品的方法以及通過該方法制造的產品（MPEP 806.05(f)）
如果能證明下列一項或兩項，則可證明制造產品的過程和通過該過程制造的產品是不同的發明：（A）要求保護的方法不是制造產品的顯而易見的方法，并且要求保護的方法可用于制造另一種實質性不同的產品；或（B）要求保護的產品可通過另一種實質性不同的方法制造。
（3）產品及使用該產品的方法（MPEP 806.05(h)）
如果能證明下列任一或兩種情況，則可證明產品和使用該產品的方法是不同的發明：（A）所要求保護的使用方法可以用另一種實質上不同的產品來實現；或（B）所要求保護的產品可用于實質上不同的方法。
（4）設備和通過設備制造的產品（MPEP 806.05(g)）
如果能證明下列任一或兩種情況，則可證明某一設備和由該設備制成的產品為不同的發明：（A）要求保護的設備不是制造該產品的顯而易見的設備，并且要求保護的設備可用于制造另一種實質上不同的產品；或（B）要求保護的產品可由另一種實質上不同的設備制造。
基于以上的準則，在對RR進行答復時，申請人首先需要檢查審查員下發RR的理由是否合理，即下發的RR是否與美國申請的提交途徑相匹配，其是否正確的使用了涉及獨立性和相關性的判斷標準，以及相關發明是否對檢索或者審查負擔。在對合理性進行判斷之后，申請人可以據此確定是否要提出反對理由。
其次，此時申請人擁有對權利要求進行修改的機會。如果申請人認為RR分類和分組可能會導致舍棄較多的審查基礎，可以考慮通過修改權利要求來盡可能構建相關且無區別的發明。在修改之后，申請人可以對RR提出反對意見，并主張審查員提出RR的理由不再適用修改后的權利要求。
之后，受限于RR的相關要求，申請人無論是否同意審查員下發RR的理由，均需要對RR中的發明分組/類別進行選擇。在進行選擇時，重要性較高、對應權利要求較多、具有總括性發明的分組/類別通常是較優的選擇對象。申請人在選擇了分組/類別后還需要指明所選擇的發明分組/類別所對應的權利要求，此時，任何符合如下特征的權利要求均可以被歸為選擇的發明分組/類別：（1）該權利要求中沒有特征與審查員對該發明分組/類別的描述沖突，且（2）該權利要求中沒有特征明確的指向未選擇的發明分組/類別。
最后，在后續答復審查意見的過程中需要聲明保留未選擇的發明分組/類別的相關權利，比如利用其進行后續分案的權利、在授權后重新加入當前申請的權利，等等。