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文/集佳知識產權代理有限公司 孔繁文
在英美法系，禁反悔原則（estoppel）起源于衡平法，后逐漸被普通法所吸收，成為訴訟等對抗性法律程序中當事人應予遵循的一項重要原則。這一原則與大陸法系中的公平（fairness）原則和誠實信用原則（good faith）法意相通，旨在限制一方當事人利用前后不一致甚至自相矛盾的陳述和行為，來損害對方當事人以及其它公眾的信賴利益。因此，無論是英美法系還是大陸法系，在專利領域，禁反悔原則均已成為權利要求解釋時需要考慮的基本原則。
禁反悔作為一項原則，在專利領域已經被司法實踐長期采納，并且已被明文規定在《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》-法釋（2009）21號第六條。也就是說，在專利授權、確權過程中，專利申請人、專利權人對權利要求的保護范圍作出“縮窄性”的修改或陳述后，其在專利侵權訴訟中并不能對該保護范圍作出與該縮窄性修改或陳述自相矛盾的解釋，以期獲得更大的保護范圍，損害對方當事人或公眾的信賴利益。
例如，在澳諾公司與午時公司等專利侵權案【（2009）民提字第20號】中，最高人民法院認為，從涉案專利審批文檔中可以看出，專利申請人進行的修改是針對國家知識產權局認為涉案專利申請公開文本權利要求保護范圍過寬，在實質上得不到說明書支持的審查意見而進行的；被訴侵權產品的相應技術特征屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案，不應當認為其與權利要求1中的技術特征等同而將其納入專利權的保護范圍。
另外，在優他公司與萬高公司等專利侵權案【（2010）民提字第158號】中，最高人民法院根據專利權人在涉案專利授權和無效宣告程序中作出的意見陳述，以及涉案專利說明書中記載的有關不同工藝條件所具有的技術效果的比較分析，認定被訴侵權產品中的相關技術特征與涉案專利中的對應技術特征不構成等同，被訴侵權產品沒有落入涉案專利權利要求1的保護范圍。
在筆者代理的諸多案件中，有兩個案件對于禁反悔原則的適用問題比較具有典型性，下文中將分別予以介紹：
一、禁反悔原則不適用的案例
2016年6月22日，北京市集佳律師事務所收到最高人民法院(2013）民提字第127號民事判決書。經審判委員會討論決定，最高法院判決維持湖北高院（2011）鄂民三再終字第2號民事判決書，集佳代理長沙深湘通用機器有限公司獲得最終勝訴，為這一長達15年的馬拉松案件拉上帷幕。據了解，最高檢尚未有針對專利侵權民事案件向最高法院抗訴的前例。
此案的總審理周期長達15年，歷經一審、二審、本院再審、最高院指令再審、最高檢抗訴最高院再審，以及其間的專利無效、行政訴訟一審、二審程序等，可以說開了中國專利侵權訴訟歷史之先河。其中的指令再審案件還被評為湖北省十大知識產權案件之一，與此案有關的另一案件也曾被評為湖南省十大知識產權案件之一。
本案中，案件的爭議焦點集中在三個方面，其中的第一個方面即為禁反悔原則的適用問題。具體而言：
1、最高檢在民事抗訴書中認定此案應當適用禁反悔原則
最高檢認為：專利權人在無效程序中曾陳述本專利中磨輥與磨盤為上下位置關系，而且復審委在利用對比文件1（US3339853）和對比文件6（US4022387）評價涉案專利權利要求1的創造性時，采納了專利權人的陳述，認為本專利“磨輥位于磨盤的上方”與對比文件1、6中“磨輥位于磨盤的內側”存在區別，進而認為權利要求1具有創造性。所以，（2011）鄂民三再終字第2號民事判決違反了“禁反悔”原則，認定被控產品的“磨輥位于磨盤的內側”與“磨盤上方通過支架活動裝有磨輥”構成等同為適用法律錯誤。
2、集佳通過認真研究，認定本案并不應適用禁反悔原則
我們全面結合專利權人做出上述陳述的語境和上下文進行分析，得出了與最高檢完全不同的結論。
在涉案專利的無效程序中，現有技術中的磨盤和磨輥為完全的內外關系，其磨輥的磨面與磨盤的磨面的外輪廓線均與地面垂直，如下圖所示：
上述對比文件（雷蒙機）的附圖中，其磨輥和磨盤兩者磨面的外輪廓線與地面垂直，且二者的軸心線平行。因此，磨輥與磨盤的相對位置關系僅為簡單的內外關系（完全內側），也即是二者磨面的外輪廓線與軸心線均與地面垂直，并不存在上下關系。然而，在本專利的主要實施例中，磨輥與磨盤之間存在著上下關系，呈斜上方布置，參見下述該專利的附圖1：
因此，在專利權人關于“磨輥在上、磨盤在下”的陳述，是針對對比文件為一種雷蒙機，只具有簡單的內外關系，不存在任何形式的上下關系的情況，而相對比較后提出的。所以，在考慮禁反悔這一問題時，也僅涉及將磨輥與磨盤僅為簡單的內外關系（磨輥和磨盤二者磨面的外輪廓線與二者的軸心線均與地面垂直）的情況排除在外，而不應當將磨盤與磨輥存在上下關系的多種方式，例如“磨輥傾斜設置”、“磨盤為錐形或盤形曲面”、“斜置磨合面”等斜上方的情況排除。
事實上，參見下述廣義公司提供的“廣義磨”的裝配圖，即可清楚地知道被控侵權產品的廣義磨，其磨輥也是位于磨盤的斜上方，與本專利完全相同，而不是抗訴書中提到的廣義磨是“磨輥位于磨盤的內側”：
3、最高院肯定了專利權人的主張，認定此案不適用禁反悔原則
最高院認定： “禁反悔”原則規定于專利侵權司法解釋第六條：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”…….本院認為，適用“禁反悔”原則需要考察專利權人在無效宣告請求審查程序中相關陳述的真實意思表示。經審理，從無效宣告審查程序中的證據 1 ( US3 339853 號美國專利）、證據 6 ( US4022387 號美國專利）公開的技術方案來看，其所公開的磨合面均是垂直設置，這使得磨輥與磨盤位于同一水平高度上配合工作，從而體現為磨輥處于磨盤內側的位置關系；而涉案專利權利要求 1 所包含的“磨輥位于磨盤斜 28側上方”的技術方案，能夠實現延緩待磨物料下降速度、增加研磨工作時間等有益效果。深湘公司在無效宣告審查程序中的意見陳述，意在強調涉案專利與前述證據 1 、 6 所公開的現有技術“磨輥位于磨盤內側”存在的區別，其只是在權利要求 1 所限定磨輥和磨盤相對位置的本來含義的范圍內使用“上下位置”這一表述的。
顯然，在無效宣告請求審查程序中，專利權人深湘公司基于證據 1 、 6 這兩份對比文件對涉案專利權利要求 1 所作的陳述，并沒有對所爭議的技術特征的字面含義作進一步的限制，沒有排除“磨輥位于磨盤斜側上方”的技術方案。因此，該技術方案不屬于在專利無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案。湖北高院再審判決對此問題的認定并未違反“禁反悔”原則。
最高院認定中的亮點在于：適用“禁反悔”原則需要考察專利權人在無效宣告請求審查程序中相關陳述的真實意思表示，不應當對個別文字進行斷章取義的解釋。這一論述對于今后案件中各級法院及案件當事人在考慮適用“禁反悔原則”時具有指導意義。
二、禁反悔原則適用的典型案例
上海鑫曜節能科技有限公司、安徽沃弗電力科技有限公司訴麥格納驅動公司確認不侵害專利權糾紛案。 永磁傳動技術的專利之爭，在電機傳動、節能市場上一直是被業內廣泛熱議的話題。美國麥格納驅動公司（MagnaDrive Corporation） 于1999年在美國華盛頓州成立，為涉案專利ZL98802726.7的獨占被許可人。鑫曜公司是一家中國的臺資高科技能源科技企業，與麥格納驅動公司的同類產品構成競爭。
由于麥格納驅動公司向鑫曜公司發送律師函，聲稱鑫曜公司制造、銷售的永磁調速器產品侵犯了麥格納驅動公司發明專利，這對鑫曜公司及代理商的生產經營產生了重大不利影響，因此，在依法履行催告程序后，有鑒于麥格納驅動公司既不撤回警告也未提起訴訟，鑫曜公司及代理商沃弗公司于2013年3月20日向安徽省合肥市中級人民法院提起確認不侵權之訴。
本專利申請公開說明書中，權利要求1包括如下內容：第一組兩個所述轉子分開一固定的軸向距離，并作為一個單元安裝到所述第一旋轉軸上隨其一致轉動；余剩的兩個所述轉子則安裝成沿軸向相反方向相對于所述的第二旋轉軸運動并隨其一致轉動。
針對上述權利要求1，審查員在《第一次審查意見通知書》中指出：……（上述引用內容）涵蓋了三種情況：兩個所述磁轉子，兩個所述導體轉子或一個所述磁轉子同一個所述導體轉子“分開一固定的軸向距離……安裝到軸”，而本申請的說明書只描述了其中一種情況……因此該權利要求得不到說明書的支持。
答復上述審查意見時，專利申請人對權利要求1的內容進行了修改，修改后的相應技術特征成為現權利要求的新技術特征：兩個所述導體轉子分開一固定的軸向距離，并作為一個單元安裝到所述第一旋轉軸上隨其一致轉動。
也就是說，經過修改，專利申請人明確將審查員指出的可能存在的三種情況，限定為本專利說明書中所記載的一種情況，而將其它兩種可能的情況排除在外。
本案中，專利權人認為，針對涉案專利鑫曜公司僅僅是將專利所述的磁轉子和導體轉子的位置互換，兩者的技術方案應當構成等同。然而，由于涉案產品所采用的技術方案，恰恰是專利申請人在審查過程中通過對權利要求的修改而放棄的技術方案”：“一個所述磁轉子同一個所述導體轉子…安裝到第一旋轉軸”。因此，根據禁止反悔原則，權利人無法在侵犯專利權糾紛案件中又將這一方案納入本專利的保護范圍。
合肥市中級人民法院經開庭審理，做出（2013）合民三初字第89號民事判決書，認定原告在其上所采用的技術方案，是專利權人在專利的申請過程中通過修改而放棄的技術方案，應適用“禁止反悔原則”，不構成專利侵權。
此后，合肥中院的一審判決由安徽省高級人民法院（2013）皖民三終字第84號判決所維持，并被安徽省高級人民法院選為年度十大知識產權案件之一。
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