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文/集佳知識產權代理有限公司 羅滿
摘要：
審查指南并未明確基于審查意見或者分案通知而進行的二次分案，不受普通分案期限限制之后是否還會受到其他期限限制，從目前流行的“法無禁止即可為”的觀點而言，則二次分案將不受期限限制。但筆者認為不受期限限制應當是違背了立法原意。
近日微信朋友圈分享了一篇文章，“超過20年，專利才授權！英特爾分案策略，大開眼界”。筆者仔細閱讀了該文章，主要在論及一篇中國專利文獻CN102841776B，該專利文獻為一分案申請，實際上是一件二次分案申請。
基本信息為：母案申請日1995.12.01-一次分案申請遞交日2002.7.10-一次分案授權日2008.8.20-二次分案申請遞交日2012.5.14-二次分案申請授權日2016.6.29。
也就是說，二次分案遞交日距離母案申請日17年，而授權日則相隔20年。
而我們來重新回顧下審查指南第一部分第一章5.1.1關于分案申請的時限規定：
“分案申請的遞交時間：申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿之前提出分案申請。上述期限屆滿后，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。
對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核。”
常規來說，母案只要未“死”（包括處于復審期、復審駁回后處于行政訴訟期），就可以分案；也就是上篇文章中所述的母案應當處于“pending”狀態。
之所以認為上述專利案件較為神奇，可能源于多數人對于分案申請提出的時間限制比較模糊，而這種超過母案申請近20年依然能夠進行分案申請的時限也遠遠超過了我們的常規理解。
但實際上，分案申請并非母案必須處于“pending”狀態，審查指南有但書規定。
審查指南第一部分第一章5.1.1在上述期限規定之后，還進一步規定：
“但是，因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。對于此種除外情況，申請人再次提出分案申請的同時，應當遞交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復印件”。
前述提到的文章，在分析該案時候認為，申請人利用了“但書”的規定，也就是說，分案申請存在單一性問題，并且是由審查員指出時，申請人再次分案的時限是不受限制的。按照該分析，本文所涉及的專利申請，其一次分案后應當是收到了指出單一性的審查意見或者是分案通知，然后在一次分案授權（2008.8.20）后，又提出二次分案申請（2012.5.14）。
無論是出于什么原因導致該案能夠被授權，但這種在距離母案申請近20年，且母案早已授權之后還能夠再次進行分案申請，筆者以為還是有失妥當。
首先，我們應當回歸到審查指南“但書”規定的原意。
根據審查指南規定，原則上，分案申請應當在母案處于懸而未決的狀態，一旦母案超過辦登期限、被駁回、撤回、視為撤回且未恢復，就不再進行分案申請。不討論主動分案的情形，當母案面臨審查員指出的單一性問題時，母案必然處于懸而未決狀態，此時申請人完全可以在規定的期限內進行分案，也就是，官方給予了申請人足夠的時間。
但是針對分案申請存在單一性問題再次進行分案時，很有可能上述期限已經超過了。一般來說，中國發明審查周期在1-3年之間，所以針對分案申請進行審查時，很有可能母案已經不再處于懸而未決的狀態，此時如果審查員認為分案申請仍不符合單一性的規定，而根據時限要求又剝奪分案申請再次分案的權利，將對申請人不夠公平。于是，審查指南“法外開恩”，針對審查意見或者分案通知，認定申請人可以再次分案，且不要求母案處于懸而未決的狀態。
筆者認為，不能因為“但書”規定再次分案申請不受普通分案時間的限制，就理解為再次分案不受期限限制。簡單比喻，假如法律規定“一個人故意殺人應當被判死刑，但是如果存在自首、立功情節，則不再執行死刑”，但是不再執行死刑就等于無罪釋放嗎？
其一，從法律規定來看，專利法實施細則42條作了規定。規定的分案時機即審查指南上所述的普通分案時限限制。也就是說，從立法原意來說，分案時機是應當受到限制的。
但是如果按照二次分案是基于審查員的意見時，將會不受時間限制。無論幾次分案，其基本屬性也仍然是分案申請，其不受時限限制與立法原意應當是相違背的。而且，實施細則42條規定“一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前…”，如果從寬理解，細則并未規定“一件專利申請”必須是原始母案，一次分案申請也可以作為新母案，二次分案申請時機按照新母案限制。
其二、從審查指南來看，由于實施細則并未明確涉及到具體細節，對于多次分案的情形，審查指南實際上是作了從嚴理解，并且作了更為詳細的規定，原則上以原始母案進行時機限定，而基于審查意見的二次分案則不按照母案進行時機限定。如上所述，審查員建議存在單一性問題而需要分案必然是母案審查期間，所以一次分案完全可以在母案狀態確定前進行，以上的分案申請提出時機限制是恰當的。而當審查員針對一次分案申請再次提出審查意見或者分案通知時，申請人也必然會在一次分案申請審查意見獲悉該情形。以母案和一次分案申請的關系來看，此時，一次分案申請相當于二次分案申請的“母案”，按照母案不死的分案時限規則，二次分案申請的提出應當在發出一次分案申請授權通知之日起兩個月內完成或者二次分案申請其他類型的狀態確定發生之前完成，而不是無限期地延期。
其三，二次分案申請無限延期，將導致公眾難以獲取正確的信息，無法界定最終專利權人可能實現的保護范圍。母案如果是經授權或者公開后駁回、撤回等信息，狀態確定后，公眾欲根據該專利信息進行相應的分析時，除了母案，還可以以母案的終結時間為基礎，進行相應地分案查詢信息，以確認最終的保護范圍。但是，一旦二次分案時間不受限制，公眾在母案申請日之后20年（保護期限，保護期限之后再分案無意義）均無法進行上述分析。顯然權利要求書作為確定保護范圍的標準也會大打折扣，因為說明書中任一在權利要求書中未提及的方案均可能被再次納入新的申請文件權利要求書中。
簡單示例說明，申請人以缺乏單一性的A、B、C申請了母案，然后進行了一次分案，以B、C提出一次分案申請，審查員對于一次分案申請必然會提出單一性問題，此時將會出現B或C的方案再次提出，無任何期限限制。公眾在查閱母案時，即便權利要求只保護了A，但是說明書中B、C、D的方案也會處于懸而未決狀態，因為無法知曉申請人會不會突然進行分案。
當然，也有觀點認為無論是否將所有方案體現在權利要求中，都屬于申請人的勞動成果，能夠被后續分案得以保護也是常情。而且，有些國家的分案就可以一直進行，不受期限限制。筆者目前的觀點主要是針對我國目前的法律框架下而言，既然規定了分案時機，那么很容易出現分案時機不受限制，將會導致部分情形下分案時機限定被架空。
并且，通常一件申請在公開三年后機會進入實質審查，如果二次分案不受時間限制，相當于公開的方案甚至在十幾年后才被實審，這也不太符合國內目前總的審查制度。
當然，由于細則并不明確，而審查指南也并未明確不受普通分案期限限制之后還會受到其他期限限制，從目前流行的“法無禁止即可為”的觀點而言，超過一定時限不允許申請人再次分案，也于法無據，所以出現上述20年依然能夠進行分案申請也就不足為奇了。對于申請人而言，則可以利用上述但書規定進行策略性的多次分案，實現多種目的，這在開篇提及的文章中已經有所論及。
以上是筆者對英特爾分案申請的分析拙見，難免有失偏頗，望批評指正。
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