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文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分所 朱駿珂
法律鏈接：
《商標(biāo)法》第九條規(guī)定，“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別”。
《商標(biāo)法》第十一條進(jìn)一步規(guī)定：下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；（三）其他缺乏顯著特征的。
前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。
案情簡介：
2015年5月4日，上海第一財(cái)經(jīng)傳媒有限公司（以下簡稱“申請(qǐng)人”）向國家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了第16862295號(hào)“第一財(cái)經(jīng)”商標(biāo)（以下簡稱“申請(qǐng)商標(biāo)”），申請(qǐng)?zhí)峁┑姆?wù)項(xiàng)目為第35類的“電視廣告，廣告片制作，商業(yè)管理咨詢，特許經(jīng)營的商業(yè)管理，替他人推銷，市場營銷，人事管理咨詢，表演藝術(shù)家經(jīng)紀(jì)，尋找贊助，計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)化”。商標(biāo)局于2016年2月23日駁回了上述商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)，駁回理由是：（1）該商標(biāo)與第9277323號(hào)“第1財(cái)經(jīng)CBN”商標(biāo)近似；（2）該商標(biāo)使用在所報(bào)服務(wù)項(xiàng)上，僅僅直接表示了服務(wù)內(nèi)容及特點(diǎn)。
涉案商標(biāo)標(biāo)樣如下：
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案件分析：
由于申請(qǐng)人提供了其與引證商標(biāo)注冊(cè)人簽訂的經(jīng)公證的共存同意書，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)之間已不存在權(quán)利沖突，第（1）條駁回理由已不具有可討論性。因此，以下筆者僅就第（2）條駁回理由對(duì)以上案件進(jìn)行分析。
所謂商標(biāo)的顯著性是指商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具備的足以使相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)來源的特征。而商標(biāo)顯著特征的判斷應(yīng)當(dāng)結(jié)合商標(biāo)的標(biāo)志本身（構(gòu)成要素、含義、整體外觀等）、商標(biāo)指定使用商品或服務(wù)、商標(biāo)指定使用商品或服務(wù)的相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣、商標(biāo)在所屬行業(yè)的實(shí)際使用情況等方面因素進(jìn)行綜合判斷。
第一，從申請(qǐng)商標(biāo)的標(biāo)志本身進(jìn)行分析，判斷商標(biāo)是否具有顯著性應(yīng)從商標(biāo)的整體印象考慮。就這點(diǎn)來說，申請(qǐng)商標(biāo)“第一財(cái)經(jīng)”雖然含有“財(cái)經(jīng)”二字，但其整體并非漢語中的固定搭配，它源于2003年7月，經(jīng)國家廣電總局批準(zhǔn)，上海電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道和東方廣播電臺(tái)財(cái)經(jīng)頻率的呼號(hào)統(tǒng)一改為第一財(cái)經(jīng)，是一個(gè)中文詞典里沒有的主觀臆造詞匯，申請(qǐng)人之所以創(chuàng)造這樣一個(gè)臆造詞的目的是希望可以為中國廣大群眾提供實(shí)時(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、高質(zhì)的新聞，打造具有公信力和強(qiáng)大影響力的全媒體金融與商業(yè)信息服務(wù)集團(tuán)，體現(xiàn)了申請(qǐng)人的獨(dú)特設(shè)計(jì)思路和理念。
第二，判斷商標(biāo)是否具有顯著性應(yīng)結(jié)合其指定的服務(wù)項(xiàng)目來分析，申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的“廣告、商業(yè)咨詢”等服務(wù)項(xiàng)目，其服務(wù)的內(nèi)容是由該項(xiàng)服務(wù)的消費(fèi)者決定的，如廣告的內(nèi)容取決于商品經(jīng)營者或者服務(wù)提供者所要推銷的內(nèi)容，廣告服務(wù)的提供商作為一種商業(yè)中介，只起到發(fā)布、傳播廣告的作用，并不能決定廣告的內(nèi)容。同樣地，商業(yè)咨詢服務(wù)的內(nèi)容同樣取決于作為該項(xiàng)服務(wù)的消費(fèi)者的企業(yè)意欲進(jìn)行咨詢的內(nèi)容。因此，申請(qǐng)人作為第35類服務(wù)的提供者并不能決定其提供的服務(wù)的內(nèi)容，相應(yīng)的，申請(qǐng)商標(biāo)“第一財(cái)經(jīng)”也不是對(duì)服務(wù)內(nèi)容的描述，而是作為一種指示和區(qū)分服務(wù)來源的標(biāo)志，以向相關(guān)公眾說明申請(qǐng)商標(biāo)“第一財(cái)經(jīng)”所使用的服務(wù)是由其申請(qǐng)人所提供，這也正好說明，申請(qǐng)商標(biāo)具有區(qū)分服務(wù)來源的功能。
第三，《商標(biāo)法》第十一條第二款規(guī)定：“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。”因此，商標(biāo)的顯著性還可以通過使用取得，不具有顯著性的標(biāo)志經(jīng)過長期使用后，成為表達(dá)某種商品或服務(wù)的專用標(biāo)志，獲得了第二含義，就可以成為具有顯著性和識(shí)別性的商標(biāo)。例如國內(nèi)享有盛名的“五糧液”商標(biāo)，曾被認(rèn)為直接描述了該商品的主要原料，根據(jù)我國商標(biāo)法的規(guī)定，不應(yīng)獲得注冊(cè)，但由于“五糧液”商標(biāo)經(jīng)過大量而廣泛的使用后，享有巨大聲譽(yù)，消費(fèi)者已經(jīng)完全可以將“五糧液”與四川宜賓酒廠出品的酒聯(lián)系起來，該商標(biāo)已具有了第二含義，當(dāng)然應(yīng)獲得注冊(cè)。 “五糧液”便因使用而獲得了顯著性。因此為了保險(xiǎn)起見，在本案中可以同時(shí)聲明，即便商評(píng)委認(rèn)為商標(biāo)本身不具有顯著性的情況下，該商標(biāo)經(jīng)過使用也取得了顯著性，符合《商標(biāo)法》第十一條第二款的規(guī)定。
最后筆者認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到商標(biāo)的重要性，做好申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的充分準(zhǔn)備，考慮商標(biāo)使用在的商品或服務(wù)項(xiàng)目，研究商品或服務(wù)的市場情況，在申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的前期下足功夫，盡量避免出現(xiàn)被駁回的情況。并且在日常的工作中，
企業(yè)除了更好的保護(hù)商標(biāo)本身的顯著性外，也應(yīng)該及時(shí)收集并整理企業(yè)在對(duì)重要的商標(biāo)進(jìn)行宣傳和使用中產(chǎn)生的各種文件證據(jù)，從而擁有更多的可以證明該商標(biāo)顯著性和知名度的證據(jù)，一旦出現(xiàn)被駁回的狀況，提出復(fù)審的成功率也會(huì)更高。
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