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文/集佳知識產權代理有限公司西安分所 朱駿珂
法律鏈接：
《商標法》第九條規定，“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別”。
《商標法》第十一條進一步規定：下列標志不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；（三）其他缺乏顯著特征的。
前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。
案情簡介：
2015年5月4日，上海第一財經傳媒有限公司（以下簡稱“申請人”）向國家商標局申請注冊了第16862295號“第一財經”商標（以下簡稱“申請商標”），申請提供的服務項目為第35類的“電視廣告，廣告片制作，商業管理咨詢，特許經營的商業管理，替他人推銷，市場營銷，人事管理咨詢，表演藝術家經紀，尋找贊助，計算機數據庫信息系統化”。商標局于2016年2月23日駁回了上述商標的申請注冊，駁回理由是：（1）該商標與第9277323號“第1財經CBN”商標近似；（2）該商標使用在所報服務項上，僅僅直接表示了服務內容及特點。
涉案商標標樣如下：
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案件分析：
由于申請人提供了其與引證商標注冊人簽訂的經公證的共存同意書，申請商標與引證商標之間已不存在權利沖突，第（1）條駁回理由已不具有可討論性。因此，以下筆者僅就第（2）條駁回理由對以上案件進行分析。
所謂商標的顯著性是指商標應當具備的足以使相關公眾區分商品或服務來源的特征。而商標顯著特征的判斷應當結合商標的標志本身（構成要素、含義、整體外觀等）、商標指定使用商品或服務、商標指定使用商品或服務的相關公眾的認知習慣、商標在所屬行業的實際使用情況等方面因素進行綜合判斷。
第一，從申請商標的標志本身進行分析，判斷商標是否具有顯著性應從商標的整體印象考慮。就這點來說，申請商標“第一財經”雖然含有“財經”二字，但其整體并非漢語中的固定搭配，它源于2003年7月，經國家廣電總局批準，上海電視臺財經頻道和東方廣播電臺財經頻率的呼號統一改為第一財經，是一個中文詞典里沒有的主觀臆造詞匯，申請人之所以創造這樣一個臆造詞的目的是希望可以為中國廣大群眾提供實時、嚴謹、高質的新聞，打造具有公信力和強大影響力的全媒體金融與商業信息服務集團，體現了申請人的獨特設計思路和理念。
第二，判斷商標是否具有顯著性應結合其指定的服務項目來分析，申請商標指定使用的“廣告、商業咨詢”等服務項目，其服務的內容是由該項服務的消費者決定的，如廣告的內容取決于商品經營者或者服務提供者所要推銷的內容，廣告服務的提供商作為一種商業中介，只起到發布、傳播廣告的作用，并不能決定廣告的內容。同樣地，商業咨詢服務的內容同樣取決于作為該項服務的消費者的企業意欲進行咨詢的內容。因此，申請人作為第35類服務的提供者并不能決定其提供的服務的內容，相應的，申請商標“第一財經”也不是對服務內容的描述，而是作為一種指示和區分服務來源的標志，以向相關公眾說明申請商標“第一財經”所使用的服務是由其申請人所提供，這也正好說明，申請商標具有區分服務來源的功能。
第三，《商標法》第十一條第二款規定：“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊。”因此，商標的顯著性還可以通過使用取得，不具有顯著性的標志經過長期使用后，成為表達某種商品或服務的專用標志，獲得了第二含義，就可以成為具有顯著性和識別性的商標。例如國內享有盛名的“五糧液”商標，曾被認為直接描述了該商品的主要原料，根據我國商標法的規定，不應獲得注冊，但由于“五糧液”商標經過大量而廣泛的使用后，享有巨大聲譽，消費者已經完全可以將“五糧液”與四川宜賓酒廠出品的酒聯系起來，該商標已具有了第二含義，當然應獲得注冊。 “五糧液”便因使用而獲得了顯著性。因此為了保險起見，在本案中可以同時聲明，即便商評委認為商標本身不具有顯著性的情況下，該商標經過使用也取得了顯著性，符合《商標法》第十一條第二款的規定。
最后筆者認為，企業應深刻認識到商標的重要性，做好申請注冊商標的充分準備，考慮商標使用在的商品或服務項目，研究商品或服務的市場情況，在申請注冊商標的前期下足功夫，盡量避免出現被駁回的情況。并且在日常的工作中，
企業除了更好的保護商標本身的顯著性外，也應該及時收集并整理企業在對重要的商標進行宣傳和使用中產生的各種文件證據，從而擁有更多的可以證明該商標顯著性和知名度的證據，一旦出現被駁回的狀況，提出復審的成功率也會更高。
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