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文/集佳知識產權代理有限公司 郭化雨
發明專利在授權之前，都需要經過實質審查程序，也就是業內常說的實審。在實審階段，由于對比文件的公開程度有可能會導致本申請原獨立權利要求例如權1出現創造性問題，為了提高授權前景，專利權人一般會對原獨立權利要求進行修改，增加一些特征或限定一些特征來限縮原本的保護范圍，以體現出本申請相對于對比文件具有突出的實質性特點和顯著的進步。除此之外，專利權人還可以通過主動補正或者在主動修改時機對原權利要求書進行修改。
不論在什么時機進行修改，申請人對權利要求書的修改均應符合專利法第33條的規定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”。
一個申請文件在實審階段，面對的一般是一位審查員，審查員所投入的時間和精力畢竟有限，不可能對每個申請文件的審查都面面俱到，故有可能未注意到某些申請文件權利要求中模棱兩可的修改、有超范圍嫌疑的修改或者不能直接地、毫無疑義的確定出的修改等。
所以，有些申請人在實審階段對權利要求書的修改比較隨意，會為了拿到專利權而“過度”修改權利要求書，甚至添加一些原本未記載在申請文件中的內容。雖然有可能這類修改僥幸未被審查員察覺并因此獲得了授權，但是，由于修改帶來的隱患實際存在并未消除，故這種取巧的修改有可能會導致獲得的該專利權不穩定。
故筆者認為，在實審階段對申請文件權利要求書的修改需要謹慎，應盡量避免出現明顯的修改超范圍問題，否則即使獲得了專利權，該專利在遭遇無效時，請求人會投入更多的人力物力分析該專利，任何實審階段的細微問題都相當于放在放大鏡下審視。故一些已經授權的專利可能會因為實審階段的修改導致出現難以解決的問題。
筆者本身具有一些專利無效的實務經驗，在代表請求人請求一件專利無效時，涉案專利就存在比較明顯的修改問題。該專利記載了一種掛個性化的設置方法，通過該方法用戶可以將自身熟悉的個性化設置從第一終端上傳到服務器，當該用戶需要使用陌生的第二終端時，該用戶可以從服務器下載之前上傳的個性化設置并應用在第二終端中，使得第二終端的應用環境變為自己熟悉的應用環境，從而提高了用戶體驗。
其授權文本中的獨立權利要求1記載了如下方案（由于獨權較長，故隱去了與本文論述無關的部分特征，并為了便于描述增加了段落編號）：
“1.一種個性化的設置方法，其特征在于，包括以下步驟：
（a）用戶利用第一終端提取所述第一終端上的個性化設置的參數以得到不同粒度的個性化設置參數并向服務器傳輸所述不同粒度的個性化設置參數；
（b）所述服務器將所述不同粒度的個性化設置參數按照粒度大小或者按照時間順序保存在所述服務器上；
所述用戶利用與所述第一終端不同的第二終端向所述服務器傳輸下載所述個性化設置參數的請求…
（c）在驗證成功后，所述服務器根據所述第二終端的配置信息將至少一個粒度的個性化設置參數傳輸給所述第二終端；以及
所述用戶在所述第二終端上配置所述個性化設置參數以得到所述個性化設置…。”
其中加粗的部分均為專利權人在實審階段修改增加到原權利要求1中的特征，也是本文議論焦點所在。
段落a和b中的修改是依據原從屬權利要求，從修改超范圍的角度來看并無太多不妥。但是段落c中的修改卻有很大問題，不論是“配置信息”還是“至少一個粒度”均完全未出現在原權利要求書或說明書中，也就是說根本沒有記載。
針對配置信息，有可能作為修改依據為說明書中的一段內容“用戶可以根據自己終端的能力，選擇不同粒度的個性化設置參數。如果第二終端是文字處理能力較差的手機等，則可以選擇低粒度的個性化設置參數。如果第二終端是臺式機等，則可以選擇最高粒度的個性化設置參數”。
但是根據此處記載所能得到的信息卻和段落c之間有很大區別，首先，說明書記載的是用戶根據自己終端能力從服務器挑選合適粒度的個性化設置參數，也就是由人來實現選擇，而并非是有服務器進行的選擇。其次，用戶根據的是自己終端的能力，或者說文字處理能力，這和配置信息的概念是有很大差別的，畢竟根據權利要求的上下文，該配置信息可以有很多可能的解讀空間，至少不能根據說明書這段的記載直接地、毫無疑義的確定出終端的能力就是配置信息。
故筆者認為對段落c的這一修改不僅導致了明顯的修改超范圍的問題，甚至也會導致權利要求不清楚、權利要求得不到說明書的支持以及權利要求書和說明書公開不充分的問題。其中不清楚、不支持、公開不充分的問題可能可以在口審階段通過解釋、限縮而得到一定程度的解決，但是，修改超范圍的問題卻比較棘手，難以解決。
所以在口頭審理時，針對這一點也是請求人和專利權人爭論的焦點，由于確實修改超范圍的問題比較嚴重，專利權人在解釋時就出現了一定顧此失彼、前后矛盾的論點。
在針對超范圍的無效請求理由的論述階段，專利權人對“服務器根據配置信息”這一修改進行了解釋，專利權人首先明確修改依據就是上述說明書記載的段落，并認為由于用戶的認知是有限的，有可能并不能了解自己終端的能力高低，故在用戶不能認知終端能力的前提下，可以直接地、毫無疑義的確定出服務器可以根據終端的配置信息下發合適的個性化設置參數。很顯然這一論點難以站得住腳，而且即使站在專利權人解釋的邏輯，在修改時也應將用戶認知能力這一條件修改到權利要求中才能實現一定程度上所謂的“直接地、毫無疑義”。
之后，專利權人又對“至少一個粒度”這一修改進行了解釋，由于說明書中確實沒有記載服務器下發個性化設置參數時有至少一個粒度，也沒有任何可能相關記載的情況，故專利權人轉而強調修改后的段落a和段落b可以作為修改段落c的依據，即之前用戶從第一終端上傳了不同粒度的個性化設置參數，那么之后用戶就可以從服務器下載不同粒度的個性化設置參數，也就是說，專利權人認為上傳不同粒度個性化設置參數可以作為下載個性化設置參數的修改依據，上述修改是可以直接地、毫無疑義確定的。
先拋開“不同粒度”和“至少一個粒度”實際保護范圍是有區別的不說，至少專利權人在解釋這一修改時明確了上傳的粒度和下載的粒度相同這一邏輯，但是這一邏輯顯然和專利權人解釋“配置信息”時的邏輯有矛盾，在解釋配置信息是否超范圍時，專利權人認為服務器可以在用戶不具有足夠認知能力時根據第二終端的能力確定出適合第二終端能力的個性化設置參數，通過說明書中記載的文字處理能力較差的手機可以選擇低粒度的個性化設置參數，文字處理能力較好的臺式機可以選擇最高粒度的個性化設置參數，顯然這里服務器確定下發給第二終端的個性化設置參數應與第二終端能力相關，而不是與第一終端上傳的個性化設置參數相關。
故專利權人針對“配置信息”是否超范圍的解釋與針對“至少一個粒度”是否超范圍的解釋出現了前后矛盾的地方。若合議組認同了請求人的上述意見，就很有可能會讓合議組傾向于對該專利做出部分或全部無效決定。
可見，實審階段對權利要求書的修改如果過于隨意或者為了授權強行增加技術特征的話，即使僥幸未被審查員發現而獲得了授權，若后續遇到專利權無效時，修改導致的問題依然會對專利權帶來不穩定的影響。
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