專利法第九條規定同樣的發明創造只能授予一項專利權。但同時還規定了一種例外情況“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”。
實踐中，申請人也經常采用針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的做法，由此，在發明專利申請的實質審查過程中，審查員會發出“不符合專利法第九條的規定”的審查意見。但是，相對于法二十二條或二十六條，代理人對法九條的理解通常并不那么深刻，從而有時會給申請人提出不恰當的建議。這種情況下，對中國專利法的規定不甚了解的申請人、尤其是國外申請人容易盲從于代理人的建議，從而針對這種審查意見通知書作出不恰當的應對，導致不利的后果，進而也會影響申請人對代理人、代理機構的評價。
有感于此，筆者對法九條的規定進行了進一步的研究，在此進行簡單的說明，以期能夠對代理人的工作有所幫助。
一、什么是“同樣的發明創造”？
根據審查指南的規定，“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請（或專利）中存在保護范圍相同的權利要求。與新穎性的判斷標準不同，在判斷是否屬于“同樣的發明創造”時，應當對權利要求書的內容進行比較，而不是將權利要求書與專利申請或專利文件的全部內容進行比較。如果有至少一項權利要求的保護范圍完全相同，則應當認為屬于“同樣的發明創造”。如果并不存在保護范圍相同的權利要求，則即便說明書的內容相同，也應當認為不屬于“同樣的發明創造”。
二、申請人為什么要“針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”？
既然“同樣的發明創造”指的是權利要求的保護范圍相同，鑒于費用的原因，貌似并無“針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”的必要。其實不然，正所謂“熙熙攘攘，皆為利往”，與可能獲得的利益相比，費用可以說是微不足道的。
眾所周知，我國針對實用新型專利申請采取初步審查制度，從提出專利申請到被授予專利權所需時間較短。而針對發明專利申請則采取早期公開、實質審查制度，從提出專利申請到被授予專利權需要較長的時間。但是，另一方面，發明專利權的期限為二十年，實用新型專利權的期限為十年。再者，針對二者的創造性要求也不同，發明要求“具有突出的實質性特點和顯著的進步”，而實用新型僅要求“具有實質性特點和進步”。
因此，如果申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，則很快就能夠被授予實用新型專利權，從而使其發明創造及時獲得專利保護。另一方面，在發明專利申請符合授權條件的情況下，通過聲明“放棄實用新型專利權”，就可以被授予發明專利權。這樣，申請人既能夠享受發明專利權所提供的二十年的保護期限，又不必擔心其發明創造不能獲得及時的保護。再者，申請人可以根據發明專利申請的審查情況判斷權利的穩固性，從而決定是否要放棄實用新型專利權從而獲得發明專利權。
三、申請人“針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”對公眾會造成何種影響？
正因為存在上述的優點，因此申請人有可能傾向采用上述做法以期實現利益最大化。但是，如果對申請人的上述做法不加任何限制，則有可能損害公眾的利益。
比如，如果在被授予發明專利權之前，實用新型專利權已經終止，則可以認為任何人都可以自由地實施該實用新型專利權所保護的發明創造。但是，如果后來申請人針對同樣的發明創造又獲得了發明專利權，則公眾實施實用新型專利權所保護的發明創造的行為會被指控侵犯了發明專利權。
有鑒于此，為了平衡申請人與公眾的利益，必須對申請人的做法加以限制。
四、當“針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”時，什么情況下才能“被授予發明專利權”？
專利法第九條規定，“同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”。
此外，專利法實施細則第四十一條規定，“同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關于同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理”。
根據上述規定可知，申請人在采取“針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”的做法時，若想獲得發明專利權，需要滿足以下規定：
1、實用新型專利和發明專利必須是“同日”提出的，需要特別說明的是，這里的“同日”指的是“申請日”，而不是“優先權日”；
2、申請人“應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利”，具體而言，申請人需要勾選發明專利請求書的第21欄“聲明本申請人對同樣的發明創造在申請本發明專利的同日申請了實用新型專利”、和實用新型專利請求書的第18欄“聲明本申請人對同樣的發明創造在申請本實用新型專利的同日申請了發明專利”。應當說明，專利法實施細則第四十一條中規定的“未作說明”既包括在提交兩件專利申請時均未進行說明的情況，也包括僅在提交其中一件專利申請時未作說明的情況；
3、“先獲得的實用新型專利權尚未終止”；
4、“申請人聲明放棄實用新型專利權”。
五、代理實務
由于存在上述限制，因此，代理人在實際工作中需要注意以下事項：
首先，在申請人指示“針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”的情況下，要確保在同日提交兩件申請，并且務必在請求書中分別作出說明。
其次，在收到審查員發出的審查意見通知書后，要仔細核實是否屬于“同樣的發明創造”、是否“同日”提出、是否在請求書中分別作出了說明、實用新型專利權是否尚未終止，只要在這四個條件都滿足的情況下，才可以提示申請人能夠通過放棄實用新型專利權來獲得發明專利權，否則就需要對權利要求進行修改，使得二者的保護范圍不同。
六、總結
以上，簡單地分析了“針對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利”時的例外情況，申請人可以根據實際情況靈活運用法九條的規定，以期獲得最有利的結果，而代理人在實際工作中要仔細研究，以最大程度地保護申請人的利益。
參考文獻
1、中華人民共和國專利法
2、中華人民共和國專利法實施細則
3、專利審查指南
4、中國專利法詳解