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文/集佳知識產權代理有限公司 張青
知識產權作為重要的無形資產已成為各國經濟發展戰略的重要內容，隨著世界經濟一體化和科學技術的發展，知識產權法律制度的全球化也逐漸來臨。近年來，我國的科技創新能力顯著增強，對于科技創新的衡量標準，在學界也多以專利（特別是發明、實用新型專利）申請狀況為參考依據。而一項申請專利具備創造性是授予其專利權的必要條件之一。為了提高專利保護的穩定性、在各國盡可能的一致性以及公平性，本文通過對鄰國日本關于創造性、特別是對于公知常識、常用技術手段等的評價及認定與中國的審查實踐進行比較，探討兩國關于創造性評價的差異性，期望對我國的審查實踐有所啟示。
一、 審查現狀
在審查實踐中，經常能夠遇到一件日本專利申請在日本已經獲得授權，且對應的中國專利申請在審查過程中，所引用的對比文件與日本審查員引用的對比文件完全相同，審查意見也大致相同，但在區別技術特征未被任何對比文件公開的情況下，審查員在判斷要求保護的發明對本領域技術人員是否顯而易見時，在沒有任何證據支持的情況下，卻認定為該區別技術特征屬于“公知常識”、或 “常用技術手段”、或者該區別技術特征為“通過有限次的試驗可以得到的”，進而以本領域技術人員結合公知常識、或者通過有限次試驗，獲得該發明是顯而易見的為由，而否定該發明的創造性。
在對比文件的基礎上，能否結合公知常識等或通過有限次試驗即可獲得本發明，是一個主觀性較強的判斷。特別是以“公知常識”或“有限次試驗”為由否定創造性時，如果沒有舉證或充分地說明理由，則很容易導致當事人難以信服而引發爭議。
對于此類公知常識的證據應當如何認定、以及哪一方負有舉證責任，筆者在實現過程中也存在一些困惑，現從以下幾方面對中日兩國的相關規定進行說明，以期能夠引發業內人士的思考。
?。ㄒ唬┲袊P于創造性及其判斷標準的相關規定
?。?）關于創造性的判斷標準
對于創造性，中國專利法第二十二條第三款規定，“創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步”，同時，專利法第二十二條第五款還規定“本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術”。
另外，對于突出的實質性特點，審查指南第二部分第四章2.2節在給出了定義的同時，還對是否顯而易見進行了原則性的描述，即 “發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的。如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點”。
對于發明具有顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。例如，發明克服了現有技術中存在的缺點和不足，或者為解決某一技術問題提供了一種不同構思的技術方案，或者代表某種新的技術發展趨勢。
此外，“公知常識”是在創造性的評價中常見的概念，然而由于審查員或者當事人會基于自身的知識水平對“公知常識”進行判斷，因此往往難以有客觀、統一的標準。對此，審查指南中規定的公知常識的證據通常限于以下幾種形式：工具書、教科書和技術手冊、技術詞典。
（2）關于創造性的判斷方法
對于如何判斷發明或實用新型是否具有創造性，審查指南中進一步給出了具體的判斷方法，即歸納為三步法：
確定最接近的現有技術；
確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；
判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見。
但在審查實踐中，常常碰到審查員在判斷是否為公知常識、要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見時，在沒有證據支持的情況下，即判定為屬于“公知常識”、或“常用技術手段”，或者以數值
或數值范圍是“通過有限次的試驗可以得到的”為由，而否定本發明的創造性。
（3）關于“公知常識”等的舉證責任
【審查指南】規定，“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明”。
根據該規定可知，審查員在使用“公知常識”進行創造性的評價時，并不負有“初始的”舉證責任，只有在申請人提出異議的情況下，審查員才“應當能夠說明”或“提供相應的證據予以證明”。這樣的結果，導致近年來在審查意見通知書中，審查員在未進行詳細說明或未給出證據的情況下，而以“公知常識”來否定發明的創造性的情況并不少見。
（二）日本關于創造性及其判斷標準的相關規定
?。?）關于創造性的判斷標準
日本專利法第二十九條規定：凡完成在工業上可利用的發明的發明人，除下列記載的發明之外，可以獲得該項發明的專利：
專利申請之前在日本國內已是眾所周知的發明；
專利申請之前在日本國內已是公開實施的發明；
專利申請之前在日本國內或在國外公開的刊物上已有記載的發明，
專利申請之前，具備該發明所屬技術領域的普通知識者，根據記載于前項各款中的發明而能夠容易實現發明時，不拘同項的規定如何，對其發明不能給予專利權。
在此，我們可以注意到：根據日本專利法的規定，日本對于新穎性、創造性都是“否定式”的表述，簡言之：若本領域普通技術人員根據現有技術能夠容易想到本發明時，則本發明不能被授予專利權。
另外，在日本【審查基準】第二部分第二章2.5（1）中，對于區別技術特征為數值范圍、或從公知材料中選擇優選材料、或常用技術手段的選擇等情況下的創造性的判斷，給出了原則性的判斷基準，即：“為解決特定技術問題而從公知材料中優選、對數值范圍的優化、等同物的替換、常規技術手段的選擇等，是本領域技術人員發揮通常的創造能力，
且區別技術特征僅為這些點時，如果沒有能推導出具有創造性的其他證據，通常這樣的發明被認為是本領域技術人員容易想到的”。
此外，在該第二部分第二章2.5（2）中，針對限定數值范圍的發明進行了更進一步的明確，即：若本發明所限定的數值范圍，具有對比文件未公開的有益效果，與對比文件所公開的效果本質上不同、或者本質相同但具有極其優越的效果，而結合當時的技術水平，本領域技術人員無法預測的時候，可以判定為具有創造性。
由此可以看出：與中國的【審查指南】中的相關規定相比，日本的【審查基準】中的規定更為細致和具體，即：技術手段的選擇、材料的優選或替換等是否是為了解決特定的技術問題？所限定的數值范圍是否具有對比文件未公開的有益效果？是否與對比文件所公開的效果在本質上不同？
另外，對應于我國的公知常識，在日本使用的是“周知技術”的概念，日本專利局在將文獻作為證據認定周知技術時，原則上要多篇文獻；當其為專利文獻時，一般需引用2-3篇文獻；當其為教科書等文獻時，1篇即可認定為周知技術。
?。?）關于創造性的判斷方法
與中國的審查指南中規定的三步法不同，日本雖然沒有明確的三步法，但拒絕理由通知書中對于創造性的判斷，通常主要由以下部分構成：
首先，是對本發明與對比文件的發明（最接近的現有技術）的認定，包括兩者相同點的認定以及區別點的認定；
其次，基于區別點進行討論，概述從現有技術出發，基于對比文件的發明是否容易想到本發明，具體而言，討論區別技術特征與所要解決的課題之間的關系（區別技術特征涉及的課題是否是容易想到的），明確區別技術特征是否是為了解決本發明的技術課題等。
進而，從技術領域、技術課題、作用以及效果的共通性出發，判斷是否存在結合的啟示（目的在于排除事后分析，即排除事后諸葛亮）。
?。?）關于“公知常識”等的舉證責任
基于日本專利法對新穎性、創造性的“否定式”的表述：若本領域普通技術人員根據現有技術能夠容易想到本發明時，則本發明不能被授予專利權的規定，換言之，根據字面的描述，除了能夠容易想到（有啟示）以外，默認是可以被授權的。所以審查員在寫拒絕理由通知或者準備駁回時，需要寫明為什么是容易想到的、或者為什么有結合的啟示，因此審查員一方負有舉證的責任，這一點與中國的審查實踐有著明顯的差異，這樣做能夠有效地防止“公知常識”、“容易想到”等的濫用，有效地促進審查進程。
?。?strong>三）中、日關于創造性及其判斷標準的對比的思考
根據以上對中、日兩國在創造性的判斷標準以及判斷方法的對比分析，我們可以看到尤其是在“公知常識”、“容易想到”等的舉證責任方面存在較大的差異，因此導致兩國的專利審查人員在對于創造性的判定和書寫審查意見時的思路、裁量以及發出審查意見通知書后對專利權利產生的影響和擔負的責任方面都會存在較大的差異，從而直接影響了兩國對于創造性評價的客觀性、一致性以及公平性，造成一件專利在兩國申請，即使對比文件完全一致，審查意見也大致相同，卻遭遇迥然不同的審查結果的現狀。
故此，筆者認為，在國際交流日益頻繁，專利國際申請日益增加，知識產權日益受到重視的今天，日本在專利審查中的舉證要求對我國的專利審查來說也有一定的借鑒意義。如果兩國能夠在專利審查標準、評價方法、以及責任界定等層面相互交流，互相借鑒，盡可能客觀地統一標準，增強審查人員的責任意識，則能夠使得公知常識等的判斷較為客觀，避免審查人員草率地套用行話，同時減少專利從業人員的困惑、減少當事人難以信服而引發爭議，進一步增加國際專利審查中的公平、公正性。
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綜上所述，筆者認為專利保護應當充分考慮到專利權人和社會公眾二者利益的平衡，既要公平公正地尊重專利權人付出的創造性勞動，鼓勵發明創造，鼓勵各行業的人更多地申請專利，提高整個行業的科研水平、創新能力，又要給社會公眾一定的實施新技術的空間。對此，我國的審查實踐在堅持獨立審查制度的基礎上，也可以同時借鑒或參考各國的審查實踐中的經驗，從而盡可能客觀公證地對公知常識等進行判斷和認定，兼顧專利確權程序的公平與效率。只要我們不斷吸取別人的經驗并加以消化、完善，并形成自己的審查制度，將會對我國的專利事業及科學技術的進步和發展起到非常重大的推動作用。
以上，對中、日兩國專利審查實踐中，關于創造性的評價作了初步的梳理，以期進一步的探討和思考。如有不妥之處，敬請指正。
參考文獻：
[1] 國家知識產權局，專利審查指南2010
[2] 日本特許法
[3] 日本特許廳，《發明、實用新型審查基準》（2010年6月修訂）
[4] 淺談“公知常識”的證據認定及考量因素----倪曉紅（復審委審查員）
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