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文/集佳知識產權代理有限公司 邢雨辰
美國專利法的101條款規定：
Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.
該條款對專利申請保護的主體提出了可專利性的要求，即什么類型的主體是可以獲得專利保護，什么類型的主體不可以獲得專利保護。
單從該條款的法定范疇來看，只要主體是屬于新的而且有用的“過程”“機器”“制品”或“物質組成”，或者是對其的改進，均可以獲得專利權的保護。然而，隨著美國專利實踐的發展，對于保護主體的可專利性逐漸形成了更加完善也更加嚴格的要求，并圍繞101條款產生了一套由諸多判例構成的體系。其中，對專利審查產生較大的影響一個判例是美國最高法庭對Alice案（Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct.2347, 2354 (2014)），在該案中，最高法庭判定可專利性的兩步法，即：
1. 判斷權項是否指向不可專利的概念；
2. 從單獨和有序結合為整體兩個層面考慮權項所有的額外要素，判斷額外的要素是否能將該權項轉化為一個可專利的主體。
在該兩步法的基礎上，對專利審查中涉及可專利性問題的判斷，USPTO要求審查員在權項屬于101條款中規定的四種法定類型的基礎上（Step 1），繼續進行對應于兩步法判斷，即：
Step 2A，權項是否指向不可專利的主體（抽象概念、自然規律、自然現象、自然產物、人類活動等）；
Step 2B，權項作為一個整體是否比該不可專利的主體具有顯著的更多(significantly more)。
以上兩步判斷的初衷是為了防止在專利的保護范圍中涵蓋對“人類思維”和“自然存在”的壟斷，因此要求專利申請的權項要盡可能使用限制性的書寫方式來規避這種壟斷。
然而，從現實來看，隨著互聯網和金融行業的發展，很多專利申請的主體都會不可避免的涉及到一些抽象概念和自然規律，比如按某種算法和規則運行的設備、獲取數據并對數據進行操作的裝置等等，因此在專利審查中，關鍵的判斷自然而然地落入了第二步，即判斷在算法、規則、數據獲取和操作之外的特征是否能將該權項轉化為一個可專利的主體。
對此，巡回法庭曾指出，只要權項的要素包含超出工業中目前“眾所周知、常規、傳統”（well-understood, routine, conventional）的行為，就可以滿足Alice 案第二步判斷。雖然該條件看似涵蓋了較為廣闊的范圍，但換一個角度來看，如果一個專利申請因涉及抽象概念等主題而沒有通過Alice第一步判斷，那么其能否滿足可專利性要求就只取決于審查員對“眾所周知、常規、傳統”定義的理解。
但是，在以往的審查實踐中，由于“眾所周知、常規、傳統”是一個相對主觀和模糊的判定標準，很多情況下審查員在OA中只會泛泛的說一句“權項不包含任何非眾所周知、常規、傳統的附加特征”或者“權項中的……特征是眾所周知、常規、傳統的”，而不去做任何進一步的解釋和說明。同時，在OA的答復中，代理人或者申請人對不屬于“眾所周知、常規、傳統”的舉證顯然是非常困難的，而由于附加特征往往涉及到算法或者規則運行的主體，直接進行權項的修改往往又會存在修改超范圍或者權項范圍過小的問題。因此，從代理人或者申請人的角度來看，當在經過對101問題的多輪爭辯之后，審查員突然強調“眾所周知、常規、傳統”的問題經常會讓答復工作陷入無從發力和難以下手的境地。
針對這一問題，以Berkheimer案（Berkheimer v. HP Inc., 881F.3d1360 (Fed. Cir. 2018)）為契機，USPTO與2018年4月19日下發了新的備忘錄（https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/memo-berkheimer-20180419.PDF），對審查員判定“眾所周知、常規、傳統”提出了新的要求。
簡單來說，Berkheimer案涉及到了對“眾所周知、常規、傳統”的事實判斷。巡回法庭在判決中強調了“眾所周知、常規、傳統是一個事實問題”，并認為“說明書的技術進步按照其在權項中體現的程度，產生該發明是否是眾所周知、常規、傳統的爭議”。從判決結果來看，Berkeheimer案中部分權項的限定不能直接推導出說明書的技術進步，因此被認為沒有包含“非傳統”的解決方案，也不涉及事實爭議；而另一部分權項的限定直接與說明書聲稱的技術進步直接關聯，因此其是否包含了“非傳統”的解決方案是一個涉及說明書記載內容的重要事實爭議。最終，巡回法庭認為在存在重要事實爭議的情況下，地方法庭的簡易判決不合適，需重審。
同時，巡回法庭強調了是否是“眾所周知、常規、傳統”的與是否記載在現有技術中是兩個不同的問題，即，一個特征已經被記載在現有技術的某個文獻里并不能表明該特征就是“眾所周知、常規、傳統”的。
據此，USPTO認為，權項的一個特征或者元素是否是“眾所周知、常規、傳統”的，其判斷依據應當參照美國專利法112(a)條的判斷依據，即“是否該特征已經被本領域熟知因此不需要在說明書中記載細節”。
由此可見，該要求實質上對“眾所周知、常規、傳統”的判定提出了比較清晰的參照，而由于112(a)條中包含要求“使得本領域技術人員能夠制作或者使用”，因此該要求實際上是比較嚴格的。
進一步的，USPTO將“眾所周知、常規、傳統”判定的舉證責任置于審查員一方，即“事實判斷”中的“事實”需要由審查員來提供，備忘錄中規定了該“事實”可以采用以下四種形式：
1. 引用申請人在說明書或者陳述中的描述，該描述明確指出該特征是“眾所周知、常規、傳統”的；
2. 引用法庭的決定，該決定曾討論該特征是“眾所周知、常規、傳統”的；
3. 引用公開出版物證明該特征是“眾所周知、常規、傳統”的，該出版物可以是討論了現有技術和眾所周知技術的書籍、說明書、綜述等；
4. 以官方公告的形式聲明該特征是“眾所周知、常規、傳統”的，但僅限于審查員確定自己的結論的情況下。 特別的，該備忘錄強調了并非所有用于評述新創性的文件都可以作為第2點中出版物，該出版物的特性（如語言種類、公眾接觸程度等）和描述（是否是廣泛使用的、眾所周知的）均需要滿足要求。
從現實看來，中國專利實踐中對寫入存儲器的程序和執行某種算法的模塊化系統的審查較為寬松，而隨著我國互聯網企業的發展，這一類的專利申請往往著眼于“改變某一系統的運行和連接的方法”以“獲得更好的用戶體驗”或“擴展原有的功能”。由于這一類專利申請的主體是算法或者對數據的處理，而且往往本身不對計算機本身產生改進，在實際的審查過程中通常會直接被認為其額外的限定是“眾所周知、常規、傳統”的，因此直接面臨101問題。
對此，筆者認為，該備忘錄涉及的新規則對目前的專利申請有相當重要的指導意義，雖然對審查員的嚴格要求給申請人和代理人提供了更大的便利，但具體來說需要特別注意以下幾點：
1. 在權利要求的撰寫方面，需要考量說明書的技術進步與權項特征的關聯程度，無論是獨權的必要特征還是從權的附加特征，都需要盡可能在說明書中直接建立與技術效果之間的聯系；
2. 在說明書的撰寫方面，需要建立附加特征尤其是算法執行主體或者數據操作主體的多個層次，從確定的非常規主體到較為不確定的非常規主體均有涉及，以應對針對101的修改；
3. 在說明書的撰寫方面，需要注意相關的特征是否在美國101判例中已經被討論過，如果已經被認定為“眾所周知、常規、傳統”則需要注意規避；
4. 在說明書的撰寫方面和OA的答復方面，需要注意針對112(a)問題的說明是否會影響到潛在的101問題，特別是承認本領域技術人員能夠實施或者想到某些要素是否會導致權項的附加特征落入“眾所周知、常規、傳統”的范圍。
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