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文/集佳知識產權代理有限公司 馮柳偉
在專利審查意見通知書中，經常會遇到“上述區別技術特征是本領域的慣用技術手段”、“上述區別技術特征是本領域的常規選擇”或“上述區別技術特征是本領域技術人員容易想到的”中至少一種將區別技術特征認定為公知常識的評述方式；而且在上述任一種評述方式中，審查員均不會主動提供能夠證明區別技術特征為公知常識的證據，而只會通過簡單的說理將區別技術特征認定為公知常識。如此，容易導致當申請人不認可審查員的觀點時卻無法進行有效反駁，從而影響了該專利申請的授權。在本文中，筆者將結合公知常識的相關法律知識以及案例對公知常識的答復技巧進行介紹。
公知常識的相關法律知識
在《專利審查指南》（2010版）第二部分第四章3.2.1.1節中所記錄的公知常識具體為“下述情況，通常認為現有技術中存在上述技術啟示：( i )所述區別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書中等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段… …”。另外，在《審查操作規程》（2008版）實審分冊第四章1.3.1節中所記錄的公知常識具體為“以下情形可以認為現有技術整體上存在技術啟示：（1）所述區別技術特征為公知常識，例如，所屬領域中用于解決發明所解決的技術問題的慣用手段，教科書或工具書等中披露的解決發明所解決的技術問題的技術手段，或者教科書、工具書中為解決相關技術問題而引用的其他文獻披露的內容… …”。
通過對比可知，《審查操作規程》中所記錄的公知常識的內容只比《專利審查指南》中的相關表述多了“教科書、工具書中為解決相關技術問題而引用的其他文獻披露的內容”而已。
通過結合上述兩個文件中所記錄的公知常識內容可知，在我國專利審查文件中沒有明確地給出公知常識的概念及判斷方法，只是通過舉例的方式給出了兩三種可以認定為公知常識的情況。這就容易導致審查員和申請人對公知常識的認定產生不同觀點，而且持有不同觀點的審查員和申請人也很難通過說理的方式讓對方接受自己的觀點，從而導致申請人和審查員之間不斷地進行辯論，增加了專利審查時間。
此外，我國專利審查文件中不僅沒有明確地給出公知常識的概念及判斷方法，而且還給審查員分配了較輕的公知常識舉證責任。在《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章4.10.2.2節中相關規定為：“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明。”由此可知，當申請人對審查員所認定的公知常識產生異議時，審查員可以僅通過說理的方式進行證明，無需進行公知常識的舉證，如此很容易導致因濫用公知常識而影響申請人的專利申請的授權。
根據上述公知常識的相關法律知識可知，在我國專利審查中，如何進行公知常識的判定是不明確的，而且審查員也沒有明確的責任向申請人進行公知常識的舉證。因而，為了避免專利申請直接因公知常識被駁回，申請人可以利用一定的答復技巧反駁審查員所認定的公知常識，或者引導審查員進行公知常識的舉證。
申請人的答復技巧
筆者認為申請人可以采用以下五種答復技巧：
技巧一
申請人可以通過主動舉證的方式，向審查員證明在本領域中解決專利申請實際要解決的技術問題時所采用的技術手段與區別技術特征是不相同的。
案例一詳情：針對一種名稱為“電動車輛用電機防水結構”的95120546.3號發明專利申請的復審中，合議組認為：在缺乏足夠證據和理由的情況下，簡單認為本專利申請權利要求1中的區別技術特征“通過開口將積存的水分排出”是本領域普通技術人員的公知常識缺乏依據。據此，合議組撤銷原駁回決定。
案例一分析：對于電動車輛用電機的技術領域來說，防水結構的慣用技術手段是通過強化密封的方式來避免馬達進水。然而，案例一中則是采用設置一條連通通路的技術手段，使得馬達內部空間能夠與大氣連通，以實現向外排出進入馬達內部的積水。由此可知，案例一提供了一種與上述慣用技術手段完全不同的開放式防水結構，因而，對于電動車輛用電機的技術領域來說，“通過開口將積存的水分排出”的技術特征不是本領域普通技術人員的公知常識。
案例一反思：如果申請人在審查意見答復過程中，能夠通過主動舉證的方式，向審查員證明在本領域中防水結構的慣用技術手段是一種密封式方式防水結構，而且該慣用技術手段與案例一提供的開放式防水結構是完全不同的，那么審查員應該就不會輕易的只利用公知常識便將案例一的專利申請進行駁回了，此時，審查員可能會進行舉證、重新檢索或直接授權了。
技巧二
申請人可以通過分析區別技術特征在專利申請中實際要解決的技術問題與審查員認定的公知技術特征所解決的技術問題之間的區別，以便向審查員證明該區別技術特征在專利申請中實際要解決的技術問題沒有被公知常識公開。
案例二詳情：針對一種申請日期為2014年7月1日名稱為“一種伸縮支架”的發明專利申請的實審中，審查員認為：“所述摩擦環呈錐爪型，且摩擦環的錐部朝向下方，位于所述摩擦環根部上端相連一調節裝置，所述調節裝置與所述伸縮管外側接觸”的區別技術特征，實際要解決的技術問題是“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時具有緩沖作用”；而且該區別技術特征是本領域的公知常識，權利要求1 不具備創造性。
隨后，申請人針對上述審查意見通知書進行了答復，并在答復中對審查員認定的技術問題進行了質疑。申請人認為：本申請中的區別技術特征實際要解決的問題是“通過錐爪型摩擦環來提供一種可變化的摩擦力，這種摩擦力在伸縮管下移時變大，以避免伸縮管迅速下降造成物件砸壞或人員受傷，同時這種摩擦力在伸縮管上移時變小，使得伸縮管能夠便捷地從固定管中伸展出來”，并不是審查員所認定的“如何增大摩擦力來阻礙伸縮管的下移，使得伸縮管下降時具有緩沖作用”的技術問題。由此可知，由于區別技術特征所解決的技術問題不是審查員認定的公知技術特征所解決的技術問題，因而上述區別技術特征并不是本領域的公知常識，本申請具備創造性。
審查員最終接受了申請人的上述答復觀點，使得該申請順利獲得授權。
案例二反思：申請人通過分析上述區別技術特征在案例二中實際要解決的技術問題，來反駁審查員在審查意見通知書中所認定的技術問題，從而有效地向審查員證明了上述區別技術特征在案例二中實際要解決的技術問題沒有被公知常識所公開，進而證明了該區別技術特征不是公知常識。
技巧三
申請人可以通過分析區別技術特征在專利申請中達到的技術效果與審查員認定的公知技術特征所達到的技術效果之間的區別，以便向審查員證明該區別技術特征在該專利申請中產生了意想不到的技術效果。
案例三詳情：北京市高級人民法院高行終字第251號行政判決書指出，當技術手段被認定為公知常識時，應當明確該技術手段在技術方案中所起到的技術效果，將區別技術特征帶來的技術效果與公知證據帶來的技術效果進行比較，如果前者明顯優于后者，則區別技術特征帶來預料不到的技術效果，應認可其創造性。
案例三反思：申請人可以通過分析區別技術特征在專利申請中達到的技術效果明顯優越于審查員認定的公知技術特征所達到的技術效果，以便向審查員證明該區別技術特征在專利申請中產生了意想不到的技術效果。
需要說明的是，技巧三特別適用于技術手段被審查員認定為公知常識，而且審查員還認為本申請提供的具體參數屬于本領域技術人員經過有限的試驗便能夠確定的參數的應用場景。
技巧四
申請人可以通過說理分析或舉證的方式，向審查員證明在現有技術中不存在該區別技術特征的技術啟示。
案例四詳情：針對一種涉及給筆記本鍵盤轉印圖案的方法且名稱為“一種圖案轉印方法”的發明專利的實審中，審查員認為：“位于按鍵和底座之間的第一空間的第一支撐部，以及填充于第二空間的第二支撐部”的區別技術特征是本領域的公知常識。
隨后，申請人針對上述審查意見通知書進行了答復，而且申請人在答復中通過還原發明構思的方式向審查員證明了在現有技術中不存在該區別技術特征的技術啟示。申請人認為，本申請的發明構思是：當將按鍵先安裝到鍵盤上再采用滾輪進行圖案轉印處理時，發明人發現在圖案轉印過程中容易發生按鍵的偏移，因而，本申請通過按鍵之間需要加裝支撐部件（也就是第二空間的第二支撐部）的方式，能夠有效防止加壓轉印時按鍵發生偏移，從而提高了處理效率。然而，對比文件1提供的圖案轉印方案具體為：先進行圖案轉印再組裝至按鍵底座，且采用多個加壓頭同時加壓轉印，由此可知，在對比文件1 中，相鄰按鍵之間的相對位置并不需要支撐固定，因而，區別技術特征不能與對比文件1 結合以得到本申請的技術方案。因此，現有技術中不存在區別技術特征的技術啟示，因而區別技術特征并不是公知常識，權利要求1 具備創造性。
案例四反思：當現有技術中無法給出區別技術特征的技術啟示時，則申請人可以通過說理分析或舉證的方式，向審查員證明在現有技術中不存在該區別技術特征的技術啟示。
需要說明的是：現有技術中無法給出區別技術特征的技術啟示具體包括如下情況：現有技術與區別技術特征結合時無法達到本申請所達到的技術效果；或者，現有技術中給出了與區別技術特征相反的技術特征；或者，現有技術中明確給出了無法與區別技術特征進行結合的解釋等等。
技巧五
申請人可以通過說理分析或舉證的方式，向審查員證明在該專利申請的申請日或優先日之前該區別技術特征不是公知常識。
案例五詳情：針對一種申請日期為2007 年11 月28 日名稱為“一種觸摸屏手機在待機狀態下迅速使用常用功能的方法”的發明專利的實審中，審查員認為：“該觸摸屏手機在觸摸屏中部，運營商標志和/ 或日期時間顯示以外的區域，為手機的待機狀態定義至少3 個區域作為快捷方式觸摸按鍵的鍵區，并將功能菜單中的常用功能與觸摸按鍵的鍵區直接建立關聯，手機在待機狀態下，觸摸顯示某個常用功能快捷圖標的快捷方式觸摸按鍵時，手機直接執行與其相應的常用功能”的區別技術特征為公知常識。
隨后，申請人針對上述審查意見通知書進行了答復，而且申請人在答復中通過公知常識的時間屬性向審查員進行質疑。其中，申請人認為：該申請的申請日為2007年11月28日，在當時，將手機的常用功能的快捷圖標直接放在觸摸屏手機的待機桌面上，并不屬于本領域的慣用技術手段。
隨后，針對申請人的質疑，審查員進行了補充檢索并舉證，證明了上述區別技術特征是公知常識，而且申請人接受了審查員的審查意見，最終該申請視撤。
案例五反思：當沒有任何辦法反駁審查員認定的公知常識時，可以通過說理分析或舉證的方式，向審查員證明在該專利申請的申請日或優先日之前該區別技術特征不是公知常識。如此又利于引導審查員對公知常識進行舉證，有利于加快審查效率。
以上是筆者在進行審通答復過程中針對于“公知常識”答復的一些思考總結，其中若有不妥之處，還請讀者批評指教。
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