文/集佳知識產權代理有限公司西安分部 耿苑
眾所周知，不論哪個國家的專利審查中，在評述權利要求的新穎性或創造性時，首先要認定對比文件是否屬于現有技術。
在日常工作中，筆者發現在美國的專利審查中，認定現有技術的方法與中國的方法有所不同，而且確實存在審查員錯誤認定現有技術的情況。因此對于代理人而言，核實對比文件的合法性是必不可少的步驟。在核實對比文件的過程中，不能照搬中國的或其他國家的實踐經驗，只有深刻理解美國專利法的相關規定，綜合考慮各種因素的相互制約，才能正確地判斷對比文件是否為現有技術。
在《美國發明法案》（America Invents Act，簡稱AIA）中，關于現有技術的規定在35 U.S.C. 102中。以下，筆者先粗淺地解讀102中關于現有技術的規定，再根據該規定總結一個簡便的判定流程，以便于在實際的OA答復工作中快速準確地進行判斷。
理解102條
首先，35 U.S.C. 102(a)中規定了總的現有技術。
102(a)(1)規定“在有效申請日之前已經獲得專利，或在出版物中有描述，或公開使用，或銷售，或以其他形式為公眾所知”為現有技術。
102(a)(2)規定“在有效申請日之前由他人有效遞交的專利或已公開或已視為公開的專利申請”為現有技術。
注意，在以上規定中，都是在認定現有技術，只要是現有技術即可以評述新穎性也可以評述創造性。因此，在美國沒有“抵觸申請”的概念，由他人遞交的“申請在先公開在后”的美國專利申請（類似中國的“抵觸申請”）是現有技術，是可以評述創造性的。在中國是由任何人遞交的“申請在先公開在后”的專利申請是“抵觸申請”，只能用于評述新穎性。這一點來看，美國專利法比中國專利法對發明人要苛刻一些。
另外還要注意，102(a)(2)的“專利”或“專利申請”指的是美國專利或美國的專利申請。如果是PCT申請，應該是指定美國的公開的PCT申請。
35 U.S.C. 102(b)中規定了幾項不被認定為現有技術的例外情況，第（1）部分涉及到“在本發明的有效申請日前1年及1年內做出的公開”。
102(b)(1)(A)規定，在有效申請日一年內由發明人或直接從發明人處獲知的其他人披露的對比文件不是現有技術。因此美國的寬限期為一年，而中國為6個月。而且美國對披露形式沒有規定，而中國嚴格規定了披露形式（例如規定的展會或學術會議等）。
102(b)(1)(B)規定，對于某對比文件D，如果在D的公開日之前，由發明人或直接從發明人或聯合發明人處獲知的其他人進行了披露，則對比文件D不是現有技術。
綜上，美國判斷一個公開文件是不是適用“寬限期”，最重要的因素有兩點：（1）公開文件的公開時間是否在寬限期內；（2）公開文件的公開人是不是和本發明的發明人相同或直接從發明人得知。
也就是說，即便發明人的申請日比另一個相同發明的申請日晚，只要該發明人在寬限期內先進行了披露，則另一個對比文件不是現有技術。從這一點來講，美國的規定比中國的更有利于發明人。
相比而言，在中國只要申請日在后，則會因“抵觸申請”而喪失新穎性。因此，美國的專利法鼓勵發明人做出發明后盡快公開，只要在一年內提出申請都不喪失新創性，而且可以對抗他人在這個一年內的公開，寬限期的權利更接近優先權。發明人也可以利用寬限期的時間來檢驗其發明是否在社會上有價值，是否值得申請專利，并有充分時間準備專利申請文件。
在35 U.S.C. 102(b)規定的不屬于現有技術的例外情況的第（2）部分涉及到“在美國專利申請和專利中出現的公開”。
102(b)(2)(A)規定，如果對比文件是美國專利申請或專利，且其公開的內容直接或間接來自發明人或聯合發明人，則不是現有技術。
102(b)(2)(B)規定，如果對比文件是美國專利申請或專利，且其公開的內容被發明人或聯合發明人或從發明人直接或間接得知的其他人在對比文件的有效申請日之前公開，則該對比文件不是現有技術。這一點類似102(b)(1)(B)，只不過在此處對比文件的類型限定為專利或專利申請。
102(b)(2)(C)規定，如果對比文件是美國專利申請或專利，且該對比文件與本發明在有效申請日之前由相同人所擁有，或轉讓至相同人，則對比文件不是現有技術。這里規定的“被披露的主題和要求保護的發明都已經歸為同一人所有或者負有向同一人轉讓的義務”是指對要求保護的發明根據某種合作研究協議而具有共同所有權，因而，該情形實際上是指，合作研究協議下其他方所作出的披露，不構成現有技術。最為常見的情形是：本專利申請的發明人是甲，受讓人是A公司，如果在本專利申請的申請日前，該專利已經被另外一個發明人乙的專利所公開，但是，只要發明人乙在本專利申請的申請日前，也將專利轉讓給公司A，則發明人乙的專利并不構成本專利申請的現有技術。
注意，102.b.2.C只適用于對比文件是美國申請，且其有效申請日在本發明的有效申請日之前，且其公開日在本發明的有效申請日之后。如果其公開日在本發明的有效申請日之前，則該對比文件適用102.a.1,是現有技術。
在35 U.S.C. 102(c)中規定了如何認定102(b)(2)(C)中所謂的“共同擁有”。
102(c)(1),(2),(3)規定，如果是合作研發協議是在本發明的有效申請日當天或之前生效，且對比文件和本發明由合作研發協議中的1方或多方開發，且本發明在聯合研發協議的范圍內，且本發明的申請公開了合作研發協議的各方的名字，則屬于共同擁有。
在35 U.S.C. 102(d)中規定了如何認定專利或已公開申請的有效申請日。
102(d)(1)中規定，如果該專利或申請被有效遞交美國，且該專利或申請沒有要求優先權或其他權益，則其有效申請日為實際美國申請日。
102(d)(2)中規定，如果該專利或申請被有效遞交美國，且該專利或申請要求了優先權，則其有效申請日為優先權日，如果該專利或申請被有效遞交美國，且該專利或申請要求了較早的美國申請日（例如母案的申請日），則其有效申請日為較早的美國申請日。
判定方法
根據以上分析，雖然法條的規定非常詳盡，但是實際操作中，根據法條判斷一個對比文件是否可以作為現有技術需要考慮多個因素，例如公開日、有效申請日、發明人、是否在先披露、寬限期、是否是專利文件等。操作起來難免顧此失彼，而且法條之間的邏輯非常嚴密，若單獨按照某一款來進行判斷很可能會出現失誤。為了快速準確的判斷對比文件是否為現有技術，筆者根據102的規定構造了一個流程圖，希望能夠以較好操作的方法來全面的判斷現有技術。
下圖示出了一種判斷對比文件D是否是專利申請A的現有技術的方法。
圖 判斷對比文件D是否是專利申請A的現有技術的方法
注意，102只規定了“現有技術”，沒有“抵觸申請”的概念。只要被認定為是現有技術，則既可以評述新穎性也可以評述創造性。如果不是現有技術，則既不能評述新穎性，也不能評述創造性。
此圖只用于識別文檔類型的對比文件，沒有涉及“公開銷售”“公開使用”“以其他形式為公眾所知”的現有技術。
上圖中每個判斷步驟之間其實沒有嚴格的順序，筆者只是提取了一種思路，可能不是最佳判斷流程，目的只在于按圖索驥能夠準確判斷。由于個人理解膚淺，經驗有限，上圖可能會有錯誤或遺漏的判斷事項，請各位同事多多指教。