文/集佳知識產權代理有限公司 郝琳佳
美國專利審查指南（MPEP）中規定，如果一份公開在一份專利申請的有效申請日之前一年或一年之內由該專利申請的發明人或者共同發明人做出，那么該公開將不能作為現有技術來評價該專利申請的新穎性。對于以上情形，該公開是否在該專利申請的有效申請日之前一年或一年之內做出是較為容易判斷的，將它們的日期進行比較即可，而對于該公開是否由該專利申請的發明人或者共同發明人做出，審查指南依據該情形是否為明顯的給出了分類說明，并且必要的證明該公開為該專利申請的發明人或者共同發明人做出的證據則需要根據每個案件的實際情況來進行判斷，即該證據是否能被美專利局接受需要根據個案來判斷。
具體地，當該公開署名了該專利申請的發明人或者共同發明人為作者并且沒有其他作者出現時，該專利申請則是屬于明顯由該專利申請的發明人或者共同發明人做出的情形。對于該專利申請包括含其他發明人的情形，例如，該專利申請的發明人為A、B和C，而該公開的作者為A和B，那么該公開也屬于明顯由該專利申請的發明人或者共同發明人做出的情形；另外一種情況，例如，該專利申請的發明人為A和B，而該公開的作者為A、B和C，則該種情況則屬于不能明顯地判斷出該公開由該專利申請的發明人或者共同發明人做出的情形。
一方面，對于該專利申請是明顯由該專利申請的發明人或者共同發明人做出的情形，申請人無需在該專利申請的說明書中寫明情況或者指明由發明人或共同發明人做出的現有公開。當然，如果申請人采取了此類措施，即指明了該公開是由該專利申請的發明人或共同發明人做出，那么，該種做法將會加快該專利申請的審查并且節省申請人答復審查意見的成本。
另一方面，對于不能明顯地判斷出該公開由該專利申請的發明人或者共同發明人做出的情形，美專利局提供了一種機制，即該專利申請的申請人可以提供一份Affidavit或Declaration。對于該情形，該專利申請的申請人可以提供Affidavit或Declaration來說明該公開是由該專利申請的發明人或者共同發明人做出的。
具體針對Affidavit或Declaration的內容，該專利申請的發明人可以提供一個“明確”的描述，并且提供該公開中其他人作為作者出現的合理理由，那么，在沒有相反的證據下，美專利局將接受該Affidavit或Declaration，即認為該公開不能作為評價該專利申請的現有技術。對此，MPEP也給出了具有針對性的判例，即 re Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982)。
在Katz博士的判例中，Chiorazzi，Eshhar和Katz博士在1976年6月作為共同作者聯合發表了一篇免疫耐受的文章，而Katz博士作為唯一申請人的專利申請的申請日為1977年2月3日，其中毫無疑義地，聯合發表的文章完全描述了Katz博士的專利申請的內容。所以，審查員在審查Katz博士de 專利申請的過程中使用了Chiorazzi，Eshhar和Katz博士聯合發表的文章評價了Katz博士的專利申請，認為其不具備新穎性而將其駁回。對此，由于該文章發表時間在Katz博士專利申請的有效申請日之前的一年或一年內，所以Katz博士提交了一份Declaration，說明Chiorazzi和Eshhar是在Katz博士的指導和監督下進行工作的學生，雖然他們是該文章的共同作者，但他們并非Katz博士專利申請的共同發明人。對于該Declaration，審查員沒能接受。審查員要求Katz博士或者將其專利申請的發明人修改為包括這些共同作者，或者提供一份來自這些共同作者的一份Declaration，說明他們“不主張Katz博士專利申請的發明”。對此，Katz博士不能同意審查員的觀點，并且沒有按照審查員的要求提供另一份Declaration，而是選擇了上訴。不幸地是，本案上訴至上訴委員會之后，上訴委員會給出了和審查員相同的結論，他們認為：Katz博士提供的Declaration并不足以說明他是所述專利申請的唯一發明人，共同作者Chiorazzi和Eshhar在撰寫所述文章時至少，哪怕僅是非常小的程度，也是本發明主題的共同發明人。雖然作者關系并不能決定性地建立發明人關系，但是推測他們之間存在關系是合理的。所以，Katz博士的Declaration雖然是宣誓的形式，但它并不能讓上訴委員會確信。所以，上訴委員會最終仍要求Katz博士提供共同作者不主張Katz博士專利權利的Affidavit或Declaration。
對于以上上訴結果，Katz博士仍然不同意，其再次上訴至法院。這一次，法院認為，上訴委員會存在問題，即上述委員會應該判斷Katz提供的Declaration中的理由是否合理，而不應推測Katz的發明主題是否存在共同作者做出的貢獻。所以，法院傾向于認為，Katz的Declaration對于證明其觀點是足夠充分的，最終，法院判定Katz提供的Declaration應該被審查員接受。
對于以上判例，筆者認為，MPEP中明確規定了Affidavit或Declaration的內容，即其需要是一個“明確”的描述，并且還要有該公開中其他人作為作者出現的合理理由，那么，在沒有相反證據的情況下，美專利局將接受該Affidavit或Declaration。所以針對以上判例的法院判決結果，可能的情況是，法院考慮到整個案件的過程中并沒有相反的證據出現，因此，為了整個司法程序的簡潔性，法院考慮接受該程度的Declaration。那么，一旦存在與Declaration相反的有利證據，法院則很可能推翻之前的判決結果，即更傾向于實物證據的結論方向。
所以，在此類美國審查意見的答復過程中，為了更穩定地維護申請人的權益，保證申請人不受后續階段可能的不利影響，建議代理師首先請求客戶提供作為共同作者不主張其專利申請的Declaration。該種形式的Declaration為非常確定的方式，即不管共同作者是否對于其專利申請做出過貢獻或者做出過多少貢獻，共同作者均不再主張其專利申請的權利，即便后續存在不利的相反證據，基于共同作者的Declaration，如果共同作者就該事宜向法院提起訴訟那么其做出的Declaration對其也是非常不利的，以此方式，最大程度地保護了申請人的利益。
其次，如果因為各種原因共同作者的Declaration并不能被提供，那么根據本文中舉例說明的判例結果，該發明專利的申請人可以提供一份具有合理理由的共同作者并非共同發明人的Declaration，一般來說，因為美國司法屬于判例法，所以，美專利局審查員依據該判例結果在沒有相反的證據下均會接受該Declaration。該方式也能夠協助客戶獲取其權益。
最后，如果美國案件在新申請的階段，客戶存在類似以上情形的發表的文章，筆者認為代理師可建議客戶主動提交一份Declaration。當審查員在審查其案件的過程中檢索到所述文章，那么，基于客戶提交的Declaration，審查員將不能將其作為現有技術評價其案件的新穎性，以此方式，能夠節省客戶答復審查意見的成本，并且加速其案件的審查進程，為客戶爭取最大的利益。
以上是筆者在美國專利申請中遇到的問題及其應用技巧，希望對讀者有所幫助。