文/北京集佳知識產權代理有限公司 馬驍
摘要：對于實質審查階段創造性審查意見的答復，推薦理清技術，發現審查意見中的事實認定、推理邏輯、特征對應關系，從技術角度質疑、反駁審查意見或修改權利要求，進而論證權利要求具備創造性。
關鍵詞：創造性，權利要求，技術，公知常識，容易想到
一、引言
專利法第22條第1款規定：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。專利法第22條第3款規定：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。專利法實施細則第53條第1款第3項規定了申請不符合專利法第22條是發明專利申請經實質審查應當予以駁回的情形之一。專利法實施細則第65條第2款規定了被授予專利的發明創造不符合專利法第22條是無效宣告請求的理由之一。可見，發明專利申請的權利要求不具備創造性可導致最終申請被駁回；發明專利的權利要求不具備創造性可導致該權利要求被無效。發明專利申請具備創造性是授權的必要條件；發明專利具備創造性是維持其有效性的必要條件。
因此，在發明專利申請的實質審查階段、復審階段，發明專利的無效階段，權利要求是否具備創造性是常見的爭論焦點。
本文結合一個案例就實質審查階段創造性審查意見應對策略作一些分析和討論，希望能對發明專利申請的撰寫、實質審查階段創造性審查意見的答復提供一些參考。
二、案情介紹
該案例（下稱本申請）為一件進入中國國家階段的PCT發明專利申請，其中，該PCT公開語言為英文，申請人的國別為美國。本申請技術上涉及一種音頻數據的編碼和解碼。在實質審查階段，審查員針對本申請發出總計三次的涉及創造性的審查意見通知書。最終，通過代理人的努力，在未針對創造性審查意見對權利要求作出修改的情況下，本申請獲得了授權。
本申請的第一次審查意見通知書引用了兩篇對比文件，都涉音頻數據的編碼和解碼，技術領域和本申請相同。在評述權利要求1的創造性時，審查員使用了對比文件1結合對比文件2及本領域公知常識。在后續的創造性審查意見中，審查員未增加新的對比文件。
三、分析與討論
1.關于公知常識
在本申請的審查歷史中，審查員明確認定了權利要求中屬于公知常識的特征。在答復審查意見時，代理人未采取以下策略：對該公知常識認定提出質疑。采取這樣的策略的一個原因是，認定的屬于公知常識的特征并不是申請人關注的核心技術手段。可以明了，不對審查員明確認定的公知常識進行質疑可以降低申請被駁回的風險，相對的可以把更多的精力放在更有效、更有力量、 更有把握的爭辯方式上，從而有利于最終申請獲得授權。
從目前的審查實踐看，很多創造性案件的審查意見中，公知常識的認定并不恰當。出現了將發明人反復強調、聲明的解決所提出技術問題的核心技術手段當做公知常識情況，并且極少提供公知常識證據。在后續答復審查意見時如果僅僅主要爭辯公知常識，而審查意見形式上又無問題時，申請被駁回的可能性很高。鑒于這種情況，在答復創造性審查意見通知書時，主著力點不可放在爭辯公知常識，以避免被駁回。駁回將導致審查程序更長，并且復審時撤銷駁回的可能性很低。因此，在答復創造性審查意見時，單純爭辯區別技術特征不是公知常識是不優選的。
上述現象也引申出一個新的結論：如果審查員在評創造性時，使用的是一篇對比文件結合公知常識，且將申請人認定的發明點當作公知常識，則這種審查意見相對是較難答復的。對待這樣的審查意見，通常的策略都需要以對權利要求添加特征為前提。進一步的，建議在撰寫時，構思多個核心技術點，并且多個核心技術點之間應該存在緊密的技術關聯。從而為在創造性答辯時留出多的修改選項，提高申請最終被授權的概率。
當然，需要明了的是，爭辯公知常識的好處在于：保證申請人的利益；如果爭辯成功，可以獲得大的保護范圍。
因此，要基于申請人的預期、駁回可能性確定是否爭辯公知常識。
2.關于技術
在答復本申請的審查意見通知書中，代理人采取的策略是：剖析技術，尋找審查意見中技術認定上的破綻、推理上的破綻，點明問題，積極溝通，洞悉審查員的真實觀點，使審查員認識到通知書中的分析、認定在技術上缺乏合理性。這樣的材料的優勢是：由于技術是客觀的，富有邏輯性，這樣做更容易使審查員認識到及接受特征對比有誤、事實認定錯誤、推理不合邏輯。而且，一旦在創造性評述中，審查意見出現上述問題，審查員不能立即駁回。和公知常識質疑相比，審查員因為無法給出在技術上合理的反駁理由，并且審查員出錯在先，所以審查員更容易接受特征對比有誤、事實認定錯誤、推理不合邏輯的質疑，從而促使審查員產生授權傾向。在發現對比文件確實對本申請權利要求的技術方案缺乏啟示后，審查員會傾向于授權，尤其是在多次通知書之后。從這一點上講，為了獲得授權而在第一次審查意見通知書中充分答辯通常是難以湊效的，尤其是在未充分了解審查員的真實觀點的情況下。在爭辯的用詞上，推薦使用提問方式，不宜直接給出結論，斷定審查意見錯誤。
對于本案，在剖析技術時，具有一定的難度。因為，本申請是從英文翻譯而來，由于中西方思維習慣、表述習慣的差異，申請文件可讀性較低，理解起來存在一定的障礙。再加上存在諸多專業術語，先期花費了較多的時間理解技術。在這當中，雖然表述造成了理解障礙，但是專利申請文件也是一種技術文獻。每個申請的每個技術手段必然為了一定的技術目的而存在，并且各效果之間通常都存在因果關系。因此，基于效果、因果關系，理解技術方案是一種行之有效的手段，即使申請文件行文發生跳躍，忽略或隱藏了一些技術節點。必要時，可以采取“大膽假設，小心驗證”的方式對申請進行剖析。
進一步地，申請文件可讀性較低，對審查員也會產生理解起來存在一定的障礙的問題，尤其是在任務重、檢索噪音大的情況下。對于確實對現有技術有貢獻的專利申請，可讀性較低對于提高實質審查階段授權概率是有利的。尤其是，可讀性低可以是由于表述嚴謹造成的。
本申請在答復審查意見通知書時，一個關鍵的爭辯點是對核心技術手段中的一個術語的含義。而本申請在撰寫時對該術語已有清楚的定義和解釋，并且權利要求也體現了定義。可見，在撰寫申請文件時，對于核心技術手段中的術語，給出清楚的定義和解釋是至關重要的。注意：這里將術語定義清楚是指使審查員能夠理解，而不是細分領域的專業技術人員。從這一點上講，申請文件由專利代理人而非細分領域的專業技術人員撰寫是非常必要的。
對于本申請，審查員在第一次審查意見通知書中在關于權利要求1不具備創造性的評述方面是中規中矩模式化的，其中，對于區別技術特征的論述使用了“容易想到”。對于這種表述，通常意味著：該處是答辯意見的突破口。這是因為：“容易想到”需要結合對比文件公開的內容及本領域普通技術人員的基于本領域普通技術知識的合理的簡單邏輯推理；但是通常，對比文件的教導會阻礙本領域技術人員得到區別技術特征。對于本申請，代理人通過技術剖析，就發現對比文件2實際上就會對得到“容易想到的區別技術”產生阻礙作用，或者發現說審查員的推理出現了跳躍。在答復第一次審查意見通知書時，代理人并不清楚審查員對哪個概念的理解存在問題、推理中隱含使用了哪個普通技術知識。因此對通知書中的“容易想到”提出質疑，請求審查員給出進一步的解釋。另外，代理人還發現通知書中特征對比存在認定錯誤。該認定錯誤是由于審查員忽略的該特征的直接限定短語導致的。質疑特征對比是答辯審查意見的又一種突破口。在論證權利要求創造性時，審查員不僅可能不能對權利要求的方案進行整體考慮，而且還可能在對特征對進行比時，忽視前導限定詞，不能對特指進行整體考慮。因此，在答辯意見中，對該特征對比從技術上進行質疑。第二次審查意見中，雖然審查員的分析更詳細了，但還是整體上結論還是存在問題，并且無法判斷具體審查員是在哪里存在誤會，導致審查員認為“容易想到”，于是代理人順著審查員的思路，進一步解釋了技術，以提問方式提出了質疑。需要指出的是，從第二次審查意見通知書可以看出，審查員并未將本申請的發明點認定為“公知常識”或“容易想到”，這對本申請最終能夠順利授權是重要的。在第三次審查意見通知書中，審查員給出了更細致的說理，并進行了舉例說明。從而在第三次審查意見中，審查員的真實觀點中的錯誤點被暴露、被明確化。針對該錯誤點，代理人有針對性的對本申請、對比文件的技術方案進行了分析，從技術原理角度指出特征對比不合理，對比文件結合后的方案和本申請完全不同，對比文件對得到本申請的方案缺乏啟示。由于通過舉例方式對權利要求的技術方案進行了易于理解且直觀的描述，審查員意識到了問題，從而認可了權利要求的創造性。
最后，需要補充說明的是，如果本案審查員用了一篇對比文件結合公知常識否定創造性，這種情況通常比較難處理，尤其是審查員將說明書中強調的核心技術手段認定為公知常識時。本申請能夠成功授權，一方面是由于本申請的方案確實保護對現有技術有貢獻的具有一定的復雜程度的核心技術手段，另一方面是由于審查員試圖用對比文件2證明本申請的核心技術手段基于現有技術容易得到。
四、結論
在實質審查階段，在答復有關創造性審查意見的審查意見通知書時，為了保證爭辯成功、有效，推薦充分理解技術、吃透概念、把握特征間的聯系，從技術角度質疑審查意見中的事實認定、推理邏輯、特征對應關系。尤其是，可以基于技術原理，將特征對比、“容易想到”作為答辯意見的突破點。如有可能，應避免就明確認定為公知常識的特征進行爭辯。對待將發明點認定為公知常識的審查意見，需要謹慎處理，防止處理不當，導致迅速被駁回。