文/北京集佳知識產權代理有限公司 田磊
我們通常所說的禁止反悔原則，是指專利法上的審批過程禁反言(prosecution history estoppel)。作為專利侵權訴訟中的一種法律規則，其是指專利權人如果在專利審批（包括專利申請的審查過程或者專利授權后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權時，不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。
內涵、宗旨及目的
禁止反悔原則，又稱禁止反言原則，源于英美法系國家的一般契約理論，其基本內涵是“My word is my bond”，即說話算話，不得出爾反爾。
禁止反悔原則的宗旨在于：防止專利權人采取出爾反爾的策略。所謂的出爾反爾，即在審查過程中為了容易地獲得專利權而對專利保護范圍進行各種限制性的修改或解釋，或者強調某個技術特征的重要性，在授權之后的侵權訴訟中又試圖取消這些限縮或者聲稱該技術特征可有可無，以圖應用等同原則來覆蓋被控侵權物，使得侵權控告得以成立，也就是所謂的“兩頭吃”。因此，德國律師Bernhard Geissie曾將這種策略比喻為“在無效宣告程序中的溫順小貓出門就成了勇猛的老虎”。
關于禁止反悔原則設定的目的，主要是出于對專利權人利益和公眾利益的一種平衡。我們都知道，雖然各國專利制度各有不同，但總體的侵權判定原則大同小異，最基本的是以下五大原則：
?全面覆蓋原則（Literal Infringement）
?等同原則（the Doctrine of Equivalents）
?禁止反悔原則（Prosecution History Estoppel）
?捐獻原則（Dedication Rule）
?特意排除原則（Specific Exclusion）
在實際侵權判定中，全面覆蓋原則和等同侵權原則最為常見。在全面覆蓋原則的基礎上，為了更好地保護專利權人的利益，在專利侵權訴訟時，權利要求的保護范圍可以延伸到字面含義之外，這就是司法實踐中常常采用的等同原則?？梢哉f，等同原則是一種實現專利權公平保護的重要制度，是對專利權利要求字面保護范圍的擴張，是對專利權字面侵權的適當補充。
然而，在專利糾紛中，等同原則也容易導致權利人過寬和過濫地擴大專利權利要求的保護范圍，進而造成對公眾（被訴侵權人）的不公平，損害公共利益。因此，我們需要對等同原則進行一定的限制，這其中就發展出了禁止反悔的原則、捐獻原則和特意排除原則等對等同原則進行限制的原則。
這樣，就需要對禁止反悔原則的適用條件和限制范圍做出規定。如果禁止反悔原則的限制作用過強，專利權人將無法依據等同原則獲得有效的保護；如果禁止反悔原則的限制作用太弱，不受限制的等同原則勢必破壞權利要求的公告功能。
美國專利中的禁止反悔原則的發展
在美國，禁止反悔原則的適用要求專利權人對權利要求的限縮必須是以書面方式進行的，并記錄在官方的專利審查檔案中。因此禁止反悔原則在美國又稱審查檔案禁反言(file wrapper estoppel)。此外，源于美國最高法院對禁止反悔原則作出解釋的著名判例Festo Corporation v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki，該原則又被稱為Festo estoppel。
關于禁止反悔原則在美國的發展，包括：
?禁止反悔原則的概念源自自棄權（disclaimer）和重新授權（reissure）。
根據美國1836年的專利法，當專利權人發現其專利有潛在的無效問題時，有兩個方法可以采取：一是尋求對專利重新授權，重新授權允許專利權人改正疏忽大意的錯誤，并不能有欺騙的敵意。二是向專利局要求棄權，即放棄一部分的權利。
?1879年的Leggett v. Avery案和Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案是最早對禁止反悔原則的描述。
Leggett v. Avery案主要關于重新授權。在Leggett v. Avery案中，專利權人的7個權利要求中的6個因為與在先技術沖突而被放棄，只有權5被授權了。后專利權人又提出一項重新授權申請，其權利要求基本上都是上一個申請中放棄的內容，該申請被授權了。美國聯邦最高法院認為，這一重新授權專利是無效的，因為專利人不能重新取得他已經放棄的權利要求，“如果專利權人明確放棄某項權利要求之后，就不能為了擴大權利要求保護范圍而使已放棄的內容重新納入保護之中”。
Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案主要關于棄權。在Sergeant v. Hall Safe Lock Co.案中提出了“對組合裝置發明來說，發明者做出的限制和附加性條款，特別是那些在被否決后又寫入申請的，應該以不利于發明者，有利于公眾的方式嚴格解釋。這應該是棄權帶來的必然結果”，“當申請者因申請被專利局駁回，為了限制權利要求范圍而引進新的要素，之后他在維護專利時，就不能拋開此要素以拓寬權利要求范圍”。
?1980年8月，在Dana上訴案中，對于禁止反悔原則，美國聯邦巡回上訴法院做出了更進一步的解釋。
?1982年，在Huges Aircraft Co. v. United States案中，聯邦巡回上訴法院采納了“彈性障礙規則”，認為修改導致等同物范圍變化的效果可能“從大到小到零”，取決于修改的性質和目的。在1984年到1997年間的判決，聯邦巡回法院在大約50個案件中都采納了“彈性障礙規則”。
?2002年，美國聯邦最高法院于Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Co案中，對禁止反悔原則的使用提出了較為明確的意見：“應當考慮權利人在專利申請過程中對權利要求書進行修改的真實意圖，不應剝奪當事人對禁止反悔原則的適用進行辯解的權利”，從而駁回了上訴法院在審理過程中的“完全障礙規則”，最終確定了“彈性障礙規則”。
注意：上文提到的“完全障礙（complete bar）規則”和“彈性障礙（flexible bar）規則”都是關于禁止反悔原則和等同原則之間的關系，即禁止反悔原則對等同原則應當限制到什么程度的學說?！巴耆系K規則”認為，如果修改了權利要求的某個技術特征后，此項技術特征被適用了禁止反悔原則，因此在任何情況下這個技術特征都不能再使用等同原則進行判斷。“彈性障礙規則”認為，并不是適用了禁止反悔原則的技術特征就一定不能再次適用等同原則，能否再次適用等同原則需要視具體情況而定。
Festo案分析
Festo案是界定禁止反悔原則適用范圍的一個典型案件，在這個案件中美國確定了“可專利性”的判斷標準，因此可以作為經典案例來進行分析。
1.案情介紹
1）涉案專利與被訴侵權產品
原告Festo公司擁有兩項關于磁性無桿式氣缸(Magnetic rodless cylinders)的改進型專利Stoll (US4354125A)和Carroll (US3779401A)，如下圖，這兩項專利包括三個基礎組成部分：活塞16、氣缸10和套筒18。其中，活塞和套筒都裝有磁鐵，并被分別安裝在氣缸的內部和外部，通過相互之間的磁性作用，活塞能夠帶動套筒運動，來運送物體。
被告SMC公司的被訴侵權產品與Festo公司專利的權利要求存在兩項區別：I）Festo專利要求在活塞上安裝一對單向密封環(one-way sealing rings)，而SMC產品只在活塞一端裝有一個彈性的雙向密封環(two-way sealing ring)；II）Festo專利要求套筒由磁性材料制成，而SMC產品的套筒由鋁合金制成。
2）原告及被告觀點
原告Festo公司認為，二者雖然具有差異，但應屬于相應技術特征的等同物。因此，根據等同原則，應判定侵權。
被告SMC公司認為，Festo的兩個專利在申請過程中都經過了修改。具體的，Stoll專利在申請階段中因描述缺陷被駁回后，Festo對權利要求進行了進一步限定，即限定了該裝置有兩個單向密封環，其套管由磁性材料制成；Carroll專利在復審過程中也限定該有兩個單向密封環。因此，根據禁止反悔原則，應判定不侵權。
2.Festo案經歷了漫長而曲折的訴訟過程：
→1988年Festo向美國馬薩諸塞州地區法院提起針對SMC的專利侵權訴訟；
→1994年地區法院作出侵權判決；
→1995年聯邦巡回上訴法院（CAFC）維持地區法院判決；
→1997年最高法院辦法調卷令提審此案，撤銷CAFC的判決，將該案發回重審；
→1999年CAFC再次維持地區法院判決；
→2000年CAFC在全體法官出席的復審程序中推翻了地區法院的判決；
→2001年最高法院再次頒發調卷令提審此案；
→2002年5月28日最高法院推翻了CAFC的判決，將案件發回重審。
3.地方法院判決
地方法院認為Festo對上述技術特征的修改既不是為了克服專利局的駁回決定，也不是為了克服現有技術，事實上Festo的專利申請文件并未披露其修改的原因，因此不適用禁止反悔原則，地方法院判決SMC對Festo的兩項專利構成等同侵權。
4.聯邦巡回上訴法院（CAFC）判決
1）如果修改不是為了避免公知技術，是否應對其修改禁止反悔？
CAFA認為，禁止反悔原則的使用不限于為避免現有技術而做出的修改，而是適用于為了滿足可專利性的要求做出的任何變窄修改。
2）如果權利要求是自愿修改的，而不是說應審查員要求，也不是為了可專利性的原因，禁止反悔原則是否仍然適用？
CAFA認為，既然自愿修改和被專利局要求的修改一樣，對公眾來說都意味著申請人放棄了一部分權利要求，沒有理由認為這兩者有什么差異。
3）如果申請人不能提出修改的理由，等同物的范圍是什么？
CAFA認為，如果沒有對修改的原因進行解釋，等同物的范圍為零。
4）在權利要求被修改后，禁止反悔原則是等同原則的完全障礙，還是有些情況下等同原則仍然適用？
CAFA的意見有所分歧。在Festo案之前，美國法院在禁止反悔將多大程度上影響等同物的問題上，一直采用“彈性障礙規則”，即法官根據申請文件修改的目的與措辭的個案情況，來決定對權利要求只做字面解釋合適準許使用等同原則。
CAFA的多數成員認為，CAFA一直以來運用的“彈性障礙規則”缺乏可預測性而不起作用。因此，為了強調專利權利要求范圍的確定性和宣告其功能，CAFA中多數成員提出了“完全障礙規則”，即對于因可專利性而修改的要求來說，就沒有有效的等同物了，這樣提高了專利范圍的確定性（這在專利界引起了巨大分歧）。
5.聯邦最高法院判決
1）聯邦最高法院認為任何為滿足專利法規定而縮小權利要求范圍的修改都可以導致禁止反悔原則的適用，而不限于克服現有技術的修改。
2）聯邦最高法院不同意“完全障礙規則”。最高法院承認專利邊界確定的重要性，但也認識到語言在描述發明時的不精確性，在以前的體制下對權利要求做出的修改并不意味著放棄了所有的等同物（實際上，CAFA的上述判決將對大量的仍然有效的專利產生巨大影響）。
3）最高法院提出了一項“可預見性障礙規則”，認為專利權人一旦做出修改，就被假設放棄了原始權利要求和修改后的權利要求之間的差異部分。專利權人的應對措施是在做出修改時描述等同物，或應當解釋其沒有放棄爭議的等同物，否則當專利權人無法解釋修改的理由時，將采用“完全障礙規則”。
4）最高法院認為，在以下三種情況下并不意味著專利權人放棄了等同物：
A在申請時，等同物是不可預見的；
B修改時與爭議等同物無關的；
C專利權人無法描述爭議中的非實質性替換。
總結
回歸到最初的目的，禁止反悔原則的設立本就是平衡專利權人的利益和公眾的利益。Festo案之所以是一個影響深遠的決定，因為它闡明了應用禁止反悔原則的條件，提出了一套新的檢驗方法，可預見性、無關性和合理性檢驗，來調整等同原則和禁止反悔原則間的關系。這一套方法比“彈性障礙規則”和“完全障礙規則”都能達到更好的平衡。實際上，“可預見性障礙規則”在實際運用中也存在各種各樣的問題，禁止反悔原則還需要不斷地發展和變化。
參考文獻
【1】百度百科-禁止反悔原則
【2】Patents——What is prosecution history estoppel?
【3】Principle of Prosecution History Estoppels in Patent Law
【4】從Festo案看禁止反悔原則在美國的新發展
【5】簡評美國禁止反悔原則的發展——兼評Biogen案和Festo案
【6】撥云見日-美國聯邦最高法院FESTO案剖析
【7】從Festo案看禁止反悔原則及對中國的借鑒作用