文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 于開茜
外國企業入駐中國初期多使用其原有的外文商標打響品牌知名度，隨著品牌保護與文化交流的深入發展，外國企業也入鄉隨俗，越來越多地申請注冊中文商標以期更為迅速及便捷地吸引中國消費者的注意力。而與此同時，外文品牌的創始人恍然發現中文媒體報道其品牌時經常使用的中文也已經被他人搶先注冊，從而由中外文對應翻譯引發的商標糾紛也越來越多。
小星星服務有限公司（下稱“小星星公司”）負責對享譽全球的音樂劇《Mamma Mia！》進行品牌保護及宣傳，該音樂劇早在1999年在倫敦西區愛德華王子劇院首演，2007年英文巡演版首次登陸中國，點燃起無數音樂劇人的熱情，2011年起中文版《媽媽咪呀！》在全國24個城市巡演408場，影響了超過60萬的中國觀眾，打破多項紀錄，成為中國音樂劇產業的重要里程碑。
上海東方娛樂傳媒集團有限公司（下稱“上海東方公司”）申請注冊第12511357號“ 
”商標（下稱“媽媽咪呀 SUPER DIVA”商標），指定使用在第41類“組織表演（演出）；表演制作；演出；現場表演”等服務。因小星星公司認為與其在先申請注冊的第6925356號“ 
”指定使用的第41類“組織表演(演出); 安排和組織音樂會; 電影制作; 表演制作; 無線電文娛節目; 廣播和電視節目制作”等服務上的商標構成混淆性近似商標，小星星公司于2016年05月26日對上海東方公司申請的“媽媽咪呀 SUPER DIVA”商標向國家知識產權局（下稱“國知局”）提起異議申請，在國知局裁定部分服務不予注冊后，上海東方公司不服該裁定，進入不予注冊復審程序。隨后，上海東方公司又多次反復在第41類及其他相關聯類別上申請注冊包含“媽媽咪呀”字樣的商標，如：第14841090號、第25097302號、第36152527號“媽媽咪呀”商標，第25881324號、第36164078號“媽媽咪呀 SUPER DIVA”商標等。小星星公司均不遺余力地對其進行打擊，力圖保護其核心品牌的對應中文。為對品牌進行全面保護，小星星公司隨即也申請注冊其中文商標“媽媽咪呀！”。
小星星公司在打擊上海東方公司申請注冊的商標異議、不予注冊復審、無效等多個程序中收集并提供了大量中文媒體對其核心品牌的報道，證明在上海東方公司名下包含“媽媽咪呀”字樣的一系列商標申請注冊日前，其在先使用的“MAMMA MIA！”引證商標在“演出”等服務上已經具有一定的知名度，且與中文“媽媽咪呀！”形成了對應關系，已為相關公眾所熟知。在國知局下發的裁定中均認定上海東方公司申請注冊的“媽媽咪呀”系列商標中文與小星星公司的“MAMMA MIA！”引證商標英文呼叫方式一一對應，且未能形成明顯有別的新含義，已構成近似商標，同時使用在相同或類似服務上，易使相關公眾對服務來源產生混淆誤認。
根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第一條的規定，法院在審理商標案件時，對于使用時間較長，已建立較高時長聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標志區分開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序。
在“小黑裙”商標駁回復審行政糾紛案中，北京市高級人民法院認為該商標與引證商標“LA PETITE ROBE NOIRE”商標不構成近似商標。引證商標是法文單詞，雖然可以翻譯為“小黑裙”，而由于我國的外語教育以英文為主，因此英文商標的含義更易為“中國境內相關公眾”識別，中國普通消費者對于英語之外的其他外語基本沒有識讀能力，對于“中國境內相關公眾”無法識別其含義的外文商標，消費者一般只會將商標中的外文作為字母組合識別，不會與中文“小黑裙”相對應。而在第4193634號“寶璣”商標異議復審行政糾紛案中，商評委與一審法院及二審法院均認為，被異議商標與引證商標“BREGUET”雖文字不同，但在案證據可以證明，在被異議商標申請日前，“BREGUET”早已成為鐘表行業的世界著名品牌，在中國也享有較高的知名度。“寶璣”商標在鐘表等商品上作為引證商標“BREGUET”的主要中文譯名，已為中國大陸地區廣大消費者普遍采用和接受，相關公眾易將“寶璣”與“BREGUET”相聯系，“寶璣”商標與引證商標在鐘表等商品上已形成穩定的對應關系。故應判定被異議商標與引證商標構成近似商標?！?】以上兩件案例的兩種結果，恰好說明中外文的對應關系在判斷外文商標與中文商標近似與否的扮演的重要角色。
在涉及中文商標與外文商標近似性的判定時，不僅要從商標本身的構成要素進行判斷，更要從相關公眾在施以一般注意力的情況下會否輕易對商品或服務的真實來源產生混淆或誤認的角度判定。同時，還應根據中文與外文是否形成唯一對應的指向關系，以及對應關系的程度進行判定。通常認為，外文商標的翻譯主要有兩種方式：音譯和意譯。音譯和意譯都具有較多的不確定性。我們以英文為例，眾所周知，英文音節或單詞不一定有且僅有唯一對應的中文漢字或詞匯。反之，中文詞匯也有許多不同的英文單詞可解釋為相同的含義。外文商標有些固有詞匯本身具有固定的中文含義，有些則沒有任何含義，通過權利人的長期廣泛宣傳及使用，使其具有了一定的知名度，并為相關公眾所認可并記憶，與其原本的外文形成了唯一對應的指向關系。一般情況下，普通消費者在叫牌購買時，沒有將外文商標翻譯成其對應中文含義進行識別和記憶的習慣。因此，相較于意譯，音譯的方法更為大眾青睞。
綜上，小星星公司的維權之路也提醒了外文品牌的權利人在進入中國市場時，預算允許的情況下最好同時申請注冊外文商標和中文商標。好的中文對應商標更容易被中國消費者識別和記憶，也能為品牌賦予新的含義，亦能體現出品牌權利人在進入中國市場以及融入中國文化等方面做足了準備。如果長期使用中文宣傳及推廣卻遲遲未進行商標申請注冊，則有可能使中文對應商標成為他人攙行奪市的目標，同時也有可能出現侵權的風險甚或需要更名的無奈之舉。
參考文獻：
【1】商評字（2012）第28136號《關于第4193634號“寶璣”商標異議復審裁定書》
北京市第一中級人民法院（2013）一中知行初字第274號行政判決
北京市高級人民法院（2014）高行終字第1544號