文/北京集佳知識產權代理有限公司 邢雨辰
目前，世界上絕大多數國家的專利申請實質審查中均會考慮待審查的發明是否具有新穎性、創造性和工業實用性。其中，新穎性和工業實用性在各個國家的規定大同小異——前者主要判斷在有效申請日之前是否存在符合權利要求表述的現有技術，后者主要判斷發明是否能夠被制造使用并產生積極的效果。相比之下，雖然中、歐、日、韓等大多數國家的專利法規以及專利合作條約均從“顯而易見”的角度對創造性進行了規定，但美國為適應其判例法體系以及早先“先發明制”的特殊制度，在創造性的主客觀判斷標準上具有非常明顯的獨特性。然而，縱然在全球大勢中獨樹一幟，考慮到美國的經濟體量以及市場地位，其規則仍然對各個企業在國際上的專利布局與業務發展起著舉足輕重的作用。
以下，筆者將從各個方面簡要分析美國專利申請創造性審查的獨特性。為了便于比較，本文主要選擇了官方語言和申請量與美國較為相近的歐洲專利局作為示例，以代表中國等其他主要國家或地區的創造性審查過程。
首先，來看對創造性的法定要求，即專利法規在條文中如何對創造性進行限定。
美國專利法中對創造性的要求出現在35 U.S.C.103，其從否定的角度規定了什么樣的發明不能夠獲得專利權，具體內容如下。
A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.
其中所提及的102條款即新穎性規定。
而歐洲專利條約在創造性的規定上與中國專利法較為類似，其首先在Art.52（1）中規定了什么樣的發明可以被授予專利權，即發明授權的前提是具有新穎性、創造性和工業實用性，然后，其在Art. 56中對創造性進行了解釋，具體內容如下。
An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.
其中所提及的Art.54（3）即現有技術中申請日在先、公開日在后的專利申請，即中國專利法規中為人熟知的“抵觸申請概念”。
從以上法定要求中可以看出，美國專利法中對創造性的要求和歐洲專利條約有著明顯的共同點，大致可體現在以下兩個方面。首先，創造性評價的重要標準是“顯而易見性”（obvious），即通過現有技術來評判發明是否顯而易見，若顯而易見則不滿足創造性的要求。其次，評判的客觀執行者是本領域一般技術人員（a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains），即是否顯而易見需要基于發明涉及的領域內一般技術人員的知識來進行評價。以上兩個共同點在中國專利法規中也常有涉及，這里不做詳細分析。
同樣的，從以上法定要求中也可以看出美國專利法和歐洲專利條約幾個明顯的不同點。
首先是所選用對比文件的時間屬性。與中國專利審查一致，歐洲專利條約在Art.56中明確指出創造性評價時需要排除抵觸申請，即在本發明申請日時另一對比申請已經遞交但尚未公開，那么該對比申請并不會破壞本發明的創造性。但美國專利法103條款中則簡單的限定了本發明的“有效申請日之前”，即該日期前任何在本領域一般技術人員所具有的知識均可能破壞本申請的創造性。筆者認為，該規則的主要原因有兩個方面：一是美國的創造性評判并不基于“三步法”中區別特征的技術效果（后面會詳細提及），因此無需考慮抵觸申請的內容是否為發明人所得知；二是與使用了哪些成形的專利申請文件相比，美國的創造性評判更關心新發明中的概念使用了哪些公眾知識。從一定程度上來說，以上原因可以視為2017年美國發明法（AIA）生效前美國“先發明制”專利制度的延續——只要是申請日前本領域內的知識足夠讓一件發明顯而易見，那么不管這一知識有沒有形成申請文件，均應該對本發明的申請產生影響。
其次是創造性的主要的評價對象。與中國專利法類似，雖然歐洲專利條約中只是要求發明本身具有創造性，但在其審查指南的詳細規則中確定了“三步法”作為評價“顯而易見”的主要框架，即，確定區別特征——確定區別特征的技術效果——確定區別特征在本發明和對比文件中的作用是否一致。因此，創造性的主要評價對象實質上是區別特征及其技術效果。然而在美國專利法103條款中，明確指出了評價“顯而易見”的對象是“作為一個整體的發明”，而非發明各個特征中的某一個部分。這使得美國專利法的創造性評價并不如中國和歐洲法規中評價那么明晰，同時也使得審查員在評價時可能存在較重的主觀因素。然而必須指出，這一規則與美國的判例法體系有比較大的關聯，即，其對現存的“顯而易見”評價體系的約束并非是固定的條文，而是由一系列判例逐步修正得到的。
這里比較有趣的一點是，雖然美國審查中并不適用簡單明晰的“三步法”分析，但美國審查中仍然會采用類似的套路，即先比較本發明與主要對比文件的區別特征，然后指明該區別特征被次要對比文件所公開。然而，接下來并不會分析該區別特征在本發明與次要對比文件中的作用是否相似或者相同，而會直接轉入非常模糊的“顯而易見”結論。通常的情況是，審查員在審查通知中會直接指出，因為主要對比文件和次要對比文件屬于相同或者相近的技術領域，因此本領域技術人員有動機將該區別特征應用于主要對比文件中，所以本發明是顯而易見的。對于熟悉中國和歐洲類似審查過程的人來說，以上推理過程仿佛是從嚴謹論述急轉直下到無厘頭拒絕的“虎頭蛇尾”，看上去可以基于經驗提出一堆的反駁理由。但如果直接使用“三步法”進行反駁，審查員又往往堅持己見不為所動。究其原因，主要在于以上法定要求的區別以及部分判例的約束使得美國專利申請的創造性審查邏輯與“三步法”有著較大的區別。
現階段美國專利申請創造性審查標準主要是由Graham v.John Deere Co.（1966）.383 US 1,148 USPQ 459.一案確立的。在該案中，要求創造性按照以下四個步驟來從整體上判斷一個發明與現有技術之間的關系：（1）確定現有技術所具有的范圍；（2）本發明中技術與現有技術的差異；（3）確定本發明相關領域在有效申請日之前的技術水平；（4）考慮輔助性客觀證據，判斷是否顯而易見。基于以上步驟，實踐中對審查員的要求往往是采用“教導——啟示——動機”的邏輯來進行判斷。然而在后續實踐中，對比文件的教導雖然較為客觀，其所提供的啟示卻相對模糊一些，而在動機問題上主觀因素往往導致審查員和申請人的看法想去甚遠。于是在以上框架下，USPTO借助美國高級法院KSR Int’l Co.v.Teleflex Inc. (2007).127 S.Ct.1727,1743一案進一步細化了六種“顯而易見”的類型供審查員參考，并強調這六種類型“并非窮舉”。這六種類型簡要概括如下：
（1）根據已知方法結合現有技術中的元素以產生可預知的結果；
（2）簡單的替換已知技術中的一種元素，并獲得可預知的結果；
（3）基于已知技術，用已知方式改進相似的主體；
（4）基于已知技術，在已知主體上得到可預知的結果；
（5）有限數量、可預知方案、具有合理成功預期的選擇中確定一種（即“明顯嘗試”）；
（6）已知技術在同一領域或另一領域內的可預知變體，另一領域與該領域基于同一動機（incentive）或市場力量（market force）。
在這些標準的基礎上，首先需要指出美國和歐洲在創造性的“顯而易見”判斷在邏輯上具有一定共性。比如，要求在對比文件的結合上嚴格排除從本發明中才能獲得的知識以避免“后見之明”、對比文件結合的啟示除來自于對比文件本身之外亦可來自于公知常識、以及判斷過程是基于對比文件結合后的一個整體而非單個對比文件的內容。這些共性使得在一部分情況下，同一發明的創造性在不同兩種體制面對相同或者相近的對比文件，并且能夠采用一致的爭辯思路。
同時與這些標準密切相關的，還有基于美國各種歷史判例所帶來的一系列區別。在此，筆者結合自身處理專利申請中創造性問題的經驗，簡要總結了美國和歐洲審查中涉及創造性的判斷邏輯上的幾個主要區別。
首先是技術領域。在“三步法”的限制下，歐洲以及中國的創造性審查要求，區別特征需要解決相同或者相似的問題才可以將對比文件結合使用，這往往將主、次要對比文件限制在了統一技術領域之中。然而，在美國的審查中，只有當對比文件既不屬于同一領域也不解決相關的問題時，才可以被認為是不相關的（non-analogous）文件提出抗辯。換言之，解決不同問題但處于同一領域、或者同一領域解決不同問題的對比文件均可以任意結合。相關案件：In re Oetiker,977 F.2d 1443,24 USPQ2d 1443 (Fed.Cir.1992).
其次是基于對比文件的推論。在歐洲以及中國的創造性審查中，申請人往往可以基于次要對比文件的區別進行一定的推導，以得出其目的與功能與主要對比文件技術的目的與功能相左，從而以“反向教導”來抗辯。然而在美國的審查中，申請人基于對比文件所做出的推導如果不能被確定無誤認為是一種必然的結果，則無法對創造性評價產生任何影響。相關案件：Ex parte Obiaya,227 USPQ 58,60（Bd.Pat.App.&Inter.1985）.
第三是特征的結合。同樣受限于“三步法”，歐洲和中國的創造性審查主要是在討論次要對比文件的區別特征能否結合進入主要對比文件的技術中，從而使得二者的結合明確的教導出本發明。而在美國的審查過程中，特征是否可以結合以及明確教導是否存在并非進行創造性判定的必要條件，而主要在于從整體上看對比文件組合在一起能夠給予本發明的啟示。相關案件：In re Keller, 642 F.2d 413,208 USPQ 871 (CCPA 1981).
第四是前序的影響。雖然在國內審查中相對較為寬松，但歐洲審查往往都會要求權項中前序和特征部分用“其特征在于”進行明確的劃分，而在判斷創造性時主要考慮的是特征部分。在美國的審查過程中，通常情況下也是不將前序或者主題部分視為創造性判斷對象的一部分的，但有例外的情況：如果特征部分中的元素從需要依賴于前序中的元素，那么允許在創造性判斷中使用前序部分。相關案件：In re Hirao,535 F.2d 67,190 USPQ 15 (CCPA 1976) and Kropa v.Robie,187 F.2d 150,152,88 USPQ 478,481(CCPA 1951).
從以上區別可以看出，由于美國的創造性審查對于對比文件的結合設置了較寬松的限制，且對于“顯而易見”的評價有較多的主觀因素，其實質上給發明滿足創造性要求提出了跟高的要求，也增加了答復審查意見時的創造性爭辯難度。在考慮Graham案和KSR案所確立的標準的大背景下，申請人以及代理人可以結合以上區別來嘗試規避答復創造性問題時可能出現的一些陷阱，避免僵硬套用“三步法”思路，節省答復成本，從而加快案件的審查進程。