現(xiàn)有法律框架未明確規(guī)定外觀設(shè)計專利適用禁止反悔原則，筆者認為，在侵權(quán)訴訟中可以結(jié)合權(quán)利人在授權(quán)確權(quán)程序的限制性陳述，確定區(qū)別設(shè)計特征在涉案專利中的權(quán)重，從而防止權(quán)利人在不同程序中兩頭得利，達到禁止反悔的效果。在此通過案例略作解析。

　　案情簡介

　　謝某某擁有一項名稱“杯子（牛奶杯）”的外觀設(shè)計專利。他認為T公司生產(chǎn)銷售的一款奶茶產(chǎn)品包裝瓶侵犯其專利權(quán)，因此向T公司發(fā)送《律師函》，聲稱T公司未經(jīng)授權(quán)實施謝某某享有的外觀設(shè)計專利，依法已經(jīng)涉嫌構(gòu)成侵犯專利權(quán)，應(yīng)當承擔相應(yīng)的法律責任。

　　T公司收到此函后與謝某某進行多次協(xié)商，但均沒能使其停止對T公司及經(jīng)銷商的干擾行為。之后T公司不得不于2016年4月21日委托律師回復(fù)律師函，催告謝某某停止干擾行為，盡快行使訴權(quán)。

　　謝某某以T公司在杭州銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品為由，于2016年5月向浙江省杭州市中級人民法院起訴T公司奶茶產(chǎn)品包裝瓶侵害其第ZL201430277427.7號外觀設(shè)計專利權(quán)。T公司針對該專利提起無效宣告請求，專利復(fù)審委根據(jù)權(quán)利人的具體陳述，作出維持涉案專利有效的審查決定。隨后，謝某某于2017年2月16日向法院提出撤訴申請，杭州中院據(jù)此裁定準許其撤回起訴。

　　謝某某雖然撤回了訴訟，但仍在以向地方知識產(chǎn)權(quán)局投訴經(jīng)銷商的方式，干擾T公司及經(jīng)銷商的正常生產(chǎn)經(jīng)營，而T公司的奶茶產(chǎn)品包裝瓶是否構(gòu)成侵權(quán)未經(jīng)法定程序認定。為此，T公司向杭州市中級人民法院提起確認不侵權(quán)之訴，請求確認T公司奶茶產(chǎn)品包裝瓶未落入被告專利的保護范圍，不構(gòu)成對被告專利權(quán)的侵犯，同時提出謝某某在無效程序中存在限制性陳述，而在侵權(quán)訴訟中不應(yīng)對其限制性陳述再行反悔。 法院判定

　　該案一審、二審法院均認定被訴產(chǎn)品與涉案專利不近似，未落入涉案專利的保護范圍，二者認定的理由也基本相同：

　　1、 根據(jù)現(xiàn)有設(shè)計和專利權(quán)人在無效程序的陳述及無效決定的相關(guān)認定，確定涉案專利的設(shè)計特征是：杯蓋的形狀和提手環(huán)的設(shè)計；

　　2、對于權(quán)利人強調(diào)的提手環(huán)功能設(shè)計問題，認為提手環(huán)雖然有一定的實用功能，但是提手環(huán)的形狀可以有多種設(shè)計，涉案專利的提手環(huán)整體上具有一定美感，消費者不僅會關(guān)注其功能，還會關(guān)注其形狀上的美感，不屬于主要由技術(shù)性功能決定的功能性設(shè)計；

　　3、將被訴產(chǎn)品與涉案專利的各視圖進行比對，二者的主要區(qū)別在于被訴產(chǎn)品缺少涉案專利的設(shè)計特征，上述區(qū)別設(shè)計足以對被訴產(chǎn)品的整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，使之與涉案專利在整體效果上產(chǎn)生實質(zhì)性差異。根據(jù)外觀設(shè)計“整體觀察，綜合判斷”的比對原則，被訴產(chǎn)品未落入涉案專利的保護范圍。

　　律師觀點

　　在該案中主要涉及外觀設(shè)計近似性的判斷，尤其是區(qū)別設(shè)計特征的認定問題。在區(qū)別技術(shù)特征的認定上，考慮了專利權(quán)人在無效階段的意見陳述和無效決定對此的認定。專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟階段試圖推翻無效階段的意見陳述，法院并未予以接收。

　　外觀設(shè)計的侵權(quán)判斷，主要判斷依據(jù)是《專利法》第五十九條第二款和《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八至十一條，該司法解釋第十一條規(guī)定“人民法院認定外觀設(shè)計是否相同或者近似時，應(yīng)當根據(jù)授權(quán)外觀設(shè)計、被訴侵權(quán)設(shè)計的設(shè)計特征，以外觀設(shè)計的整體視覺效果進行綜合判斷；對于主要由技術(shù)功能決定的設(shè)計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應(yīng)當不予考慮。下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：（一）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。被訴侵權(quán)設(shè)計與授權(quán)外觀設(shè)計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應(yīng)當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質(zhì)性差異的，應(yīng)當認定兩者近似。”

　　該規(guī)定可以概括為：“整體觀察、綜合判斷”，以及“二排除、二要部”。“二排除”即功能性設(shè)計特征和非視覺設(shè)計特征排除，“二要部”即可直接觀察部位和區(qū)別設(shè)計特征是影響整體視覺效果的重要部位。

　　一、被訴產(chǎn)品是否近似首先應(yīng)當根據(jù)“整體觀察、綜合判斷”原則進行判斷

　　外觀設(shè)計近似性判斷，前提是要確定被訴產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品二者屬于近似類別，如果類別不同，即使二者的形狀、圖案等外觀設(shè)計要素近似也不構(gòu)成近似的外觀設(shè)計。例如，最高院在（2012）民申字第41號裁定書中認為，涉案專利是“餐具用貼紙（檸檬）”，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是玻璃杯，雖然使用的外觀設(shè)計圖案近似，但二者用途不同，不屬于相同或相近種類產(chǎn)品，不構(gòu)成近似外觀設(shè)計[i]。

　　在確定被訴產(chǎn)品與涉案專利產(chǎn)品屬于類別近似的產(chǎn)品后，近似性的判斷首先要判斷二者整體上是否近似。以二者整體視覺效果判斷是否存在實質(zhì)性差異，即以二者整體上的形狀、圖案或與色彩的結(jié)合是否存在視覺上的差異，而不是僅從局部細節(jié)的差別判斷二者是否整體上近似。

　　其次，近似性的判斷還要綜合考察外觀設(shè)計各個設(shè)計要素與現(xiàn)有設(shè)計的關(guān)系。外觀設(shè)計專利，主要體現(xiàn)為其不同于現(xiàn)有設(shè)計的創(chuàng)新性，在我國外觀設(shè)計專利制度沒有規(guī)定保護局部外觀設(shè)計的情況下，外觀設(shè)計專利既要保護整體創(chuàng)新的外觀設(shè)計，也要保護局部改進的外觀設(shè)計，即類似于保護發(fā)明、實用新型的改進型專利，綜合考慮外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征對外觀設(shè)計專利的貢獻，確定其在外觀設(shè)計近似性判斷時的考察權(quán)重。因此外觀設(shè)計的整體觀察、綜合判斷不能忽略現(xiàn)有設(shè)計對其保護范圍的影響。筆者認為，司法解釋規(guī)定的與現(xiàn)有設(shè)計區(qū)別特征的重點考量，既是對局部改進的外觀設(shè)計保護范圍的限制，也是對局部改進的外觀設(shè)計專利所做貢獻的保護，同時也能限制權(quán)利人的不當解讀。在本案中，涉案外觀設(shè)計專利雖然保護的是牛奶杯整體，但是作為外觀設(shè)計主體的瓶體采用了現(xiàn)有設(shè)計的瓶體，因此法院認為其區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別設(shè)計特征是杯蓋和提手環(huán)，其中提手環(huán)在整體上占牛奶杯空間比例雖然很小，但是在整體的視覺效果上體現(xiàn)的權(quán)重卻更大，因此在考量了現(xiàn)有設(shè)計的影響因素后，二者整體上是不近似的。

　　再次，外觀設(shè)計近似性的判斷還要排除非視覺設(shè)計特征的影響，包括功能性設(shè)計特征及不影響外觀設(shè)計的材料特征和內(nèi)部設(shè)計特征。最高院（2012）行提字第14號判決書中指出，功能性設(shè)計特征的判斷標準并不在于該設(shè)計特征是否因功能或技術(shù)條件的限制而不具有可選擇性，而在于在一般消費者看來，該設(shè)計特征是否僅僅由特定功能所決定，從而不需要考慮該設(shè)計特征是否具有美感[ii]。功能性設(shè)計特征等非視覺特征在外觀設(shè)計中因其設(shè)計重點不在于視覺美感的設(shè)計，而是技術(shù)功能的實現(xiàn)，與需考慮美感的設(shè)計特征具有不同的設(shè)計維度和設(shè)計重點，對外觀設(shè)計的美感上的創(chuàng)新設(shè)計沒有貢獻，因此在外觀設(shè)計的近似性判斷中應(yīng)不予考慮。

　　二、在區(qū)別設(shè)計特征的認定上，需要考慮在授權(quán)、確權(quán)程序中專利權(quán)人的意見陳述和審查員的官方認定，即在外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟中同樣需要考慮禁止反悔的問題

　　最高院在法釋（2009）第21號第六條規(guī)定“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。”該規(guī)定是針對發(fā)明和實用新型專利在授權(quán)、確權(quán)過程中權(quán)利人的限制性修改或陳述，而禁止其在侵權(quán)訴訟中反悔，從而兩頭獲利，故又稱“禁止反悔原則”。

　　然而，禁止反悔原則是否適用于外觀設(shè)計專利，在該司法解釋中并未明確規(guī)定。有學(xué)者認為，禁止反悔原則實際上是對等同原則的一種限制，是等同原則之下的一個侵權(quán)判定原則，既然外觀設(shè)計侵權(quán)判定不能適用等同原則，當然也不應(yīng)該適用禁止反悔原則[iii]。

　　對此筆者認為，前述司法解釋規(guī)定了“禁止反悔原則”，其目的在于禁止專利權(quán)人將在專利授權(quán)或者無效程序中通過修改或者意見陳述所表明的不屬于其專利權(quán)保護范圍的內(nèi)容，在侵權(quán)訴訟中重新納入專利權(quán)的保護范圍，從而“兩頭得利”，損害公眾利益。因此，適用禁止反悔原則以對權(quán)利要求的保護范圍予以必要的限制，合理確定專利權(quán)的保護范圍，體現(xiàn)了專利法平衡專利權(quán)人和社會公眾利益的立法意圖。然而，專利權(quán)人在專利授權(quán)、確權(quán)程序中所作的限制性陳述，縮小了涉案專利的保護范圍以維護專利權(quán)利的穩(wěn)定性，而在侵權(quán)訴訟中又將放棄的保護范圍重新納入涉案專利保護范圍的情況，不僅在發(fā)明、實用新型專利侵權(quán)訴訟中存在，在外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟中同樣存在。

　　如本案所涉專利，在無效程序中，在與現(xiàn)有設(shè)計比對時，權(quán)利人主張涉案專利設(shè)計要點及與現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別主要體現(xiàn)在杯蓋和提手環(huán)上，而上述部分為一般消費者所關(guān)注，會對杯子的整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，復(fù)審委的無效審查決定對此也予以確認，從而維持了涉案專利有效。然而在侵權(quán)訴訟中，權(quán)利人又主張被訴產(chǎn)品與涉案專利的區(qū)別僅在提手環(huán)的有無，而提手環(huán)在整體中所占比例較小，對整體視覺效果影響較小，且?guī)в幸欢ǖ墓δ苄裕蚨辉V產(chǎn)品與涉案專利近似。權(quán)利人兩頭得利意圖明顯，導(dǎo)致社會公眾對涉案專利保護范圍信賴利益的喪失。

　　筆者認為，在外觀設(shè)計專利侵權(quán)判定中雖然不存在等同侵權(quán)的判定，但是存在相同、相近似的判定。相近似判定包括與外觀設(shè)計專利實質(zhì)相同或相似的判定，二者實際上相當于外觀設(shè)計相同侵權(quán)判定基礎(chǔ)上保護范圍的外延，比照發(fā)明、實用新型等同侵權(quán)的判定，近似性的判定類似于等同侵權(quán)的判定。而且如前所述，在實踐中也存在外觀設(shè)計專利權(quán)人兩頭得利的操作，存在對公眾利益損害事實，有必要對這種不當行為予以規(guī)制。

　　在本案的一審和二審判決書中，雖然沒有明確適用禁止反悔原則確定涉案專利的保護范圍，但是在確定涉案專利的保護范圍和相對于現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別設(shè)計特征時，確實考慮了權(quán)利人關(guān)于涉案專利的限制性陳述，將權(quán)利人在無效程序中強調(diào)的與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的設(shè)計特征予以重點考量，并依據(jù)被訴產(chǎn)品不具有該區(qū)別設(shè)計特征，做出被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利的保護范圍的認定。

　　該判決也給我們一定的啟發(fā)：在現(xiàn)有的法律框架沒有明確規(guī)定外觀設(shè)計專利適用禁止反悔原則的情況下，在侵權(quán)訴訟中結(jié)合法釋（2009）21號第11條的規(guī)定，在確定涉案專利與現(xiàn)有設(shè)計的區(qū)別設(shè)計特征時，可以結(jié)合權(quán)利人在授權(quán)、確權(quán)程序的限制性陳述，確定區(qū)別設(shè)計特征在涉案專利中權(quán)重，從而實質(zhì)性防止權(quán)利人在不同程序中兩頭得利，達到與適用禁止反悔原則同樣的效果。

　　參考文獻：

　　[i] 最高人民法院（2012）民申字第41號裁定書。

　　[ii] 最高人民法院（2012）行提字第14號判決書。

　　[iii] 程永順“淺議外觀設(shè)計侵權(quán)判定”，《知識產(chǎn)權(quán)》2004年第3期。