文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 姚文杰
摘要：在判斷創造性的三步法中，是否具有技術啟示是OA答復實踐中經常遇到的問題。由于技術啟示的判斷本身具有一定的主觀性，因此申請人和審查員經常在是否具有技術啟示方面存在分歧。本文從代理人角度結合OA答復實踐經驗淺談了面對類似分歧如何應對以爭取授權的一些策略。
引言：
在發明的實質審查中，作為專利核心內容的創造性是審查員和代理人都非常關注的焦點。眾所周知，在我國，對專利創造性的判斷沿用的是國際上通用的三步法。在判斷創造性的三步法中，最接近的現有技術、發明的區別特征以及實際解決的技術問題的確定在實際操作時較為客觀，有實在的依據可以遵循。然而，三步法中的最后一個步驟，即判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，不可避免地帶有一定的主觀性。
根據審查指南的規定，在判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見的步驟中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別技術特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術并或得要求保護的發明。
結合指南，關于技術啟示的含義并沒有直接地定義，只是給出了是否存在啟示的判斷標準：是否給出將區別技術特征應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題。這種判斷本身具有一定的主觀性。接下來，筆者從代理人的角度以OA答復實踐中遇到的問題為例探討對技術啟示的理解以及答復涉及技術啟示的審查意見的策略。
案例：
?案例一
專利申請涉及一種制造光電模塊的方法。審查員運用三步法判斷該專利申請的創造性。所確定的相對于最接近的現有技術的區別技術特征為：在制造過程中對光電模塊的支承件進行電激勵并進行光熱檢查，以實現在早期檢測可能的缺陷。審查員引用的另一篇對比文件2中公開了一種支承件中檢測缺陷位置的方法。具體地，對比文件2公開了對支承件進行電激勵并檢測可能的缺陷。也就是說，專利申請的區別技術特征被對比文件2公開。而且，審查員認為上述區別技術特征在對比文件2中所起的作用與其在本申請中所保護的技術方案為解決其技術問題所起的作用相同，都是對支承件進行電激勵以檢測缺陷，因而存在將上述區別技術特征應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，即現有技術整體上存在技術啟示。
申請人在第一次答復中重點強調了如下內容：（1）上述區別技術特征在本申請所起的作用是在早期檢測缺陷以提高產率，而對比文件2沒有涉及提高產率的技術問題；（2）對比文件2教導了電阻的測量足以實現質量控制，因此本領域技術人員在對比文件2的教導下僅可能應用電阻測量的常規質量控制方法，而不會想到應用上述電激勵的區別技術特征。在此，申請人的答復策略是從技術問題和對比文件2給出的教導出發，還原本領域技術人員在解決本申請的技術問題時可能應用的技術方案。這種僅基于技術問題和技術教導的情境還原答復策略本身具有較強的主觀性。
接下來，審查員也采用了情境還原方法，認為在生產流水線上對每一環節的物件進行合格檢查以避免后續的成本和時間浪費是各領域的公知做法，即，認為在早期檢測缺陷以提高產率屬于生產過程中的普遍技術問題。在對比文件2公開了檢驗支承件質量的方法的情況下，本領域技術人員有動機將對比文件2公開的電激勵質量檢測方法應用于最接近的現有技術以實現早期檢測缺陷。在此，審查員也是在技術問題和公開的技術手段的基礎上采用情境還原方法來判斷是否存在技術啟示，同樣具有較強的主觀性。
此時，可以發現，申請人和審查員由于在技術問題和技術教導方面的認知不同在是否具有技術啟示方面產生了分歧。后面答復的關鍵在于如何處理這種分歧。
在實際操作中，筆者在整體考慮對比文件2的技術背景和技術細節的基礎上，發現對比文件2實際上涉及鋰離子可充電電池中的接合多層組件的缺陷檢測，與本申請的光電模塊的支承件有所不同。進一步研究對比文件2的技術細節后發現：對比文件2中的多層組件本身就接有正負極，因此相對容易想到用通電方式進行電激勵來進行缺陷檢測。然而，而在本申請所屬領域，支承件在使用時的主要功能為支承并沒有電極，因此在進行電激勵時需要額外接電極，這對于本領域所述技術人員并不容易想到。在后續答復中，申請人采納了該建議，從對比文件2中的多層組件具有電極這一技術細節出發，論述了不存在技術啟示。最后審查員接受了申請人的觀點。
通過該案例可知，是否存在技術啟示的判斷本身就存在一定的主觀性。如果僅從技術問題以及技術教導出發，難以達成一致的觀點。這時，整體考慮技術方案，放大技術細節，從相對客觀的技術特征出發，輔以一定的邏輯分析，更容易得到審查員的認同。
?案例二
專利申請涉及一種雷達物位計系統。審查員運用三步法判斷該專利申請的創造性。所確定的相對于最接近的現有技術的區別技術特征為：連接結構從屏蔽結構徑向延伸，將屏蔽結構電連接至罐。審查員引用了對比文件2，其涉及一種用于測定和監測容器內介質的料位高度的裝置。上述區別技術特征被對比文件2公開。由于對比文件2的測量料位的裝置與本申請同屬料位測量領域，因此審查員認為對比文件2給出了將上述區別技術特征應用于最接近的現有技術以解決其技術問題的技術啟示。
在答復中，申請人重點強調上述區別技術特征所解決的技術問題與對比文件2所旨在解決的技術問題截然不同。上述區別技術特征在本申請中所解決的技術問題是通過將來自屏蔽結構的電磁信號引導至罐來提高更可靠的物位測量。而申請人通過分析對比文件2的技術細節后認為對比文件2所旨在解決的技術問題是用介電材料代替金屬以降低成本。因而，申請人認為：由于所解決的技術問題不同，不存在將區別技術特征應用于最接近的現有技術的技術啟示。
審查員對此有不同看法。審查員認為對比文件2客觀上公開了上述區別技術特征，也公開了用連接件實現屏蔽結構和罐體的技術手段，因此存在相應的技術啟示。
在此，申請人和審查員關于是否存在技術啟示的分歧在于考量層次不同。申請人認為在技術問題不同的情況下，不存在應用上述區別技術特征的技術啟示。而審查員認為技術手段的公開給出了技術啟示。然而，指南中關于判斷是否存在技術啟示的規定本身就比較模糊籠統，而且由于申請人和審查員的考量層次不同，因此難以評判孰是孰非，感覺都有一定道理，但結論卻截然相反。
接下來，申請人進一步限定連接件為導電連接件以與對比文件2中的為介電材料的連接件進行區分，在此基礎上，由于對比文件2沒有公開導電連接件，因此也就沒有相應的技術啟示。
通過該案例可知，判斷是否有技術啟示需從整體技術特征考慮，僅基于所解決的技術問題不同不能判斷是否存在技術啟示。從不同角度判斷是否存在技術啟示可能會得到截然相反的結論。
結論：
結合上述案例分析可知，在專利審查實踐中，在是否存在技術啟示判斷本身具有模糊性和主觀性的情況下，審查員和申請人雙方都非常容易帶入主觀感覺。申請人和審查員基于不同的情境還原、不同的考量層次，可能會得到截然相反的結論。面對這類分歧，再繼續單純以技術問題、技術教導、技術手段以及情境還原來爭辯論述比較困難，需要仔細研究技術方案，回歸實在的技術特征，找出區別或進一步限定以產生區別，輔以嚴密的邏輯分析來說服審查員。