文/北京市集佳律師事務所 李春亞
所謂商標共存，WIPO給出的定義是指“兩家不同的企業在商品或服務上使用相似或者相同的商標，而并不必然相互妨礙其商業活動”；INTA給出的定義是“由擁有近似且不會產生混淆之虞的共存商標的雙方或三方達成的協議，允許當事人間為和平共存設定規則”。司法實踐中，因采信共存協議得以商標確權的案例多體現在商標駁回復審案件中，但實際上涉及商標無效宣告請求的行政糾紛中同樣會接受共存協議，兩者的差異在于前者在混淆判斷時更多是從商標標志本身出發，而后者在混淆判斷會考慮雙方商標使用情況、商標申請人的主觀狀態等多種因素，故相對于駁回復審程序，無效宣告程序中的共存協議往往具有更大的可參考性。恰筆者近日因成功代理一件完整包含他人在先商標的無效宣告行政訴訟案件，就涉案商標之間如何達成有效共存協議而維持商標注冊之情況略有感觸。
《民法典》明確規定“民事主體依法享有知識產權... ...”，故商標權作為一種私權，其權利人完全可以通過意思自治原則對其進行處分，只要這種約定不違反法律、法規的強制性規定，是當事人的真實意思表示，且沒有損害消費者利益及公共利益，原則上應當給予尊重、認定合法有效。該原則在《商標法》中主要體現在第42條的商標轉讓和第43條的商標許可制度中，即“商標權人可以依法轉讓、許可其商標權，亦有權通過放棄、不再續展等方式處分商標權”。同理，在相同/類似商品上構成相同/近似商標的案件中，引證商標權利人同樣有權對在后商標申請做出同意共存的處分，即無論是雙方達成共存協議還是引證商標權利人單方出具同意書，只要明確對申請商標/訴爭商標做出權利處分，在后商標即有可能得以初審公告或維持注冊。
共存協議的簽署充分體現了民法中的意思自治原則，該原則是在充分尊重契約自由的精神下以期達到“排除混淆”或者“突破商標權絕對排他效力”的效果，進而影響商標授權確權的結果。我國《商標法》雖然對商標共存制度并未做出明確規定，但類似的司法精神卻早在2009年就出現在最高人民法院發布的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中“在依法保護在先權利的同時，尊重相關公眾已在客觀上將相關商標區別開來的市場實際。要把握商標法有關保護在先權利與維護市場秩序相協調的立法精神，注重維護已經形成和穩定了的市場秩序... ...”。這一司法政策在當年的法國“鱷魚”商標侵權案件中首次得到體現。隨后2011年出臺的《關于充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和促進經濟自主協調發展若干問題的意見》中，在有關商標確權與授權判定時更是以“實現經營者之間的包容性增長”為最終歸宿。在2017年《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》第1條規定：“對于使用時間較長、已建立較高市場聲譽和形成相關公眾群體的訴爭商標，應當準確把握商標法有關保護在先商業標志權益與維護市場秩序相協調的立法精神，充分尊重相關公眾已在客觀上將相關商業標志區別開來的市場實際，注重維護已經形成和穩定的市場秩序”。因此，在一系列司法政策的引導下，共存協議越來越多地在商標授權確權案件中浮現，使得“包容性增長”與“雙方共存不會導致混淆”之間開始建立一定的聯系。
由于共存協議的效力不僅約束協議雙方，更涉及市場上的消費者及其他經營者。僅基于上述司法政策引導，而無具體明確法律指引的情況下，再加上共存協議往往是具有利害關系的在先商標權人所出具，其能否完全“排除混淆”或者“突破商標權絕對排他效力”值得商榷。因此，過往案例中對于共存協議的認定在不同審理機關也存在明顯差異，有采取回避方式對共存協議不予評述的，有認為容易導致消費者混淆誤認不予認可的，也有因共存協議的約定不明確而不予采納的，但總體趨勢都是從早年間的普遍不認可過渡至嘗試接受共存協議，直到現今的接受程度越來越高。筆者將結合具體案例體現共存協議在“排除混淆”或者“突破商標權絕對排他效力”中地位的逐漸變化：
（一）類案中對共存協議的商標處分權利不予采信的
對共存協議持否認觀點而不予采信的認為：商標共存協議一般只是作為排除消費者混淆可能性的重要證據，并不能作為申請商標/訴爭商標獲準注冊的當然依據。如果商標共存協議無法排除相關公眾混淆商品來源的可能性，則商標的共存可能損及商標識別功能的發揮及消費者利益，與《商標法》保護消費者利益的立法精神不符，此種情況下，商標共存協議不是訴爭商標獲準注冊的正當理由。例如：
（二）類案中對共存協議的商標處分權利予以采信的
對共存協議持認可觀點的認為：《商標法》既保護商標權人的利益，也要保護消費者等相關公眾的利益。只有在有充分證據證明商標權人對自身權利的處分損害到包括消費者利益在內的社會公眾利益的情況下，才可能依據保護消費者利益的價值而不接受共存協議。且商標法中對消費者利益的保護優先于對商標權人利益的保護并不具有必然充分的理由，如果近似商標的在先所有人都能夠容忍在后近似商標的存在，則相關公眾或者消費者一般也應當給予同樣的容忍。尤其是在后商標和在先商標雖然近似但具有一定區分因素的前提下，對于共存協議更應該給予充分尊重。例如：
通過上述案例可以看出，目前司法機關針對共存協議的接受度越來越高，尤其是在2019年北京市高級人民法院出臺的《商標授權確權行政案件審理指南》（以下簡稱《審理指南》），明確了“判斷是否構成近似商標時，共存協議可以作為排除混淆的初步證據”這一定性。既然共存協議能夠使在后近似商標“排除混淆”進而有機會獲得確權，那么在簽署時更應“嚴上加嚴,細中加細,慎之又慎；寧肯“千慮一得”,決不“百密一疏”。筆者結合過往案例，認為權利人在駁回復審案件或無效宣告案件中簽署共存協議時，應著重立足于“商標共存排除混淆誤認”這個基點，綜合參考以下因素：
第一，原則上簽署共存協議的兩商標不宜相同或高度近似。雖然在對待“共存協議”中傾向于認可私權中當事人的意思自治原則，但是商標法的立法目的首先是保障消費者的利益和生產、經營者的利益，對于可能導致消費者混淆誤認的相同或者高度近似商標，審理機關原則上傾向于不予認可。例如北京高院的（2016）京行終3689號商標駁回復審中，由于申請商標和引證商標屬于相同商標，易認為兩商標所標示的商品來源于同一主體或存在特定聯系，進而造成混淆誤認。僅憑引證商標權利人出具的《同意書》亦不足以排除二者易造成相關公眾對商品來源混淆、誤認的可能性。
第二，即使個案中認為不宜簡單地以尚不確定的“損害消費者利益”為由，在沒有客觀證據證明會損害消費者的利益為前提下，對相同或高度近似的商標不予采信共存協議，例如北高院（2012）高行終字第1043號和最高院（2016）最高法行再102/103號案件。但是在簽署此類共存協議時尤其需注意以下事項：
（1）雙方是否存在特定歷史因素等特殊情形，從而能夠證明在后申請人不具有惡意攀附在先權利人的惡意；
（2）雙方是否能夠明確各自使用的商品在功能用途等方面存在差異；
（3）雙方是否明確劃分了各自的銷售區域、銷售品項或銷售對象；
（4）雙方是否明確表示將采取一切合理及必要的措施防止混淆或明確在實際使用過程中會附加其字號、特有包裝裝潢等商業標志以避免相關公眾混淆、誤認；
（5）雙方之間是否具有控股、關聯等利害關系，進而證明雙方具有利益一致性，例如北高院的（2014）高行終字第1175號和（2016）京行終3948號案件。
第三，確保共存協議以書面形式簽署，并在共存內容上明確完整、形式上無瑕疵：
（1）簽署主體必須是涉案商標申請人和引證商標所有人，避免因主體問題而發生波折，例如（2011）一中知行初字第1141號和商評字（2014）第77908號案件；
（2）協議內容上應為證明商標共存排除混淆的證明目的而非其他約束事項，例如（2015）京知行初字第2489號案件因協議內容只能體現引證商標權利人對所涉商標提出異議的約束作用，并未體現商標共存的內容而不予采信；
（3）協議內容上應明確體現涉案申請商標/訴爭商標和引證商標信息，例如（2015）京知行初字第3247號案件就因雙方達成的全球共存協議中沒有明確到涉案商標而未被法院接受；
（4）商標具有地域性的原則，應明確是在中國大陸境內使用的共存協議，并盡可能劃分出各自的銷售區域或相關公眾，目的是降低消費者混淆誤認的可能性。例如最高院的（2018）最高法行再134號判決中即明確了“域外共存協議不影響境內商標近似性判斷”的司法理念；
（5）形式上確保符合《民事訴訟法》中對于證據規則的要求，尤其是在涉及真實性時應提交原件或者經公證認證的文件，例如商評字（2015）第15228號駁回復審案件、（2010）一中知行初字第1254號、（2013） 高行終字第2372號、（2016）京行終2233號、（2017）京行終2883號、（2018）最高法行申1926號等案件中，均因其提交的《共存聲明》未經公證認證無法證明真實性而不予認可；
（6）注意提交共存協議的時間點，從商標申請到被最終駁回無效需要經過駁回復審、一審、二審多個程序，提交共存協議并非這些程序的法定中止審理事由，只要引證商標在審理時處于有效狀態，就會對申請商標予以駁回。因此應盡可能早的提交共存協議，避免浪費時間和司法資源，導致喪失權利救濟，例如最高院（2018）最高法行申5731號和北高院（2016）京行終5385號案件。
第四，對于附條件或者附期限的共存協議一般不予采信，例如北知院（2020）京73行初10231號、北高院（2019）京行終5925號和（2020）京行終7247號案件均屬于此種情況。但是當此種附條件條款的證明目的是為了客觀上避免混淆誤認時則應另當別論，例如北知院（2016）京73行初331號在“BLUELINK”商標案件中認可雙方簽署的對各自商標使用地域、具體商品和增加區別性標識使用方式等條件的共存協議。
第五，注意共存協議應當遵守誠實信用原則，例如最高院在針對第1551944號“良子”商標爭議案件中明確：共存協議系當事人真實意思表示，當事人各方應嚴格遵守。共存協議簽訂時爭議商標已經獲準注冊，北京良子應當知曉爭議商標的存在，卻在之后對爭議商標提出撤銷申請，其行為明顯違反共存協議第四條的約定系惡意提出爭議申請，違反誠實信用原則。
第六，注意共存協議應遵循《合同法》中關于無效合同的相關規定,不能含有損害國家利益、社會公共利益和第三人合法權益等內容，這一點往往和商品的申請類別密切關聯，在涉及“人用藥、食品衛生、醫療衛生”等人身安全類別或生態環境保護類別等和公共利益有關的案件中，均會從嚴從慎考慮：例如最高院在“無比膏”、“艾格弗”和“強生視光學苑”商標再審案件和北京高院“ 
”圖形商標復審案件中均是因涉及公共利益保護的問題而未采信共存協議。
第七，最后需要說明一點，2019年北高院《審理指南》中對“共存協議”的定性是在《商標法》第三十條和第三十一條的適用框架下，故共存協議并不適用于撤銷復審案件中。因為對注冊滿三年不使用商標予以撤銷的立法目的是為鼓勵商標使用，防止商標資源的浪費，而非解決民事糾紛，因此共存協議并不適用于撤銷復審案件中，不能成為阻卻訴爭商標因不使用而被撤銷的法定理由，例如北知院（2015）京知行初字第4282號、（2019）京73行初9804號和（2019）京行終473號案件即屬于此種情況。
通過上述共存協議案例可以看出，法院雖然給予了“共存協議可作為排除混淆誤認的初步證據”之定性，但是《審理指南》同樣規定“商標標志相同或者基本相同、且使用在相同或者類似商品上的，不能僅以共存協議為依據，準予其注冊申請”，而對于“不能僅以共存協議為依據”如何解讀卻并未明確釋義？在過往類案中對于相同或高度近似商標既有采信共存協議的又有不認可的，那么此類案件在充分尊重意思自治原則指引下，如何對雙方各自銷售區域、銷售品項或相關公眾進行市場使用方式的劃分、如何判斷在后申請人的主觀狀態等，才能達到排除混淆誤認的結果能夠共存？對此，筆者期待更多的指導案例… …