文/北京集佳知識產權代理有限公司 譚雅琦 張嘉暢
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標準執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
商標標識中，如包含欺騙性要素，或者錯誤暗示與其他人（包括生者或死者），機構、信仰或國家象征的聯系，依據美國《商標法》第2（a）條的相關規(guī)定，將被拒絕申請注冊。《美國商標審查指南》（下稱《審查指南》）第1203條對上述欺騙性駁回和錯誤暗示聯系駁回的適用做了詳細的審查指導。在本文中，我們將解讀分析前述兩類駁回的具體審查標準和常見的克服方案，以期為中國企業(yè)提供指引。
一、基于欺騙性的駁回（Refusal on Basis of Deceptive Matter）
（一）“欺騙性駁回”的審查標準
“欺騙性駁回”是拒絕商標申請注冊的絕對理由條款之一。聲明放棄具有欺騙性的術語專用權，或者聲稱經使用獲得了顯著性，均不足以克服該項絕對理由駁回，因此，含有欺騙性術語的商標既無法在主簿申請注冊，亦無法通過副簿注冊獲得保護。
根據《審查指南》第1203.02（a）條的相關規(guī)定，欺騙性標識一般是指，僅由欺騙性術語或圖形構成，或者組合商標中包含欺騙性術語，如全部或部分暗示質量、特征、功能、成分或用途等。如“CAFETERIA”商標（含義為：自助餐廳）申請注冊在“非自助餐廳式的飯店”服務上，或“LOVEE LAMB”商標（其中，LAMB的含義為羔羊）申請注冊在“非小羊皮質的汽車座套”產品上，均可能使消費者對產品或服務的性質、特征或成分等產生誤認，故不予核準注冊。此外，如標識中含有欺騙性術語的外語同義詞，或者諧音詞，如“Organik”為“organic（有機的）”的諧音詞，則在可能產生欺騙誤認的情況下，亦不得核準注冊。
在判斷申請商標是否構成欺騙性標識時，審查員將主要考慮以下構成要件：（1）申請商標對商品/服務的特性、質量、功能、成分或用途等是否進行了錯誤的描述；（2）如是，潛在購買者是否可能相信該錯誤描述是對商品/服務的描述；（3）如是，該錯誤描述是否可能會嚴重影響相關消費者購買決定。
上述三個構成要件為認定構成欺騙性標識的必備條件。而若僅滿足前述2個要件的，審查員將僅援引美國《商標法》第2（e）條，即“含有欺騙性的錯誤描述的標識（Deceptively misdescriptive marks）不得注冊”的條款，下發(fā)駁回。
（二）與“含有欺騙性的錯誤描述（Deceptively misdescriptive marks）”駁回的區(qū)別
美國《商標法》第2（e）條規(guī)定，僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品或服務的標識，不得核準注冊。認定是否構成“含有欺騙性的錯誤描述”標識時，審查員將主要考慮上述“欺騙性駁回”的前兩個判斷標準，即申請商標對商品/服務的特性、質量、功能、成分或用途等進行了錯誤的描述，且潛在購買者可能相信該錯誤描述是對商品/服務的描述。但并不要求該錯誤描述的認知，會嚴重影響消費者的購買決定。
如“Clear”商標（含義為明亮、敞亮等），申請注冊在第25類“時裝鞋”產品上，雖然該標識可能錯誤描述產品的特性，即指定的商品可能并不為透明狀或透明材質，但該特征通常不會嚴重影響消費者的購買意愿，因此該商標僅被認定為具有“含有欺騙性的錯誤描述標識”（Deceptively misdescriptive marks，第2（e）條款），而并不會下發(fā)“欺騙性駁回”（Deceptive Matter，2（a）條款）。
在判斷是否會嚴重影響消費者的購買決定時，審查員需提供證據證明，錯誤描述的質量或特征會使商品或服務對潛在購買者更具吸引力或更合心意，從而影響購買決定。在《審查指南》第1203.02（d）（i）條中所提及的一些客觀標準，可供審查員在審查中予以參考。一般表現為，含有欺騙性的描述可能會使商品/服務在質量、特征等方面優(yōu)于其他同品類產品，而相較于其他產品具有卓越的品質、夸大的性能/功能或健康益處等。如在服裝產品上，申請注冊含有“silk（絲綢）”的商標，可能使消費者誤認為產品具有絲綢般的卓越品質，而影響購買決定。在食品上申請注冊含有“organic（有機的）”的商標，可能使消費者誤認為產品均為有機的，而產生誤認誤購。此外，若申請人的商品/服務的宣傳廣告中，包含與欺騙性標識相關的虛假表述，體現了申請人的主觀欺騙意圖，即有意從欺騙性的描述中獲益，則此類宣傳廣告將成為判斷“是否會嚴重影響消費者的購買決定”的重要依據。
值得提及的是，前述客觀判斷標準需以一般消費者的普遍認知而定，而區(qū)別于個人喜好。如含有“BLUE（藍色）”的標識，申請注冊在“自行車”產品上，僅反映了在顏色上純粹的個人喜好或偏好，則不宜認定“會嚴重影響消費者的購買決定”，而下發(fā)“欺騙性駁回”。
因上述構成要件的區(qū)別，即“是否影響消費者的購買決定”，二者在法律后果上也不盡相同。“含有欺騙性的錯誤描述（Deceptively misdescriptive marks）”標識因并不影響消費者的購買決定，因此商標申請人可以先行尋求副簿注冊的保護，但下發(fā)“欺騙性駁回”的商標，主簿和副簿均不予以核準注冊。
（三） 欺騙性駁回的常見克服方案
由于《審查指南》要求審查員援引該條款下發(fā)駁回時，應當明確說明駁回的理由及依據，因此申請人通常可以針對具體的駁回理由和依據，對審查意見進行答復，從而克服駁回。一般而言，有以下兩種克服思路：
1、修改指定商品/服務
若申請人的商品/服務的確符合商標標識中的表述，而不會造成“欺騙”的，申請人可以通過修改商品或服務的表述，使之與商標標識所傳達的含義一致。如在食品上申請注冊含有“organic（有機的）”的商標，可以通過對指定商品增加限定，如“前述產品均為有機的”，從而克服欺騙性駁回。一般而言，只要商品的特性或材質描述達到了相關行業(yè)內對該術語的要求即可，申請人無需證明商品中含此材料或特征的數量或百分比。
2、提交爭辯意見
若申請人認為申請標識并不滿足“欺騙性標識”的構成要件的，則可以通過遞交爭辯意見和附隨證據的方式，提交復審答復。如含“jeans（牛仔）”的商標，申請注冊在第25類“毛衣、襯衫”等服裝產品上，雖然可能滿足“欺騙性標識”的第一個構成要件，即“jeans（牛仔）”對產品的材質、成分等進行了錯誤的描述，但基于服裝行業(yè)慣例和普通消費者的一般認知，“jeans”在服裝行業(yè)中，常指代休閑品類，因此潛在購買者并不會認為該描述是對商品/服務的材質或成分的描述，進而嚴重影響相關消費者的購買決定。因此，申請商標并不滿足“欺騙性標識”的全部構成要件，應予以核準注冊。
二、錯誤暗示聯系的駁回（Refusal on Basis of Matter That May Falsely Suggest a Connection）
（一）“錯誤暗示聯系的駁回”的審查標準
根據美國《商標法》第2（a）條的相關規(guī)定，若商標標識與其他人（包括生者或死者）、機構、信仰或國家標識產生錯誤暗示聯系的，不予核準注冊。如“SCHIEDMAYER”商標，申請注冊在“鋼琴”上，可能錯誤暗示了與著名鍵盤樂器廠家“Schiedmayer Celesta GmbH（歇德梅爾鋼片琴有限公司）”的聯系，而不予核準注冊。“U.S.CUSTOMS SERVICE（美國海關服務）”商標，申請注冊在“律師服務”上，可能錯誤暗示為美國海關和邊境保護局的聯系，不予核準注冊。
在判斷申請商標是否構成“錯誤暗示聯系的標識”時，審查員將主要考慮以下構成要件：（1）該標識與他人或機構在先使用的名稱相同或近似；（2）該標識與他人或機構具有唯一且明確的指向性；（3）該標識所指向的其他人或機構，與申請人使用該標識的商品/服務無關；（4）基于其他人或機構的名譽或聲譽，使得該標識使用于申請人的商品或服務時，相關公眾將推定與其他人或機構具有關聯關系。此外，雖然申請人是否具有主觀產生錯誤聯系的意圖，并不是構成要件之一，但同上述“欺騙性駁回”，申請人的主觀意圖將作為判斷的重要依據。
值得注意的是，《審查指南》第1203.03條指出，從立法目的和立法沿革來看，上述條款更傾向于保護隱私權，即未經個人或組織的許可，不可將其名稱或其他特性作為商標使用，而不在于保護公眾。因此，在駁回復審中，向審查員爭辯商標標識并不會損害公眾利益的，一般不予采納。
（二）“錯誤暗示聯系的駁回”的常見克服方案
若申請人的確與審查員指出的他人或機構具有關聯關系，則一般來說，該類駁回較為容易克服。如審查員認為“Longping”商標，申請注冊在農產品上，與知名科學家袁隆平先生產生了錯誤暗示聯系，故駁回其申請注冊。在復審中，申請人可通過遞交袁隆平先生的同意函，以及申請人所提供的書面聲明和證據，以證明袁隆平先生與申請人的真實商業(yè)關系，并非“錯誤聯系”，應予以核準注冊。
而若申請人與審查員指出的他人或機構并不具有關聯關系的，則申請人可結合上述“錯誤暗示聯系標識”的四項構成要件，從標識近似度、他人名稱關聯的唯一和明確指向性、知名度等方面進行反駁。
三、結語
綜上所述，美國《商標法》中第2（a）條規(guī)定的“欺騙性駁回”和“錯誤暗示聯系的駁回”，雖然與中國《商標法》第十條第一款第七項的規(guī)制內容較為接近，但在立法目的、具體適用以及克服方案上仍有所區(qū)別。而上述差異可為中國商標申請人更好的規(guī)避風險，并為克服駁回，獲得商標注冊保護提供新的思路。