文/北京集佳知識產權代理有限公司 譚雅琦 張嘉暢
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環節法律適用統一和標準執行一致，受到從業人員的普遍歡迎。受此啟發，為方便中國企業及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿易國——美國的商標審查制度，“集佳”現推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
美國《商標法》第2（d）條規定，與他人在專利商標局注冊的商標或在美國在先使用且尚未放棄的商標或商號構成近似，使用在相同商品或與之相關聯的商品上，可能造成混淆、誤認或欺騙的商標，將被拒絕注冊。誤認可能性（Likelihood of Mistake）在《審查指南》中通常以“與他人商標非常相似以致可能引起混淆或誤認”的方式合并在混淆可能性的介紹中。而欺騙可能性的商標（Marks That Are Likely to Deceive）要求申請人具有欺騙的主觀故意，因此在實踐中，尤其是單方駁回程序中較為少見，《審查指南》也并未對其進行詳細分析。故我們在本文中將僅介紹《審查指南》第1207條中“混淆可能性”（Likelihood of Confusion）的相關內容，以方便中國企業了解中美兩國在混淆可能性的認定上的異同。
一、“混淆可能性”概述（Likelihood of Confusion）
《審查指南》1207.01條指出，混淆可能性的認定，并不是判斷商標本身，或者商品或服務本身，是否可能會混淆，而是判斷商標使用在其商品或服務上，是否會對商品或服務的來源或贊助（Sponsorship）存在混淆可能性。
美國海關和專利上訴法院（美國聯邦巡回上訴法院的前身）曾在1973年的杜邦案【1】中，開創性地討論了確定混淆可能性的十三個相關因素即“杜邦因素”（DuPont Factors）【2】，并指出在認定混淆可能性的問題上，并沒有試金石規則可以為所有案件提供現成的指南。且并非所有因素都是相關的，只有那些有證據證明相關的因素才必須予以考慮。此外，每個特定因素的重要性或考慮權重，可能因個案而有所不同。盡管如此，以下兩大因素仍為混淆可能性認定中的關鍵考慮因素：（1）商標整體在視覺、發音、含義和商業印象上構成近似或不同；（2）申請所指定的商品或服務的關聯性。
此外，在審查中，如有相關的證據支持，審查員亦將考慮以下混淆可能性的因素：1）已建立的、可能繼續的貿易渠道構成類似或不同；2）銷售的情況和消費者的情況，即沖動消費VS謹慎、復雜的購買；3）類似商品上近似商標的數量和性質；4）申請人與在先注冊商標所有人所達成的有效共存協議。
二、商品或服務的關聯性判斷（Relatedness of the Goods or Services）
在判斷商品或服務的關聯性時，當所涉商標的近似度越高，則認定混淆可能性對所涉商品或服務的關聯程度要求越低。即如果雙方的商標相同或基本相同，則商品或服務之間的關聯性無需達到商標之間存在差異時的密切程度，即可支持混淆可能性判斷?！秾彶橹改稀分械?207.01（a）條中所提及的以下內容，可在判斷商品或服務的關聯性時，提供具體指引。
1、商品或服務無需完全相同（Goods or Services Need Not Be Identical）
《審查指南》指出，在認定混淆可能性時，商品或服務無需完全相同，甚至不必須具有競爭關系。問題并不在于商品和/或服務本身是否會造成混淆，而是消費者是否會對其來源產生混淆。申請人和注冊人的商品或服務只需要以某種方式相關，和/或基于市場營銷的情況，可能導致消費者錯誤地認為它們來自同一來源即可。如“SHAPES”商標指定在“美容院、日間水療服務”上，與“SHAPE”商標指定在“雜志”上，被認定為存在混淆可能性，因雜志經常會介紹美容院、水療服務【3】。含“TOTOL”的組合商標，指定在“酸奶”上，與“TOTAL”商標指定在“即食早餐麥片”上，存在混淆可能性【4】，因前述食品可能被消費者認為來自同一來源。
相反，如果所涉商品或服務不具有關聯性，或基于市場營銷的情況，不會導致消費者錯誤假設它們來自同一來源，則即使商標完全相同，也被認定為不太可能造成混淆。如“RITZ”商標注冊在“教育服務”上，和“RITZ”商標注冊在“廚房用品”上【5】。
2、建立商品和相關服務之間的關聯性（Establishing Relatedness of Goods to Services）
在判斷商品商標和服務商標是否構成混淆性近似時，一般而言，如在某些商品和與這些商品關聯的服務上，使用相同或近似的商標，則被普遍認為容易導致混淆。如“服裝”商品和“運動服裝零售服務”【6】，“餐飲服務”與“熏肉、臘肉”商品【7】均被認為具有關聯性。
若所涉商品和服務被消費者廣泛知曉或被普遍認為具有相同的來源時，則商品和服務的關聯性將更為容易建立。例如，當指定服務的表述明確包含指定商品，如“啤酒吧”服務與“啤酒”【8】，“以電子方式通過計算機終端傳輸數據和文件”服務與“傳真機、計算機和計算機軟件”【9】，通常會被認定為具有關聯性。反之，若商品和服務的關聯性并不明顯，不被廣泛知曉或普遍認可時，則需要更多的證據來支持商品和服務具有關聯性，而不僅是所涉商品和服務一起使用的事實。例如，認定“餐廳服務”與關聯度較弱的“啤酒”商品具有關聯性，或“烹飪課程”服務與“廚房毛巾”商品具有關聯性，需要提供更多證據顯示消費者可能會認為所涉服務和商品來自于同一來源，如某個商標在爭議商品和服務上均有實際使用，和/或存在大量同時涵蓋爭議商品和服務的第三方申請注冊。
3、以申請/注冊商標所指定的商品/服務為依據（Reliance on Identification of Goods/Services in Registration and Application）
在認定商品或服務的關聯性時，商品/服務的性質和范圍，必須以已注冊商標和申請中商標所指定的商品或者服務為依據。如果被引證的在先注冊商標寬泛地描述了商品或服務，并且對其性質、類型、貿易渠道或消費者類型沒有限制，則將推定該商品/服務包含所描述的所有類型，在所有正常的貿易渠道中流通，向所有類型的消費者所提供，則此種情況下申請人無法僅通過限定關聯商品的類型渠道來避免混淆可能性。此外，申請人不得引用外部的論據或證據，例如主張實際使用商品的質量或價格不同，來限制申請商品的范圍和/或在先注冊所涵蓋的商品范圍，而僅能基于商標申請和注冊時所指定的商品/服務表述的范圍，作為認定混淆可能性的依據。
4、無固有規則（No “per se” Rule）
如概述中所述，因每個案件的事實情況不同，每個相關的杜邦因素的考慮權重可能會基于不同的案件事實而有所區別；因此，并沒有固有的規則確定某些商品或服務本身是具有關聯性的，故在相應的商品/服務上使用相同或近似商標必然存在混淆可能性。如在M2軟件公司與M2通信公司的案件中【10】，美國聯邦巡回上訴法院指出“軟件相關商品之間的關聯性不能僅僅因為商品具有相同的媒介載體而直接推定，較為合適的模式是基于軟件主題和內容進行分析”。
5、貿易擴張原則（Expansion-of-Trade Doctrine）
此原則通常適用于雙方案件。如異議人主張其商標的優先權應當擴張到申請人指定的商品/服務上，概因申請人指定的商品/服務屬于異議人注冊商品/服務的自然貿易延伸，故商品/服務具有關聯性。而在單方案件審查中，審查員無需證明在先商標注冊人已經，或即將將其注冊的商品/服務延伸至在后申請人的指定商品/服務范圍，而僅需從傳統的商品/服務關聯性角度，判斷消費者是否可能認為商品/服務來自同一來源，以確定混淆可能性即可。
6、可證明商品或服務具有關聯性的證據（Evidence Showing Relatedness of Goods or Services）
審查員必須提供證據表明商品和服務具有關聯性，進而認定混淆可能性。關聯性證據可能包括：表明關聯商品或服務通常一起使用或由同一消費者使用的新聞文章和/或來自計算機數據庫的證據；相關的商品或服務由同一制造商或經銷商共同宣傳或銷售的廣告；基于實際使用的同時涵蓋申請人和引證商標所有人的商品/服務的第三方商標的注冊記錄等。
三、商標近似判斷（Similarity of the Marks）
基于“杜邦案”確立的規則，混淆可能性的首要判斷因素即商標在整體視覺、發音、含義和商業印象上是否存在近似。判斷混淆可能性時，并不是要將商標擺放在一起進行比對，而是判斷商標在商業印象上是否足夠近似，以至于相關消費者很可能會認為雙方主體之間存在關聯。
美國聯邦巡回上訴法院曾在判例中為商標近似判斷提供了以下指引：確定商標混淆的基本原則是必須對商標進行整體比對，并且必須將其與所使用的特定商品或服務聯系起來進行考慮。因此，混淆可能性的判斷不能基于從商標整體中所拆分（Dissection）出來的構成要素，即商標的部分要素進行比對。另一方面，在闡明就混淆可能性得出結論的原因時，只要最終結論是基于商標整體考慮的，則在合理情況下對商標的某一特定要素進行或多或少地考慮也是妥當的，且此類分析無法完全避免。
除此之外，商品或服務的關聯性越高，則混淆可能性的判斷所需的商標近似程度就會越低。因此，商標近似判斷和商品/服務的關聯性判斷為相輔相成的動態關系。以下為《審查指南》中，對商標近似判斷的各類情形提供的具體指導和介紹。
1、文字商標（Word Marks）
判斷文字商標是否近似的要素包括視覺、發音、含義和商業印象。單一要素的近似，并不會當然認定構成混淆可能性，即使指定商品相同或高度關聯。但考慮到特定案件的相關事實，個別案件也會存在僅一個要素構成近似，便足以認定混淆可能性的情況。
?。?）視覺近似（Similarity In Appearance）
對標識的字母或文字進行增減、替換，均可能構成視覺近似。如“TRUCOOL”與“TURCOOL”商標構成近似【11】，“TMM”與“TMS”商標構成近似【12】，但“LETEX”與“LUTEXAL”商標不構成近似【13】。
（2）發音近似——發音等同語（Similarity in Sound – PhoneticEquivalents）
鑒于難以預測公眾會如何呼叫一個特定商標，因此并不存在所謂特定商標的“正確的發音”，故申請人也無法基于所謂“正確的發音”來主張避免混淆可能性。如“SEYCOS”與“SEIKO”商標均指定在手表產品上，雖然拼寫有較大差別，但發音近似，構成混淆可能性【14】。
?。?）含義近似（Similarity in Meaning）
商標的含義必須與其所指定的商品或服務相關聯來確定。即使發音和/或視覺上完全相同的商標，若使用在不同的商品或服務上時，也可能會產生截然不同的商業印象，從而不會造成混淆。如“CROSS-OVER”商標指定在乳罩上，與“CROSSOVER”商標指定在女士運動服上，并不構成混淆性近似，因前者商標的含義暗示了指定商品乳罩的構造，而后者商標在指定商品上并無含義，或者暗示了運動服“跨越”了非正式和更正式服裝之間的界限或兩個季節的界限，從而產生了不同的商業印象【15】。
此外，若標識為其他語言，在判斷含義是否近似時，將適用“外語等同原則”（Doctrine of Foreign Equivalents）。該原則僅是指導原則，并非絕對必須適用的規則，只有在審查員認為美國一般消費者在看到商標后會停下來并將其中的外語文字翻譯成英語識別時才適用。
而在判斷美國一般消費者是否會停下來并將外語商標翻譯成英語時，如果證據表明相關的英文翻譯是字面的和直接的（Literal and direct），并且不存在含義深淺或其他多個相關含義的矛盾證據，則審查員通常應適用該原則（除特殊個案外）。該原則適用于所有常見現代語言中的單詞或術語，但不包括已失傳的、晦澀的或不尋常的語言。美國商標審判和上訴委員會（以下簡稱“TTAB”）在判斷是否適用該原則時，還會基于字典含義、申請人聲明和所提交的證據樣本等，考慮該外語在相關市場中的含義是否與英文翻譯的含義不同，和/或基于商標使用在商品和/或服務上的特定營銷環境，一般消費者有多大可能性會對該外語進行翻譯。
如“LUPO（意大利語，狼）”商標指定在“男士和男童內衣”，和指定在“各種服裝的設計服務”上的“WOLF（英語，狼）”商標可能會引起混淆【16】，因為“Lupo”即為英文“Wolf”的外語同義詞。
?。?）包含其他元素的標識比對（Comparing Marks that Contain AdditionalMatter）
在分析判斷包含其他元素的標識是否存在混淆可能性時，需要仔細考慮爭議商標所包含的共同要素的性質，以及各商標所產生的整體商業印象?！秾彶橹改稀分兄赋?，僅僅通過添加或刪除主標或其他顯著性要素，或增加其他對指定商品/服務具有描述性或暗示性的術語，并不足以避免混淆可能性；如果兩個商標的顯著識別部分相同，那么盡管其它部分存在差異，這些商標仍可能會被認定為混淆性近似。
但在以下情況下，對商標元素的添加或刪除可能足以避免混淆可能性：（1）商標整體傳達出顯著不同的商業印象；或（2）商標相同的部分不具有顯著性從而不太可能被消費者視為區別來源的依據。如“CAPTIAL CITIBANK”商標與“CITIBANK”商標同時指定在銀行、金融服務上，并不會導致混淆可能性。因為“CITIBANK（城市銀行）”一詞被廣泛地使用在銀行業，且“CAPITAL（首都）”作為顯著識別部分，賦予了該商標地理含義，以及與對方商標截然不同的視覺和發音，故不足以產生混淆可能性【17】。
?。?）由多個單詞組成的商標（Marks Consisting of Multiple Words）
在評估復合詞商標的混淆可能性時，盡管必須將每個商標視為一個整體，但主要應考慮商標在建立商標的商業印象中占主導地位的顯著識別部分。雖然沒有機械性測試來挑選出（Mechanical test to select）復合詞商標中的顯著識別部分，但消費者更傾向于將臆造詞匯、任意性詞匯，而不是描述性或通用詞匯，作為商標指示來源的特征。
相反的，如果兩個商標的相同部分顯著性弱，即對所指定的商品或服務是通用的、描述性的，或具有高度暗示性，則消費者不太可能產生混淆，除非商標的整體組合還具有其他相同點。如同樣指定在“鞋子”商品上的“COBBLER'S OUTLET ”商標和“CALIFORNIA COBBLERS”商標，由于相同部分“COBBLERS（鞋匠）”顯著性低，因此不構成混淆性近似【18】。
（6）弱顯著性或描述性商標（Weak or Descriptive Marks） 美國聯邦巡回上訴法院和TTAB在多件在先判例中，明確僅具有直接描述性和弱顯著性的標識相較于臆造性詞匯的保護范圍更窄。但即使為弱顯著性商標，仍有權獲得注冊保護并阻擋在后近似商標申請注冊在高度關聯的商品或服務上。因此，因顯著性弱而僅獲得副簿注冊的商標依然可以被引證作為在先商標，駁回在后的申請主簿或副簿注冊的商標。
2、圖形商標（Design Marks）
圖形商標的近似判斷必須主要依據視覺外觀上的相似性。在比對圖形商標和文字商標時，根據法律等同原則（Doctrine of legal equivalents），若圖形與圖形對應的文字可能使消費者產生相同的心理意象，則圖形商標可能被認定與相應的文字商標構成近似。如“美洲獅圖形”商標與“PUMA（含義為美洲獅）”文字商標，均指定在服裝上，因指向的意象相同，被認定為具有混淆可能性【19】。
對于同時包含文字和圖形的組合商標，大多數情況是僅文字部分或僅圖形部分構成近似。雖然拆分商標審查并不合適，但若其中一個要素更為重要，則為了確定混淆可能性，審查員將對占主導地位的要素給予更大的考慮權重。而且通常來講，審查員會賦予文字更大的考慮權重，因為消費者通常使用文字用來指代或求購所需的商品或服務。但《審查指南》中也強調，組合商標并沒有近似比對的固有規則，而需個案進行考慮。
四、其他考慮因素
除上述主要考慮因素以外，《審查指南》提供了一些其他需考慮的因素或原則，以在認定混淆可能性時作為參考。
此類因素包括，當對是否存在混淆可能性存疑時，以有利于在先注冊人的方式作出裁決。如TTAB在C.H. Hanson Co.公司的案件中指出，在先注冊人的指定商品因標點符號導致商品/服務范圍不明確，則必須以有利于注冊人的方式作出裁決，即以較寬的商品/服務范圍進行解釋【20】。
當事人間所簽署的共存協議，也將作為混淆可能性判斷的考慮因素之一，但一般而言，僅是“裸體”的共存協議（“Naked”consent agreements）——即僅包含在先權利人同意商標共存且簡單聲明商品來源不太可能混淆的協議，一般不被審查員所接受，而需詳細說明各方認為不存在混淆可能性的具體原因，及各方為避免公眾混淆而采取的措施。
盡管美國為判例法國家，但在商標審查時，仍遵循個案審查原則。即此前核準的其他商標申請注冊的決定沒有證據價值，對代理律師或TTAB均不具有拘束力。但第三方的商標注冊和使用，可作為認定商品/服務具有關聯性、商標標識的顯著性強弱，以及商業強弱點（Commercial strength orweakness）【21】的證據參考。如在審查中發現，構成近似的在先商標為不同主體所享有，則審查員需考慮在先商標近似要素的淡化程度，是否可能表明不再構成混淆可能性。
在雙方案件的審查中，在先注冊商標的知名度和家族商標（Family of Marks）【22】將更多地被審查員所考慮。而在單方案件中，審查員并不被預期可提供證據支持在先商標的知名度，且考慮到審查員無法獲得確定是否存在商標家族所需的證據和信息，因此應避免援引家族商標或在混淆可能性分析中提及商標家族。
此外，當涉及制藥或藥用產品（Pharmaceuticals or Medicinal Products）的混淆可能性判斷時，將采用更嚴格的標準，即可能較低的證據門檻即可確定混淆可能性，因為消費者如因混淆而不當選擇和使用制藥或藥用產品可能會導致嚴重和有害的后果。
五、結語
綜合來看，由于美國是判例法國家，混淆可能性的判斷原則和規則主要從大量判例中總結提煉而成。相較于我國知識產權局發布的《商標審查審理指南》下編第五章“商標相同、近似的審查審理”，美國對于商標近似的判斷亦遵循從商標本身的“形、音、義”和整體表現形式，采用隔離觀察、整體比對和要部比對的方法，同時考慮商標本身的顯著性、在先商標的知名度等因素判定混淆可能性。但在具體適用時，因中美的相關公眾在相應市場上的一般注意力和認知力有所不同，加之商品類似判斷的明顯差異，因此可能導致相同案件在中美兩國出現不同的審查結果。中國申請人在進行美國商標申請注冊和使用風險查詢和評估時，可在專業商標律師的指導下，結合上述審查指南中所提及的判斷因素，進行綜合考慮。希望本文能夠為中國企業更深入理解美國商標法體系中基于混淆可能性的駁回，以及在美國順利申請注冊和使用商標提供幫助。
注釋：
【1】參見：IN re E.I.du Pont de Nemours and Company，476 F.2d 1357，177 USPQ 563 (C.C.P.A.1973)
【2】13個杜邦因素指：1.商標整體在外觀、聲音、內涵、商業印象等方面的相似或不同。2.在申請或注冊中描述的，或與在先商標的使用有關的商品的相似或不相似及商品性質。 3.已建立的、可能持續的貿易渠道構成類似或不同。4.銷售的情況和消費者的情況，即沖動消費VS謹慎、復雜的購買。5.在先商標的知名度。6.在類似商品上使用的類似標志的數量和性質。7.任何實際混淆的性質和程度。8.在沒有實際混淆證據的情況下同時使用商標的時間長度和條件。9.使用或未使用商標的商品的種類（variety）。10.申請人與在先商標所有人之間的市場介面（market interface）。11.申請人有權在多大程度上排除他人在其商品上使用其商標。12.潛在混淆的程度。13.其他能證明使用效果的既定事實。
【3】參見：Weider Publ'ns，LLCv. D&D Beauty Care Co.，109 USPQ2d 1347（TTAB 2014）。
【4】參見：Gen. Mills，Inc. v. FageDairy Processing Indus. S.A.，100 USPQ2d 1584，1597（TTAB 2011）。
【5】參見：Shen Mfg. Co. v. Ritz Hotel Ltd.，393 F 3d 1238，1244-45，73 USPQ2d 1350，1356（Fed.Cir.2004）。
【6】參見：In reDetroit Athletic Co.，903 F.3d 1297，1307 128 USPQ2d 1047，1052 (Fed.Cir.2018)。
【7】參見：In reHJ Seiler Co.，289 F.2d 674，129 USPQ 347（CCPA 1961）。
【8】參見：In re Coors Brewing Co.，343 F.3d 1340，1347，68 USPQ2d 1059，1064 （Fed.Cir.2003）。
【9】參見：Hewlett-Packard Co.v.Packard Press，Inc.，281 F.3d 1261，1268，62 USPQ2d 1001，1005（Fed.Cir.2002）。
【10】參見：M2 Software，Inc. v.M2 Commc'ns，Inc.，450 F.3d 1378，1383，78 USPQ2d 1944，1947–48（Fed.Cir.2006）。
【11】參見：In reLamson Oil Co.，6 USPQ2d 1041（TTAB 1987）。
【12】參見：Weiss Assocs.Inc.v. HRL Assocs. Inc.，902 F.2d 1546，14 USPQ2d 1840（Fed.Cir.1990）。
【13】參見：In reBASF A.G.，189 USPQ 424（TTAB 1975）。
【14】參見：KabushikiKaisha Hattori Tokeiten v. Scuotto，228 USPQ 461（TTAB 1985）。
【15】參見：In reSears, Roebuck & Co.，2 USPQ2d 1312，1314（TTAB 1987）。
【16】參見：In re Ithaca Indus.，Inc.，230 USPQ 702（TTAB 1986）。
【17】參見：Citigroup Inc.v.Capital City Bank Grp.，Inc.， 637 F.3d1344，1356，98 USPQ2d 1253，1261（Fed.Cir.2011）。
【18】參見：US Shoe Corp.v.Chapman，229 USPQ 74，75 （TTAB 1985）。
【19】參見：Puma-Sportschuhfabriken Rudolf Dassler KG v.Garan，Inc.，224 USPQ 1064（TTAB 1984）。
【20】參見：Inre C.H.Hanson Co.，116 USPQ2d 1351（TTAB 2015）。
【21】該點指杜邦因素中的第6個考量因素，即“類似商品上近似商標的數量和性質”。
【22】家族商標（Family of Marks）是指：一組具有相同識別性特征的商標，即商標的組合和使用方式，使消費者不僅將單獨的商標與所有人所對應，而且將該家族商標的共同特征與所有人相關聯。J&J Snack Foods Corp.v. McDonald’s Corp.，932 F.2d 1460，1462，18 USPQ2d 1889，1891（Fed. Cir. 1991）。