文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 譚雅琦 蘇瑩
【系列導讀語】
2021年11月，中國國家知識產(chǎn)權局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標準執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
美國《商標法》第2(f)條規(guī)定，除美國《商標法》第2(a)條欺騙性與錯誤暗示聯(lián)系的標識、第2(b)條包含美國、任何州或市、或國外國旗或其他徽章的標識、第(c)條包含特定個人的姓名、肖像或簽名的標識、第2(d)條具有混淆可能性的標識、第2(e)(3)條欺騙性的錯誤地理描述的標識和第2(e)(5)條包含整體上具有功能性要素的標識不予注冊以外，對申請人已經(jīng)使用，且已在使用的商品上獲得顯著特征的標識，可以獲得核準注冊。《美國商標審查指南》（以下簡稱“《審查指南》”）第1212條針對第2(f)條商標經(jīng)使用“獲得顯著特征”（Acquired Distinctiveness）或“第二含義”（Second Meaning）的定義及相應的證據(jù)要求等做了詳細的審查指導。本文將圍繞第1212條，解讀分析商標經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”的審查標準，以期為中國企業(yè)提供指引。
一、“獲得顯著特征”或“第二含義”概述
所謂“獲得顯著特征”或“第二含義”，是指一個描述性的標識通過生產(chǎn)商在商品/服務上的商業(yè)使用，獲得了特殊意義，以至于對于消費者來說，這個標識已經(jīng)意味著該產(chǎn)品/服務是由該特定制造商生產(chǎn)/提供的。該理論的核心在于，該標識不僅可識別商品/服務，且能識別商品/服務的來源。要“獲得顯著特征”或確立“第二含義”，申請人必須證明該標識在消費者印象中主要指向生產(chǎn)者，而非產(chǎn)品本身。
美國《商標法》第2(f)條款所規(guī)定的商標經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”，為第2(e)條第(1)、(2)、(4)款下部分不予注冊情形的例外。即若商標為(1)僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品/服務的標識、(2)對商品/服務主要具有地理描述性的標識（根據(jù)本法第4條可獲得注冊的原產(chǎn)地標識除外），或(4)主要僅為一個姓氏的標識，均可通過商業(yè)使用在指定商品/服務上獲得顯著特征或第二含義，從而依據(jù)第2(f)條獲準注冊。
二、證明商標“獲得顯著特征”或“第二含義”的證據(jù)提交
商標標識是否已經(jīng)商業(yè)使用“獲得顯著特征”是一個事實問題，且商標申請人對此承擔舉證責任。無論商標投入使用時間的長短，申請人均可通過提交相應證據(jù)，以證明商標經(jīng)使用已獲得顯著特征。具體所需證據(jù)的數(shù)量和性質具體取決于個案以及商標本身的描述性程度。通常而言，如果商標標識對申請的商品/服務描述程度越高，則所需的證據(jù)要求越高。
具體來說，申請人可通過遞交以下一種或多種證據(jù)材料，以證明商標經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”：（1）在先注冊商標所有權聲明（Ownership of prior registration(s)）；（2）連續(xù)五年實質意義上的獨占使用聲明（Five years substantially exclusive and continuous use in commerce）；（3）實際使用證據(jù)（Actual evidence）。若審查員根據(jù)商標的性質和申請檔案中的事實情況，認為前兩種聲明作為初步證據(jù)不足以認定商標標識已經(jīng)使用獲得顯著特征的，申請人可以提交實際使用證據(jù)，證明商標已獲得顯著特征。同時，商標標識是否經(jīng)使用獲得顯著特征，以審理時的事實狀態(tài)為準，即商標申請日之后的使用情況亦可被納入考慮。
上述三種常見的證據(jù)要求具體如下：
1、在先注冊商標所有權聲明
審查員可視案件情況，接受申請人提交的在先相同注冊商標所有權聲明，以作為申請商標獲得顯著特征的初步證據(jù)。前述在先注冊商標需為在主簿上注冊有效的商標。該聲明在商標申請時即可遞交。
與在先注冊商標“相同”，是指申請商標與在先注冊商標具有相同、持續(xù)商業(yè)印象，以至于消費者認為它們是等同的，從而視為“法律上等同”（legal equivalent）。如“BEST & Des.”標識與“BEST JEWELRY & Des.”標識，在法律上可視為“相同”標識【1】。
再如，美國第5176498號“
”注冊商標，與第2184128號“ 
”、第2359351號“ 
”、第2416794號“
”注冊商標均為顏色商標，給消費者傳達了相同的“蒂芙尼藍”的商業(yè)印象，可視為相同商標。
此外，申請商標中指定的商品/服務需與在先注冊商標已注冊商品/服務相同或足夠類似。如果類似程度或相關性是顯而易見的，如洗發(fā)水和護發(fā)素，申請人無需提交額外證據(jù)材料。反之，對于非普通消費品或服務，商品/服務的關聯(lián)程度并非顯而易見的情況下，申請人需在遞交所有權聲明時，一并提供商品/服務的關聯(lián)性證據(jù)。
2、連續(xù)五年實質意義上的獨占使用聲明
如果商標申請人已在商業(yè)活動中，將商標在其商品/服務上已實質意義上的獨占使用并連續(xù)使用滿5年，該聲明可作為獲得顯著特征的初步證據(jù)，被審查員所接受。同樣，該聲明亦可在申請時即遞交。
在作出聲明前，申請人需確認商標的商業(yè)使用符合以下要求：（1）為商標性的使用（use “as a mark”）。僅提供銷售額和廣告支出的聲明不足以證明標識為商標性的使用；（2）使用需為實質意義上的獨占使用。所謂“實質意義上的獨占使用”，是指即使存在第三方的使用，但若第三方的使用無關緊要或者應認定為侵權行為，不影響前述認定；（3）申請人在作出聲明之日起，已連續(xù)使用滿5年。作出聲明之日可晚于商標申請日。
然而，上述聲明是否足以證明該商標已獲得顯著特征，在很大程度上仍取決于商標標識與特定商品、服務或類別的關聯(lián)程度和性質。
具體而言，一般情況下，對于大多數(shù)姓氏商標，申請人提交上述聲明便足以證明其已經(jīng)使用獲得顯著特征。而對于僅直接描述，或欺騙性地錯誤描述指定商品/服務的標識，或具有地理描述性的標識，能否僅提交上述聲明證明商標獲得顯著特征則視個案而定。
此外，對于因其自身性質而不具有固有顯著性的商標（例如，缺乏顯著性的產(chǎn)品設計、產(chǎn)品的整體顏色、純粹的裝飾以及在商品正常操作過程中發(fā)出的聲音），僅提交上述聲明不足以證明獲得顯著特征，而需要進一步提供實際證據(jù)，以證明該商標被視為識別相關商品/服務來源的標識。
3、實際使用證據(jù)
如上述兩種聲明均不足以證明商標標識經(jīng)使用獲得顯著特征的，申請人可提交其他證據(jù)，如顯示商標標識在商業(yè)中持續(xù)使用的時間、范圍和性質以及與之相關的廣告支出（指明媒體類型并附上典型廣告），以及經(jīng)證實的來自行業(yè)或公眾的聲明、信函或陳述等其他證據(jù)。
前述使用證據(jù)包括商標權利人使用商標標識的方式，以及前述使用方式的效果，即購買者會將該商標與產(chǎn)品的來源聯(lián)系起來，由此商標可指示商品的來源，以獲得顯著特征或“第二含義”。所需證據(jù)的種類和數(shù)量取決于商標的性質以及在個案中商標的使用情況。若僅表明該商標與其他標識結合使用的證據(jù)，可能并不足以證明該商標已獲得顯著特征。
在審查前述證據(jù)是否能夠證明商標獲得顯著特征時，審查員將主要考慮以下因素：（1）實際購買者是否將申請商標與某一特定來源聯(lián)系起來（通常可通過消費者調(diào)查來判斷）；（2）商標使用的持續(xù)時間、程度和排他性；（3）廣告宣傳的數(shù)量和方式；（4）銷售金額和消費者數(shù)量；（5）第三方的有意模仿；（6）媒體自發(fā)的對體現(xiàn)該商標的產(chǎn)品的報道。
具體來說，常見的實際使用證據(jù)包括以下形式：
（1）商標在商業(yè)中的長期使用（Long Use of the Mark in Commerce）
如第87345596號“ 
”商標的申請人在復審中主張，其自1998年以來持續(xù)使用該標識，且沒有證據(jù)顯示1998年至2017年間有其他貿(mào)易主體使用相同或近似的標識。
（2）廣告支出（Advertising Expenditures）
為某一商標下的商品/服務進行促銷和廣告的大規(guī)模支出，對于證明該商標的使用程度具有重要意義。決定一件商標是否獲得顯著特征的最終標準是申請人成功（而非“努力”）地使公眾將該商標與申請人之間建立唯一的聯(lián)系。
審查員將結合廣告證據(jù)材料，確定該商標是如何使用的，商標使用所形成的商業(yè)印象，以及對于消費者的意義。如出于商業(yè)保密考慮，不便透露促銷和廣告支出的，申請人可以相應地說明商品/服務的廣告媒體類型（例如，國家電視臺）以及廣告播放的頻率等。
（3）認可商標為商品/服務來源的宣誓書或聲明（Affidavits or Declarations Asserting Recognition of Mark as Source Indicator）
宣誓書或聲明的價值主要取決于所作的陳述內(nèi)容和宣誓或聲明人的身份。
（4）調(diào)查證據(jù)，市場研究和消費者反響研究（Survey Evidence, Market Research and Consumer Reaction Studies）
為證明商標獲得顯著特征，調(diào)查必須表明消費者將該商標視為識別商品/服務的來源。此外，調(diào)查應顯示消費者將該商標視為商品/服務的唯一來源。為了具有證明價值，調(diào)查必須按照公認的調(diào)查研究原則進行。申請人必須記錄這類證據(jù)收集的程序和統(tǒng)計準確性，仔細設計其中的問題，并選擇適當?shù)膮⑴c者作為調(diào)查對象。
（5）其他
如申請商標為家族商標（Family of Marks）之一，申請人可遞交證據(jù)證明：（i）所主張的家族商標具有一個可識別的共同顯著特征，且已被宣傳推廣，從而在消費者心中構成識別商品/服務的來源；（ii）消費者會將申請商標視為該家族商標的成員，從而將其視為識別商品/服務的來源。
申請商標基于意圖使用提交的，在提交使用聲明之前，若申請人能夠證明：（i）其商標在其他商品/服務上已通過使用獲得顯著特征；（ii）在先獲得的顯著特征將轉移到意圖使用提交的申請所指定的商品/服務上，則申請人可依據(jù)第2(f)條主張商標獲得顯著特征。其中，為了滿足上述第二個要求，申請人必須證明意圖使用的商品/服務與該商標已具有顯著性的商品/服務的關聯(lián)程度，以及在商業(yè)使用時，該商標的既定識別來源的功能很有可能轉移到意圖使用的相關商品/服務上。
三、結語
美國《商標法》第2(f)條規(guī)定的經(jīng)使用“獲得顯著特征”或“第二含義”，與中國《商標法》第十一條第二款的立法意圖、規(guī)制內(nèi)容較為接近，但因中美兩國對于商標顯著性的認定標準有所不同，因此具體可適用的標識、尤其是證據(jù)的提交和認定上存在較大差異。與中國僅可遞交實際使用證據(jù)的證明方式不同，在美國案件審查中，結合申請商標的性質，申請人還可通過遞交在先注冊商標所有權聲明、連續(xù)五年實質意義上的獨占使用聲明，以證明商標經(jīng)使用獲得顯著特征。因此，對于缺乏顯著性或顯著性較弱的商標標識，商標申請人可通過積極使用、盡早申請的方式在美國獲得注冊保護。
注釋：
【1】參見；In re BestProds. Co., 231 USPQ 988, 989 n.6 (TTAB 1986)