文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋 嚴雨蒙
【系列結(jié)語】
隨著本篇文章也即系列第十篇文章的發(fā)布，我們的《美國商標審查指南》解讀系列暫時告一段落。自2022年9月起，本系列文章對《美國商標審查指南》中關(guān)于商標申請、注冊和保護的主要規(guī)定從審查標準到審理程序進行了多角度的介紹，并結(jié)合中美兩國的法律規(guī)定和實踐，對中美兩國的商標制度進行了對比，以增進中國企業(yè)和商標代理人對美國商標制度的了解，為中國企業(yè)出海在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域保駕護航。受篇幅限制，對于部分未在本系列文章中詳細展開的美國商標實務問題，我們后續(xù)也會以專題文章的方式與大家分享。
至本篇文章發(fā)表，《<美國商標審查指南>解讀》系列專欄正式完結(jié)，但集佳對海外商標制度的探索仍會繼續(xù)，并將繼續(xù)以系列專欄的形式和大家分享其他海外國家/地區(qū)的商標制度和經(jīng)典案例，歡迎大家持續(xù)關(guān)注。
美國行政階段的商標爭議程序包括異議程序（Opposition）、無效程序（Cancellation）和2021年12月生效的兩項新增單方撤銷程序（Ex Parte Proceeding）。分別規(guī)定在美國《商標法》第13條a款、第14條及第16A、16B條。
與美國《商標法》的前述規(guī)定相對應，《美國商標審查指南》（下稱“《審查指南》”）第1503、1607和1716條亦對商標異議、無效程序和兩項新增單方撤銷程序的審查進行了指導性規(guī)定。本文將以《審查指南》的規(guī)定為基礎(chǔ)，結(jié)合美國《商標審判與上訴委員會程序手冊》（下稱“TBMP”）[1]的規(guī)定，從實務角度向讀者介紹這四項程序的適用條件、審理流程以及彼此之間的異同，以期使中國商標權(quán)利人更加了解美國行政階段的商標爭議案件的程序和制度，為中國商標權(quán)利人在美國維護商標權(quán)利提供參考和幫助。
一、美國行政階段的商標爭議程序概述
異議程序：美國《商標法》第13條a款規(guī)定，當任何人確信一個商標在主注冊簿上獲準注冊會使其受到損害時，可在該商標初審公告后三十天內(nèi)向美國商標審判與上訴委員會（下稱“TTAB”）提出異議。
無效程序：美國《商標法》第14條規(guī)定，當任何人確信一個已在主注冊簿上成功注冊的商標會使其受到損害時，可向TTAB提起無效程序，要求TTAB宣告該注冊商標無效。美國的商標“無效程序”相當于中國的無效宣告和撤銷程序的統(tǒng)稱（即統(tǒng)稱為“Cancellation”，下文簡稱“無效”），中國商標撤銷程序的主要理由即“注冊商標沒有正當理由連續(xù)三年不使用”[2]即屬于美國無效程序的理由之一。
單方撤銷程序：除前述兩項傳統(tǒng)雙方程序外，2021年12月18日美國《2020年商標現(xiàn)代化法案》（Trademark Modernization Act of 2020）生效后，兩項新增單方撤銷程序，即單方刪除程序（Ex Parte Expungement）和單方重審程序（Ex Parte Reexamination）進入實施階段，以允許第三人通過較低成本和較簡單程序更為快捷地對未投入實際使用的注冊商標提起撤銷。美國《商標法》第16A、16B兩條也對這兩項新增程序的適用條件、流程和限制作出了補充規(guī)定。
二、雙方程序：異議（Opposition）與無效（Cancellation）
美國商標異議和無效程序由TTAB審理，遵循聯(lián)邦民事訴訟訴答、證據(jù)等規(guī)則，整體上類似于小型民事訴訟程序。雙方當事人雖無需親自出庭，但將參與互相質(zhì)詢、披露證據(jù)、辯論等環(huán)節(jié)，具有一定的對抗性且主要由雙方當事人推動程序，雙方可以自主遞交各種法律規(guī)定的動議（Motions）主張，如申請擱置程序以等待和解的動議（Motion for Suspension for Settlement）、申請簡易判決的動議（Motion for Summary Judgement）、申請強制披露的動議（Motion to Compel Disclosure or Discovery）、申請制裁的動議（Motion for Sanctions）等等，整體程序復雜且靈活度高。走完美國異議或無效的全部程序通常需要花費2-3年，期間亦將產(chǎn)生高額律師費，因此大多數(shù)異議或無效案件在正式進入審理階段（Trial）前便以一方放棄或雙方達成和解而結(jié)案。
1. 異議程序和無效程序：有何區(qū)別？
總的來說，異議針對的是未決申請，而無效針對的是注冊商標，因此這兩項程序的提起時間不同，不同異議/無效理由的適用條件也有一定區(qū)別。
美國商標申請與國內(nèi)一樣采取先實審后公告的制度。異議程序旨在阻止已通過實審的不合理商標成功注冊，需在商標申請進入初審公告后的30天公告期內(nèi)提出，可向TTAB書面申請將異議期限延長。
無效程序旨在撤銷已注冊的不合理商標。但商標注冊滿5年后，申請人僅可基于美國《商標法》第14條規(guī)定的特定理由對注冊商標提起無效，其余無效理由如常見的與在先商標混淆近似、商標缺乏顯著性將不再適用。美國《商標法》第14條規(guī)定的不受商標注冊滿5年限制的無效理由包括：注冊商標已泛化為指定商品/服務的通用名稱，或具有功能性，或已被放棄，或包含特定在世個人的姓名且無授權(quán)，或其注冊是以欺騙性手段取得，或其違反相關(guān)禁止性規(guī)定。
2. 異議程序和無效程序：有何共性？
常見的異議/無效理由均包含與在先商標構(gòu)成混淆性近似、惡意、未將商標投入實際使用或缺乏真實使用意圖，及可能導致在先知名商標淡化等。此外，異議和無效在程序進展上是大體相同的，均規(guī)定在TBMP第400-900章。具體而言，完整的異議和無效程序包含以下法定程序：
（1）申請人立案階段（Notice of Opposition or Petition of Cancellation）
異議申請人向TTAB提交異議通知書，無效申請人向TTAB提交無效申請書，并在其中說明其提起異議/無效的基礎(chǔ)（Grounds）和具體理由。
（2）被申請人答辯階段（Answer）
被申請人需在官方通知下發(fā)之日起40天內(nèi)提交答辯書。若期限內(nèi)未答辯且未提供合理未答辯理由，官方將下發(fā)不利于被申請人的缺席判決（Judgment by Default），裁定被申請商標失效。
（3）搜證階段（Discovery）
被申請人提交答辯書后30天內(nèi)雙方律師會召開搜證會議（Discovery Conference）來討論和解可能、后續(xù)質(zhì)詢和披露計劃等。搜證會議結(jié)束后，雙方正式進入搜證期。通過初步披露（Initial Disclosures），互相發(fā)送并答復正式質(zhì)詢（Interrogatories）和披露要求（Requests for Production），專家證詞披露（Expert Disclosures）等環(huán)節(jié)完成雙方間的證據(jù)披露。
（4）審理階段（Trial）
搜證階段結(jié)束后，案件將正式進入審理階段。區(qū)別于法院訴訟程序，異議和無效程序的審理不會直接召開現(xiàn)場庭審，而是通過“舉證期（Testimony Period）”的方式進行，雙方通過向TTAB提交書面的證據(jù)文件舉證并就法律依據(jù)、案情、證據(jù)證言等內(nèi)容提交簡短陳述(Brief)，如希望進行口頭辯論，需一方主動申請召開口頭聽證會(Oral Hearing)。
（5）TTAB下發(fā)最終裁定（Final Decision）及后續(xù)救濟
TTAB官員作出最終裁定后，會將裁定書發(fā)送雙方當事人并在官網(wǎng)上公開裁定結(jié)果供公眾查看。當事人不服裁定結(jié)果的，可在裁定作出之日起一個月內(nèi)向TTAB提出重新審理（Request for Rehearing）、復議（Reconsideration）或修改最終決定（Modification of Final Decision）的請求，或在裁定作出之日起63天內(nèi)向聯(lián)邦巡回上訴法院提起訴訟（Appeal）。
由于以上兩項雙方程序復雜且耗時較久，對于一些時間和成本有限的商標權(quán)利人來說，并不是最優(yōu)的維權(quán)選擇且可能難以在短期內(nèi)解決爭議。因此，為了打擊部分商標注冊后不進行實際使用的“占坑”行為，提高商標爭議的審查效率，美國《2020年商標現(xiàn)代化法案》出臺了兩項可單方申請撤銷注冊商標的新程序，為美國專利商標局（下稱“USPTO”）、企業(yè)和個人提供了更快捷、更有效、更經(jīng)濟地打擊不合理占位的虛假注冊商標的工具。
三、單方撤銷程序：單方刪除（Ex Parte Expungement）與單方重審（Ex Parte Reexamination）
如上文所述，《2020年商標現(xiàn)代化法案》最終規(guī)則實施條款自2021年12月18日起生效。該法案對美國現(xiàn)行商標法進行了重大修訂，其尤為關(guān)注商標的實際使用問題。該法案新增的美國注冊商標單方撤銷程序包括單方刪除程序和單方重審程序，旨在改善不合理占位行為泛濫的現(xiàn)象，打擊虛假注冊，保護合規(guī)注冊。前述單方撤銷程序在審理程序上更接近中國的行政階段商標撤銷程序。USPTO自2021年12月27日起正式受理單方撤銷程序的申請。
1. 單方刪除程序與單方重審程序的區(qū)別和共性
單方撤銷程序分為單方刪除程序和單方重審程序，根據(jù)美國《商標法》第16A、16B條及《審查指南》第1716條的規(guī)定，筆者將這兩項程序簡要對比如下表：
單方撤銷申請人可申請撤銷注冊商標在全部或部分指定商品/服務上的注冊，根據(jù)《審查指南》第1716.02條b款，申請書需包括a）一份經(jīng)核實的聲明，聲明申請人已對注冊商標的不使用情況進行了合理調(diào)查（reasonable investigation of nonuse），說明所依賴的信息來源、何時何地進行調(diào)查、調(diào)查結(jié)果以及撤銷申請的相關(guān)依據(jù)；b）能證明注冊商標的特定商品/服務未在商業(yè)中實際使用的初步證據(jù)（prima facie evidence）。
單方刪除和單方重審在申請程序上大體相同，具體可參考下圖：
2. 兩項單方撤銷程序與雙方無效程序的區(qū)別
為方便國內(nèi)權(quán)利人了解并在實際商標爭議案件中更有針對性的選擇相應程序，筆者將單方撤銷程序和雙方無效程序中的商標未實際使用理由簡要對比如下表：
3. 防止濫用單方撤銷程序的規(guī)則
出于鼓勵清除未實際使用的注冊商標的目的，《2020年商標現(xiàn)代化法案》的規(guī)定中并未限制同一申請人或針對同一注冊提出的單方撤銷申請數(shù)量，但為防止單方撤銷程序被濫用，美國《商標法》第16A、16B條同時規(guī)定：
（1）禁反言條款（Estoppel Provisions）
就某一特定注冊商標而言，對于先前注冊人已在單方刪除或重審程序中成功提交有效使用證據(jù)來維持注冊的特定商品/服務項目，不論申請人身份為何均不得再次對這些特定商品/服務項目提起相同的單方撤銷程序，但可向TTAB提起無效或向聯(lián)邦法院提起訴訟。
（2）擱置條款（Suspension Provisions）
若針對同一注冊商標同時存在未決的單方撤銷程序、TTAB雙方程序或法院程序的，由于單方撤銷程序會更快結(jié)束，TTAB程序或法院程序通常應被擱置以等待單方撤銷程序?qū)徖斫Y(jié)果。
此外《2020年商標現(xiàn)代化法案》賦予了USPTO局長自由裁量權(quán)，若局長發(fā)現(xiàn)有申請人似乎在濫用單方撤銷程序或以其他方式騷擾商標注冊人，則可能會限制申請人進一步提起單方撤銷程序的資格。若現(xiàn)有的法律保障措施不足以保護商標注冊人免受可能的程序濫用，USPTO 未來亦可能對單方撤銷申請數(shù)量加以限制。
四、結(jié)語
總的來說，單方撤銷程序并不會取代傳統(tǒng)的雙方程序，而是提供了一種對已注冊商標采取反對措施的額外選擇，無論單方撤銷程序結(jié)果如何，均不影響進一步提起雙方無效程序的可能。但對于難以向官方證明利害關(guān)系，或希望盡可能控制時間及費用成本的企業(yè)或個人而言，單方撤銷程序不失為一種更為便捷的方式。此外，一如所有外國住址的商標申請人須委托符合USPTO資質(zhì)要求的美國執(zhí)業(yè)律師來代理商標注冊事務，“美國律師規(guī)定（U.S. Counsel Rule）”[4]亦要求外國申請人委托美國執(zhí)業(yè)律師來代理其提起單方撤銷程序，因此國內(nèi)權(quán)利人在提交單方撤銷申請前也需審慎選擇代理律師，避免因不正當代理而影響維權(quán)進展。
在本篇文章中，我們?yōu)榇蠹医榻B了商標通過實審乃至成功注冊后可能遇到的四種行政爭議程序，國內(nèi)權(quán)利人既可能作為被訴方迎接挑戰(zhàn)，保護商標這一企業(yè)發(fā)展歷程中的重要財產(chǎn)，也可以上述四種程序為武器和工具，來打擊惡意搶注，維護自身商標權(quán)利，或為自己的美國商標申請之路掃清障礙。
注釋：
[1] Trademark Trial and Appeal Board Manual of Procedure，簡稱“TBMP”，為美國商標審判與上訴委員會審理商標上訴案件和商標爭議程序的指南。詳見：https://tbmp.uspto.gov/RDMS/TBMP/current#/current/tbmpd0e18.html
[2] 根據(jù)《中華人民共和國商標法》第四十九條和《商標法實施條例》第六十六條規(guī)定，注冊商標沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請撤銷該注冊商標。
[3] 對于以實際使用為基礎(chǔ)遞交的商標，“相關(guān)日期”為商標申請日；對于以打算使用為基礎(chǔ)遞交的商標，以及修改提交基礎(chǔ)為打算使用的商標，“相關(guān)日期”為提交使用聲明的官方期限到期日或申請修改提交基礎(chǔ)之日，二者中較晚者。
[4] 美國律師規(guī)定（U.S. Counsel Rule）：https://www.uspto.gov/trademarks/laws/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us