文/北京集佳知識產權代理有限公司 徐思
土耳其第6769號《工業產權法》第6條第9款規定：“基于惡意的商標注冊申請，經異議予以駁回?！备鶕炼渖虡藢彶閷嵺`，官方對商標注冊申請在實質審查階段并不會主動考慮申請人的主觀因素、是否具有“惡意”，而需基于權利人對申請商標提起異議，主張并證明爭議商標的申請是基于惡意，而由官方裁定是否予以駁回注冊申請。
經查閱土耳其相關異議案件裁定，筆者嘗試從案例和實踐整理土耳其對商標惡意申請認定的考量因素。
案例一：DELPHI（07；09；11；12；35；37；40；42 類）VS. DEPLHI（01；03；04類）
一名土耳其個人申請了“DEPLHI”第1；3；4類商標，指定使用在第1類化學品、第3類漂白、清潔劑和第4類工業用油、粘合劑等商品上。DELPHI TECHNOLOGIES IP LIMITED公司對該商標提起異議，異議人并無第1；3；4類在先商標，而是基于其他類別上在先注冊的“DELPHI”商標，援引土耳其《工業產權法》第6條第1款“混淆誤認”和第6條第9款“惡意”條款進行異議。雙方商標情況如下：
本案在異議階段，土耳其專利商標局駁回了異議人的異議申請，對于異議人基于“混淆誤認”、“惡意”條款的請求均未予以支持，認定雙方標識近似，但指定使用的商品、服務不類似，因此未構成指定使用于相同、類似商品上的近似商標，不存在造成混淆誤認的可能性；而“惡意”條款的主張因無在案證據證明，故駁回了異議人的異議申請。
異議人對該決定不服，向土耳其專利商標局復審評估委員會（以下簡稱“復審委員會”）提起異議復審，經審理，復審委員會推翻了專利商標局的異議決定。關于“混淆誤認”條款的主張，復審委員會認同專利商標局的觀點，認為雙方標識近似，但對于商品、服務是否類似，復審委員會認為被異議商標指定使用的第1類“用于工業、科學、攝影、農業、園藝和林業的化學品”、第 4 類“汽油、柴油、液化石油氣、天然氣、燃料油及其非化學添加劑”與異議人在先商標注冊的第7；9；12；35；37；42類商品、服務存在關聯，因為都是用于與汽車及汽車零部件相關的領域（如第7類發動機，第9類控制機動車輛運動的多傳感器，第12類汽車零部件，第35類車輛及零部件的銷售服務，第37類車輛維修服務以及第42類關于交通工具的設計、咨詢服務）?；谇笆觯瑥蛯徫瘑T會認定異議人關于第6條第1款“混淆誤認”條款的主張成立。
關于“惡意”條款，復審委員會認為“DELPHI”一詞在土耳其語中沒有任何含義，這個詞不太可能被巧合地選為商標，而且復審委員會考慮了異議人對“DELPHI”商標在土耳其以外的國家進行申請注冊和使用的情況。異議人在土耳其將“DELPHI”商標使用在汽車零部件領域，并且在行業內具有一定的知名度，考慮到被異議商標所指定使用的商品與異議人商標注冊商品類似且存在關聯，復審委員會認定被異議商標的注冊申請難謂善意，而支持了異議人關于第6條第9款“惡意”的主張。
本案復審委員會對于爭議商標的申請是否具有惡意進行了較為綜合的考慮，評估的因素包括訴爭議商標的顯著性、商標是否近似、商品是否類似、相關行業領域的情況、異議人商標的顯著性和知名度等。從本案也可看出，引入所有相關重要事實和全面的主張對認定“惡意”具有重要作用，例如本案中異議人在海外國家注冊和使用“DELPHI”商標的情況，證明異議人為“DELPHI”商標的真正所有人，大量的海外申請和使用會影響到審查員的內心確信；又如，“DELPHI”商標在土耳其的使用情況能夠使審查員對異議人商標所使用的汽車零部件領域有所了解，進而基于雙方指定商品的性質、用途、銷售渠道等方面的關聯性而跨類認定商品、服務類似，同時，對異議人“DELPHI”商標在行業內的知名度能夠予以一定了解。所以，在并無直接證據證明被異議人具有惡意的情況下，通過多方面的間接證據，“惡意”條款仍存在被支持的可能性。
案例二：“X”商標（07；09；11；14；35；36；37；38；41；42；45類） Vs.“ XHOME”（21類）
“X”商標（此處匿稱為“X”）是中國X公司的主標，主營電子數碼產品，在土耳其申請注冊07；09；11；14；35等多個類別的“X”商標。一名土耳其個人在土耳其申請注冊第21類“XHOME”商標，指定使用在第21類牙刷、梳子、花盆等商品上（雙方商標情況請見下表），X公司對該商標申請提起異議，異議理由援引土耳其《工業產權法》第6條第1款“混淆誤認”、第6條第5款“馳名商標的跨類保護”和第6條第9款“惡意”條款。
異議人在土耳其并無第21類的“X”在先商標，而是基于上述其他類別的“X”土耳其在先商標進行異議。關于異議人主張的“混淆誤認”條款，土耳其專利商標局未予以支持，在異議裁定中認定雙方商標標識近似，但爭議商標指定的第21類商品與異議人引證商標注冊商品和服務不類似，不存在造成相關公眾混淆、誤認的可能性。關于第6條第5款“馳名商標的跨類保護”，因在案證據不足以證明異議人的引證商標“X”在土耳其已達到馳名程度，審查員未予以支持。關于第6條第9款“惡意”條款，因被異議商標完整包含異議人在先商標“X”，而“HOME”的含義包括“家”、“家居”，指定使用在21類商品上缺乏顯著特征，故被異議商標的主要顯著部分與異議人引證商標相同，雙方標識近似，審查員認為爭議商標申請人在申請該商標時應知道異議人的“X”商標，為了獲得不公平的優勢，未按照公平交易的原則行事，爭議商標的申請難謂善意，故支持了異議人關于第6條第9款“惡意”條款的主張。
本案中異議人“X”商標在土耳其以及國際的知名度審查員已納入考量，在異議基礎商標具有較高知名度的情況下，審查員認為被異議人在申請爭議商標時不可能不知道異議人的“X”商標，所以具有搭便車、獲取不正當利益的動機，進而認定該商標申請并非基于善意。
以上兩個案件中，土耳其專利商標局、復審委員會對是否具有“惡意”的考量因素均包括：爭議商標的顯著性、標識的近似度、商品的類似度、所涉行業領域的具體情況、異議人商標的顯著性和知名度等。適用“惡意”條款需綜合考慮，故建議在土耳其異議案件中盡量提供多方面的證據，包括但不限于引證商標的使用證據和知名度證據，以給予審查員一個較為全面、完整的“畫面”，綜合影響審查員對于“惡意”認定的考量。