文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚渝璠
注冊(cè)商標(biāo)退化為通用名稱(chēng)，是指原本具有顯著性的商標(biāo)，在實(shí)際使用過(guò)程中，退化為商品或服務(wù)被普遍使用的名稱(chēng)，已無(wú)法起到識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用。通用名稱(chēng)可分為法定的通用名稱(chēng)和約定俗成的通用名稱(chēng)，本文主要討論的是關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)退化為約定俗成的通用名稱(chēng)的認(rèn)定問(wèn)題。
關(guān)鍵詞：注冊(cè)商標(biāo)；通用名稱(chēng)；顯著性
一、什么是約定俗成的通用名稱(chēng)
約定俗成的通用名稱(chēng)通常指被同行業(yè)普遍使用的、認(rèn)為能夠指代一類(lèi)商品的名稱(chēng)，或者被專(zhuān)業(yè)工具書(shū)、辭典等公開(kāi)出版物中記載的內(nèi)容。
如德國(guó)拜耳股份有限公司的“嗎啡”和“阿司匹林”商標(biāo)，就分別退化為麻醉品與鎮(zhèn)痛藥的通用名稱(chēng)；北京市高級(jí)人民法院公開(kāi)的多份判決顯示，“千頁(yè)豆腐”系列商標(biāo)退化為豆腐、豆腐制品的商品通用名稱(chēng)。這些通用名稱(chēng)的認(rèn)定均屬于約定俗成的通用名稱(chēng)。
二、討論通用名稱(chēng)認(rèn)定的意義
《商標(biāo)法》第59條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)中含有的本商品的通用名稱(chēng)、圖形、型號(hào)，或者直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，或者含有的地名，注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)人無(wú)權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。【1】
可見(jiàn)，通用名稱(chēng)的認(rèn)定既關(guān)乎個(gè)體利益，也與公共利益有關(guān)。在實(shí)務(wù)中，尤其是商標(biāo)撤銷(xiāo)、無(wú)效案件，經(jīng)常會(huì)辯稱(chēng)系爭(zhēng)商標(biāo)屬于“通用名稱(chēng)”，在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中也經(jīng)常以此作為正當(dāng)性使用的抗辯。因此，無(wú)論是從個(gè)體利益出發(fā)，還是權(quán)衡公共利益，通用名稱(chēng)的認(rèn)定都具有極大的意義。
三、約定俗成的通用名稱(chēng)的認(rèn)定
商標(biāo)的顯著性是商標(biāo)注冊(cè)的重要條件，當(dāng)用在具體的商品或服務(wù)上時(shí)，商標(biāo)要能夠起到識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用。在商品或者服務(wù)上使用的標(biāo)志不一定就是商標(biāo)，只有用以標(biāo)明這一商品或者服務(wù)區(qū)別于他人同類(lèi)商品或服務(wù)的標(biāo)志才是商標(biāo)。【2】
當(dāng)然，商標(biāo)的顯著性強(qiáng)弱還需要考慮具體的使用情況，某一類(lèi)商品的“通用名稱(chēng)”，很可能在其他類(lèi)別上符合商標(biāo)注冊(cè)的條件。例如，“蘋(píng)果”不能在蘋(píng)果及其相關(guān)制品的商品上注冊(cè)為商標(biāo)，卻可能在手機(jī)等無(wú)關(guān)的商品上獲得商標(biāo)的注冊(cè)
判斷系爭(zhēng)商標(biāo)是否屬于商品的通用名稱(chēng)，關(guān)鍵是判定該商標(biāo)的功能是區(qū)分不同商品還是區(qū)分不同商品來(lái)源，如商標(biāo)的主要功能是區(qū)分不同商品，應(yīng)判定為通用名稱(chēng)。【3】
在“十萬(wàn)個(gè)為什么”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案中，法院認(rèn)為，“十萬(wàn)個(gè)為什么”本身具有其固有含義，但具有固有含義并不等同于屬于相關(guān)商品的通用名稱(chēng)。【4】也就是說(shuō)，“十萬(wàn)個(gè)為什么”僅僅是表明了相關(guān)圖書(shū)的內(nèi)容等特點(diǎn)，客觀上并未形成該類(lèi)圖書(shū)統(tǒng)一名稱(chēng)的市場(chǎng)格局，并不能證明“十萬(wàn)個(gè)為什么”已經(jīng)成為此類(lèi)圖書(shū)的通用名稱(chēng)。
這里同時(shí)涉及了通用名稱(chēng)認(rèn)定的幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：
1.是否屬于國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的常識(shí)認(rèn)知范圍。
2.是否屬于相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)通用的稱(chēng)謂。
也就是說(shuō)，如果商品或者服務(wù)的名稱(chēng)不屬于國(guó)內(nèi)相關(guān)公眾的常識(shí)認(rèn)知范圍，也不屬于相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)通用的稱(chēng)謂，則不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為通用名稱(chēng)。反之，則應(yīng)認(rèn)定為通用名稱(chēng)。
如在“摩卡MOCCA及圖”商標(biāo)的撤銷(xiāo)案中，北京高院認(rèn)為，從消費(fèi)者的認(rèn)知情況、同業(yè)經(jīng)營(yíng)者的使用情況、媒體介紹和報(bào)道以及詞典的收錄情況來(lái)看，相關(guān)公眾已普遍認(rèn)為“摩卡”指代的是一類(lèi)咖啡商品，并且這一認(rèn)知在全國(guó)范圍內(nèi)都是普遍存在的，因此，“摩卡”已成為咖啡類(lèi)商品上約定俗成的通用名稱(chēng)。【5】
此外，商標(biāo)退化成通用名稱(chēng)往往不是某一單一原因?qū)е拢扔锌赡苁巧虡?biāo)本身顯著特征較弱，也可能與商標(biāo)權(quán)利人的不當(dāng)使用有關(guān)，還可能與其他經(jīng)營(yíng)者的使用行為有關(guān)。【6】有時(shí)候，權(quán)利人積極采取各種措施來(lái)維護(hù)和強(qiáng)化自身商標(biāo)的顯著性，然而由于其他市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體未經(jīng)許可的使用行為，導(dǎo)致了其商標(biāo)的顯著性降低，最終退化為通用名稱(chēng)。
四、結(jié)語(yǔ)
綜上所述，約定俗成的通用名稱(chēng)一般以全國(guó)范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)知、相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)的使用情況為判斷標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然，還應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到隨著網(wǎng)絡(luò)的迅猛發(fā)展，商標(biāo)在這一新興市場(chǎng)內(nèi)的使用問(wèn)題。因此，注冊(cè)商標(biāo)退化為通用名稱(chēng)的認(rèn)定，充滿(mǎn)了動(dòng)態(tài)性、復(fù)雜性和裁量性，要充分考慮商標(biāo)的使用方式、市場(chǎng)情況等一系列問(wèn)題進(jìn)行綜合判斷。
參考文獻(xiàn)
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【3】國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.《商標(biāo)審查審理指南》.2021
【4】上海少年兒童出版社有限公司與四川天地出版社有限公司等涉“十萬(wàn)個(gè)為什么”商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案.上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2021）滬73民終600號(hào)
【5】國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、瑞昶貿(mào)易股份有限公司商標(biāo)權(quán)撤銷(xiāo)復(fù)審行政糾紛案.（2018）京73行初3240號(hào);（2020）京行終2540號(hào)
【6】亓蕾. 注冊(cè)商標(biāo)退化為通用名稱(chēng)的司法認(rèn)定.中華商標(biāo).2023：7