文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田慧
《中華人民共和國商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。”本條款明確了使用外國地名作為商標(biāo)的限制，公眾知曉的外國地名不得作為商標(biāo)。我國公眾不熟知的外國地名,則不在禁止之列。從立法目的來看，其一，以地名作為商標(biāo)本身缺乏顯著性或顯著性較弱,不利于消費(fèi)者區(qū)分商品和服務(wù)的來源,容易造成混亂；其二，任何主體或個(gè)人不能獨(dú)占地名，禁止將地名作為商標(biāo)注冊(cè)和使用，維護(hù)了社會(huì)公共利益；其三，禁止將地名作為商標(biāo)注冊(cè)適用，避免令相關(guān)消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)（從這方面來講，該條款與《商標(biāo)法》第十條第一款第七項(xiàng)“帶有欺騙性，容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用”存在競合，因此實(shí)踐中也有同時(shí)適用兩個(gè)條款駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的情形）。
本條中的“公眾知曉的外國地名”,是指我國公眾知曉的我國以外的其他國家或地區(qū)的地名。地名包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名,如“東京”、“紐約”、“巴黎”、“倫敦”等。而不為公眾知曉的外國地名，則不在此禁用范圍之內(nèi)。如第27041205號(hào)“YAKUT”商標(biāo)駁回復(fù)審一案【1】中，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)定：訴爭商標(biāo)“YAKUT”的中文漢語譯意為“雅庫特人或雅庫特語”，而屬于俄羅斯聯(lián)邦行政區(qū)域地理名稱的“薩哈（雅庫特）共和國”中的“雅庫特”，英語譯文為“YAKUTIYA”，故作為訴爭商標(biāo)標(biāo)志的“YAKUT”并非中國公眾知曉的外國地名，因此訴爭商標(biāo)“YAKUT”未構(gòu)成2013年《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定的情形。
同時(shí)，該條款也規(guī)定了例外情形：一是地名具有其他含義，且其他含義更易于被一般公眾所接受和熟知；二是地名作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分；三是已經(jīng)注冊(cè)使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。以下僅就第一種例外情形“地名具有其他含義”進(jìn)行簡單分析。
本條中的“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強(qiáng)于作為地名的含義，不會(huì)誤導(dǎo)公眾的。如第1444667號(hào)“JAVADAY”商標(biāo)駁回復(fù)審案件【2】中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)為：訴爭商標(biāo)為文字商標(biāo)“JAVADAY”，其中“JAVA”作為一種計(jì)算機(jī)編程語言，經(jīng)過原告長期的宣傳和使用在IT行業(yè)中已經(jīng)具有很高的知名度，在相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)與原告形成了穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系。相關(guān)公眾提及“JAVA”時(shí)，并不會(huì)將其與“爪哇”相聯(lián)系。此外，訴爭商標(biāo)由“JAVA”和“DAY”兩部分構(gòu)成，整體上具有區(qū)別于地名的其他含義，能夠起到識(shí)別服務(wù)來源的作用。
“地名具有其他含義”既包括標(biāo)志本身固有含義之外具有其他含義，亦包括標(biāo)志經(jīng)過使用已經(jīng)被公眾認(rèn)知獲得“第二含義”的情形。第7966421號(hào)“米蘭”商標(biāo)無效宣告案件中【3】，北京市高級(jí)人民法院首先明確，雖然“米蘭”為花卉名稱，但是其作為意大利城市名稱的含義更為我國公眾所熟知。《商標(biāo)法》第十條第二款所規(guī)定的“地名具有其他含義”知悉程度不應(yīng)明顯低于公眾對(duì)其地名本身含義的認(rèn)知，在案證據(jù)尚不足以證明訴爭商標(biāo)本身固有含義符合上述規(guī)定的情形。然而，二審法院依據(jù)當(dāng)事人所提交的證據(jù)，綜合考慮“米蘭”商標(biāo)使用宣傳在婚紗攝影等相關(guān)服務(wù)上的事實(shí)情況、在多起民事訴訟和行政裁決中受保護(hù)的記錄等多種因素，認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)主觀意圖上不具有攀附意大利米蘭城市的惡意，在案證據(jù)亦未證明其在實(shí)際使用中具有攀附意圖，進(jìn)而認(rèn)定訴爭商標(biāo)在其核定使用的“攝影報(bào)道；攝影；微縮攝影；錄像帶錄制；錄像帶制作；舞臺(tái)布景出租；節(jié)目制作；數(shù)字成像服務(wù)”上經(jīng)過使用宣傳，已經(jīng)能夠?yàn)槲覈娬J(rèn)知與米蘭婚紗攝影公司形成穩(wěn)定對(duì)應(yīng)關(guān)系，進(jìn)而獲得了地名以外的“第二含義”，不會(huì)導(dǎo)致認(rèn)為上述服務(wù)來源于意大利米蘭城市或存在特定聯(lián)系。然而，在案證據(jù)并未涉及訴爭商標(biāo)核定使用的“翻譯；攝影機(jī)出租”服務(wù)，故在上述二項(xiàng)服務(wù)上并未獲得地名以外的“第二含義”。
此外，《商標(biāo)審查審理指南》中也規(guī)定了另外一種例外情形，即商標(biāo)所含地名與其他具備顯著特征的要素相互獨(dú)立，地名僅起真實(shí)表示申請(qǐng)人所在地的作用。同時(shí)，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第六條規(guī)定，如果訴爭商標(biāo)是由地名和其他要素組合而成，如果可以從整體上實(shí)現(xiàn)與地名的區(qū)分，即不應(yīng)被認(rèn)定為違反了《商標(biāo)法》第十條第二款的規(guī)定。顯然，通過增加其他構(gòu)成要素等方式，一方面商標(biāo)獲得了應(yīng)有的顯著性，另一方面相關(guān)公眾在看到此類商標(biāo)時(shí)，不再因此而產(chǎn)生地理位置上的聯(lián)想，也不會(huì)影響其他社會(huì)公眾使用地名的表達(dá)自由。基于此，如果訴爭商標(biāo)是由地名與其他構(gòu)成要素組成，即不能當(dāng)然地以其中包含地名為由，直接援引《商標(biāo)法》第十條第二款規(guī)定予以駁回，而仍需根據(jù)司法解釋的規(guī)定，判斷訴爭商標(biāo)是否已經(jīng)在整體上形成了區(qū)別于地名的含義。
但通過檢索可以發(fā)現(xiàn)，此類商標(biāo)有未遇到《商標(biāo)法》第十條第二款駁回而順利注冊(cè)的，如第42227947號(hào)“KILIAN PARIS”、第63379470號(hào)“MAXIM’S DE PARIS”、第58310925號(hào)“CARLTON LONDON”、第44015167 號(hào)“BABY LONDON”等商標(biāo)；有駁回后經(jīng)復(fù)審取得注冊(cè)的，如第52423429號(hào)“
”【4】（申請(qǐng)商標(biāo)中“LONDON”真實(shí)表示申請(qǐng)人所在地，“111 SKIN HARLEY ST. LONDON”作為整體，未構(gòu)成《中華人民共和國商標(biāo)法》第十條第二款所指情形）、第33371956號(hào)“FREED OF LONDON”【5】（申請(qǐng)商標(biāo)中雖包含公眾知曉的外國地名“LONDON”，但其僅起到了真實(shí)表示申請(qǐng)人所在地的作用）、第30190705號(hào)“SIMPSON LONDON”【6】（申請(qǐng)商標(biāo)由字母“Simpson London”構(gòu)成，商標(biāo)整體已不同于外國地名“London”，且“London”僅起表示真實(shí)所在地的作用，未構(gòu)成《商標(biāo)法》第十條第二款所指的情形）等商標(biāo)；也有駁回復(fù)審甚至訴訟依舊駁回其注冊(cè)申請(qǐng)的，如第69005941號(hào)“
”【7】（申請(qǐng)商標(biāo)所包含的“TOKYO”(可譯為“東京”)為公眾知曉的外國地名，用作商標(biāo)違反《商標(biāo)法》第十條第二款的規(guī)定）、第G1476316號(hào)“HERSTUDIOLONDON”商標(biāo) 【8】（訴爭商標(biāo)為“HERSTUDIOLONDON”，其中“LONDON”譯文為公眾熟知的英國首都“倫敦”，其商標(biāo)整體未形成區(qū)別于地名的其他含義，因此，將其作為商標(biāo)標(biāo)識(shí)申請(qǐng)注冊(cè)在指定的商品上，已經(jīng)違反了商標(biāo)法第十條第二款之規(guī)定）。
通過現(xiàn)有案例來看，國知局在針對(duì)包含地名的商標(biāo)審查方面趨于嚴(yán)格，即便是符合《商標(biāo)審查審理指南》所述的例外情形或符合《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第六條相關(guān)規(guī)定的，仍有很大駁回風(fēng)險(xiǎn)。這種情況下，申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)應(yīng)盡量避免申請(qǐng)包含地名的商標(biāo)，如確有必要，也要做好復(fù)審的準(zhǔn)備，同時(shí)通過提交使用證據(jù)以證明商標(biāo)經(jīng)過使用已形成可與地名相區(qū)分的含義。
注釋
【1】（2020）京行終6595號(hào)行政判決書
【2】（2020）京73行初14453號(hào)行政判決書
【3】北京市高級(jí)人民法院（2021）京行終6471號(hào)行政判決書
【4】商評(píng)字[2021]第0000363426號(hào)駁回復(fù)審決定
【5】商評(píng)字[2020]第0000141856號(hào)駁回復(fù)審決定
【6】商評(píng)字[2019]第0000096080號(hào)駁回復(fù)審決定
【7】商評(píng)字[2023]第0000352189號(hào)駁回復(fù)審決定
【8】（2020）京73行初14281號(hào)行政判決書