文/北京集佳知識產權代理有限公司 田慧
《中華人民共和國商標法》第十條第二款規定“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標組成部分的除外；已經注冊的使用地名的商標繼續有效。”本條款明確了使用外國地名作為商標的限制，公眾知曉的外國地名不得作為商標。我國公眾不熟知的外國地名,則不在禁止之列。從立法目的來看，其一，以地名作為商標本身缺乏顯著性或顯著性較弱,不利于消費者區分商品和服務的來源,容易造成混亂；其二，任何主體或個人不能獨占地名，禁止將地名作為商標注冊和使用，維護了社會公共利益；其三，禁止將地名作為商標注冊適用，避免令相關消費者對商品或服務的來源產生誤認（從這方面來講，該條款與《商標法》第十條第一款第七項“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質量等特點或產地產生誤認的標志不得作為商標使用”存在競合，因此實踐中也有同時適用兩個條款駁回商標注冊申請的情形）。
本條中的“公眾知曉的外國地名”,是指我國公眾知曉的我國以外的其他國家或地區的地名。地名包括全稱、簡稱、外文名稱和通用的中文譯名,如“東京”、“紐約”、“巴黎”、“倫敦”等。而不為公眾知曉的外國地名，則不在此禁用范圍之內。如第27041205號“YAKUT”商標駁回復審一案【1】中，北京市高級人民法院認定：訴爭商標“YAKUT”的中文漢語譯意為“雅庫特人或雅庫特語”，而屬于俄羅斯聯邦行政區域地理名稱的“薩哈（雅庫特）共和國”中的“雅庫特”，英語譯文為“YAKUTIYA”，故作為訴爭商標標志的“YAKUT”并非中國公眾知曉的外國地名，因此訴爭商標“YAKUT”未構成2013年《商標法》第十條第二款規定的情形。
同時，該條款也規定了例外情形：一是地名具有其他含義，且其他含義更易于被一般公眾所接受和熟知；二是地名作為集體商標、證明商標組成部分；三是已經注冊使用地名的商標繼續有效。以下僅就第一種例外情形“地名具有其他含義”進行簡單分析。
本條中的“地名具有其他含義”，是指地名作為詞匯具有確定含義且該含義強于作為地名的含義，不會誤導公眾的。如第1444667號“JAVADAY”商標駁回復審案件【2】中，北京知識產權法院認為：訴爭商標為文字商標“JAVADAY”，其中“JAVA”作為一種計算機編程語言，經過原告長期的宣傳和使用在IT行業中已經具有很高的知名度，在相關領域內與原告形成了穩定的對應關系。相關公眾提及“JAVA”時，并不會將其與“爪哇”相聯系。此外，訴爭商標由“JAVA”和“DAY”兩部分構成，整體上具有區別于地名的其他含義，能夠起到識別服務來源的作用。
“地名具有其他含義”既包括標志本身固有含義之外具有其他含義，亦包括標志經過使用已經被公眾認知獲得“第二含義”的情形。第7966421號“米蘭”商標無效宣告案件中【3】，北京市高級人民法院首先明確，雖然“米蘭”為花卉名稱，但是其作為意大利城市名稱的含義更為我國公眾所熟知。《商標法》第十條第二款所規定的“地名具有其他含義”知悉程度不應明顯低于公眾對其地名本身含義的認知，在案證據尚不足以證明訴爭商標本身固有含義符合上述規定的情形。然而，二審法院依據當事人所提交的證據，綜合考慮“米蘭”商標使用宣傳在婚紗攝影等相關服務上的事實情況、在多起民事訴訟和行政裁決中受保護的記錄等多種因素，認定訴爭商標的注冊申請主觀意圖上不具有攀附意大利米蘭城市的惡意，在案證據亦未證明其在實際使用中具有攀附意圖，進而認定訴爭商標在其核定使用的“攝影報道；攝影；微縮攝影；錄像帶錄制；錄像帶制作；舞臺布景出租；節目制作；數字成像服務”上經過使用宣傳，已經能夠為我國公眾認知與米蘭婚紗攝影公司形成穩定對應關系，進而獲得了地名以外的“第二含義”，不會導致認為上述服務來源于意大利米蘭城市或存在特定聯系。然而，在案證據并未涉及訴爭商標核定使用的“翻譯；攝影機出租”服務，故在上述二項服務上并未獲得地名以外的“第二含義”。
此外，《商標審查審理指南》中也規定了另外一種例外情形，即商標所含地名與其他具備顯著特征的要素相互獨立，地名僅起真實表示申請人所在地的作用。同時，《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第六條規定，如果訴爭商標是由地名和其他要素組合而成，如果可以從整體上實現與地名的區分，即不應被認定為違反了《商標法》第十條第二款的規定。顯然，通過增加其他構成要素等方式，一方面商標獲得了應有的顯著性，另一方面相關公眾在看到此類商標時，不再因此而產生地理位置上的聯想，也不會影響其他社會公眾使用地名的表達自由。基于此，如果訴爭商標是由地名與其他構成要素組成，即不能當然地以其中包含地名為由，直接援引《商標法》第十條第二款規定予以駁回，而仍需根據司法解釋的規定，判斷訴爭商標是否已經在整體上形成了區別于地名的含義。
但通過檢索可以發現，此類商標有未遇到《商標法》第十條第二款駁回而順利注冊的，如第42227947號“KILIAN PARIS”、第63379470號“MAXIM’S DE PARIS”、第58310925號“CARLTON LONDON”、第44015167 號“BABY LONDON”等商標；有駁回后經復審取得注冊的，如第52423429號“
”【4】（申請商標中“LONDON”真實表示申請人所在地，“111 SKIN HARLEY ST. LONDON”作為整體，未構成《中華人民共和國商標法》第十條第二款所指情形）、第33371956號“FREED OF LONDON”【5】（申請商標中雖包含公眾知曉的外國地名“LONDON”，但其僅起到了真實表示申請人所在地的作用）、第30190705號“SIMPSON LONDON”【6】（申請商標由字母“Simpson London”構成，商標整體已不同于外國地名“London”，且“London”僅起表示真實所在地的作用，未構成《商標法》第十條第二款所指的情形）等商標；也有駁回復審甚至訴訟依舊駁回其注冊申請的，如第69005941號“
”【7】（申請商標所包含的“TOKYO”(可譯為“東京”)為公眾知曉的外國地名，用作商標違反《商標法》第十條第二款的規定）、第G1476316號“HERSTUDIOLONDON”商標 【8】（訴爭商標為“HERSTUDIOLONDON”，其中“LONDON”譯文為公眾熟知的英國首都“倫敦”，其商標整體未形成區別于地名的其他含義，因此，將其作為商標標識申請注冊在指定的商品上，已經違反了商標法第十條第二款之規定）。
通過現有案例來看，國知局在針對包含地名的商標審查方面趨于嚴格，即便是符合《商標審查審理指南》所述的例外情形或符合《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第六條相關規定的，仍有很大駁回風險。這種情況下，申請人在申請注冊時應盡量避免申請包含地名的商標，如確有必要，也要做好復審的準備，同時通過提交使用證據以證明商標經過使用已形成可與地名相區分的含義。
注釋
【1】（2020）京行終6595號行政判決書
【2】（2020）京73行初14453號行政判決書
【3】北京市高級人民法院（2021）京行終6471號行政判決書
【4】商評字[2021]第0000363426號駁回復審決定
【5】商評字[2020]第0000141856號駁回復審決定
【6】商評字[2019]第0000096080號駁回復審決定
【7】商評字[2023]第0000352189號駁回復審決定
【8】（2020）京73行初14281號行政判決書