文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 徐思
土耳其商標(biāo)實(shí)質(zhì)審查標(biāo)準(zhǔn)較為寬松，時(shí)常可見標(biāo)識(shí)相同/近似、商品相同/類似的商標(biāo)通過實(shí)質(zhì)審查而進(jìn)入異議公告階段，在先商標(biāo)權(quán)利人需通過提起異議以阻止其注冊(cè)。這也是導(dǎo)致土耳其商標(biāo)搶注發(fā)生率高的原因之一。筆者統(tǒng)計(jì)了自2006年以來集佳代理的土耳其商標(biāo)異議案件，關(guān)于阻止搶注商標(biāo)的異議案件占比達(dá)到45%。
隨著越來越多的中國企業(yè)出海，關(guān)于土耳其商標(biāo)搶注的咨詢和案件也越來越多，本文將對(duì)應(yīng)對(duì)土耳其商標(biāo)搶注的解決方案進(jìn)行匯總，以便企業(yè)參考。
一、土耳其商標(biāo)搶注案件的特點(diǎn)
1.在真正商標(biāo)權(quán)利人在土耳其申請(qǐng)商標(biāo)之前搶先注冊(cè)
此類案件發(fā)生頻率最高，搶注方通過在業(yè)務(wù)磋商過程中、展會(huì)或者基于對(duì)行業(yè)品牌的了解等途徑，注意到真正商標(biāo)權(quán)利人還未在土耳其申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，于是搶先一步提交了商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，而土耳其商標(biāo)實(shí)質(zhì)審查寬松且速度較快，最快1個(gè)月左右可以完成實(shí)質(zhì)審查并進(jìn)入異議公告期，4個(gè)月左右即可完成注冊(cè)。若真正的商標(biāo)權(quán)利人未能及時(shí)監(jiān)測(cè)到商標(biāo)公告并提起異議的，則該搶注商標(biāo)將順利注冊(cè)。其注冊(cè)的后果是，真正商標(biāo)權(quán)利人如打算提起無效宣告，需啟動(dòng)訴訟程序，費(fèi)用和時(shí)間成本均遠(yuǎn)高于行政程序。而土耳其商標(biāo)需注冊(cè)滿五年后方能提起基于不使用的撤銷申請(qǐng)，因此，若搶注商標(biāo)順利注冊(cè)，對(duì)于真正商標(biāo)權(quán)利人而言，通過法律途徑維權(quán)的成本和難度將大大提升，且可能由此錯(cuò)失最佳的市場(chǎng)時(shí)機(jī)。
2.“擦邊”注冊(cè)
此類搶注的特點(diǎn)是申請(qǐng)注冊(cè)與該商標(biāo)主營相關(guān)的類別，比如，該商標(biāo)主要使用的領(lǐng)域是第9類軟件，搶注商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在第42類軟件更新服務(wù)；又如，搶注商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在第35類相關(guān)商品的零售、批發(fā)服務(wù)上。不同于我國的是，土耳其第35類可以申請(qǐng)與具體商品相關(guān)的零售、批發(fā)服務(wù)，例如，“供客戶方便地查看和購買下述商品：……（指定的服務(wù)可以通過零售、批發(fā)商店、電子媒體和其他類似方式提供）”。搶注主體通常會(huì)挑選真正商標(biāo)權(quán)利人未能覆蓋注冊(cè)的關(guān)聯(lián)類別進(jìn)行搶先注冊(cè)。
3.搶注的目的
結(jié)合集佳代理的案件，土耳其搶注商標(biāo)主體的目的主要可以概括為以下幾種：（1）希望將商標(biāo)售賣給真正權(quán)利人并以此獲利；（2）要求真正權(quán)利人成為商標(biāo)使用的被許可方，若希望在土耳其使用該商標(biāo)，需向其支付許可使用費(fèi)；（3）作為商業(yè)合作的籌碼，例如，要求成為真正商標(biāo)權(quán)利人在土耳其的獨(dú)家代理商，或者憑借土耳其注冊(cè)商標(biāo)入股、在土耳其開展合作等。若真正權(quán)利人未能滿足其提出的條件，則搶注人將基于注冊(cè)商標(biāo)采取阻撓在土耳其開展業(yè)務(wù)的措施，包括但不限于申請(qǐng)海關(guān)扣貨、提起侵權(quán)訴訟等，訴求包括要求停止使用甚至主張賠償。
4.發(fā)生率高且存在屢禁不止的現(xiàn)象
曾經(jīng)出現(xiàn)過真正權(quán)利人對(duì)一件土耳其商標(biāo)提起異議后，異議案件未完結(jié)，該搶注人再次申請(qǐng)其他類別上的相同商標(biāo)。若未及時(shí)監(jiān)測(cè)并提起異議，搶注商標(biāo)很可能在短時(shí)間內(nèi)即完成注冊(cè)，從而導(dǎo)致真正權(quán)利人需不停的采取措施打擊搶注行為。
二、針對(duì)土耳其搶注商標(biāo)的解決方案
（一）進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)測(cè)，及時(shí)異議
對(duì)于申請(qǐng)階段的土耳其商標(biāo)，及時(shí)提起異議是最為經(jīng)濟(jì)便捷的維權(quán)方法。考慮到土耳其商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)寬松，官方漏審的情況時(shí)有發(fā)生，而且審查速度快，建議委托專業(yè)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)進(jìn)入初審公告階段的相同、近似商標(biāo)以便及時(shí)阻止其注冊(cè)。否則，商標(biāo)注冊(cè)后進(jìn)行維權(quán)的時(shí)間和金錢成本將大大提高。
正是因?yàn)樯鲜龇矫妫炼洚愖h案件是該國商標(biāo)案件類型中數(shù)量最多的。不少企業(yè)會(huì)有這樣的擔(dān)心：在土耳其既沒有在先商標(biāo)，也與搶注方無商業(yè)接觸，是否有可能異議成功？答案是仍有希望，且已有不少成功案例。下文將對(duì)土耳其商標(biāo)異議常用理由進(jìn)行概述，以便企業(yè)參考評(píng)估是否提起異議。
1.基于在先商標(biāo)（土耳其第6769號(hào)《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第 6（1）條，以下將該法案簡(jiǎn)稱為“《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》”）
此情況適用于在土耳其已經(jīng)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，且商標(biāo)申請(qǐng)日早于搶注商標(biāo)，可以基于在先申請(qǐng)或在先注冊(cè)商標(biāo)對(duì)搶注商標(biāo)提起異議。不限于同類別異議，亦可以跨類別進(jìn)行異議，土耳其對(duì)商品類似的審查在考慮類別的基礎(chǔ)上，同時(shí)基于商品/服務(wù)的性質(zhì)、功能、用途、消費(fèi)群體多方面的關(guān)聯(lián)性而判定，例如，筆者曾成功代理基于注冊(cè)在第9類計(jì)算機(jī)、音頻和視頻設(shè)備等商品上的在先商標(biāo)，成功異議申請(qǐng)?jiān)诘?5類音頻和視頻的設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品的零售、批發(fā)服務(wù)上的搶注商標(biāo)。
2.基于其他在先權(quán)利（《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第 6（3）、6（6）條）
土耳其《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第6（3）條規(guī)定：“若在爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)日/優(yōu)先權(quán)日之前，未注冊(cè)的商標(biāo)或其他在商業(yè)中使用的標(biāo)志已經(jīng)取得權(quán)利的，經(jīng)該標(biāo)志所有人反對(duì)，商標(biāo)申請(qǐng)應(yīng)予駁回。”第6（6）條規(guī)定：“如果申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)包含他人的人名、商業(yè)名稱、照片、版權(quán)或任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)，則應(yīng)所有者的要求，該申請(qǐng)將被駁回”。由上可見，“其他在先權(quán)利”既包括在土耳其已使用的未注冊(cè)商標(biāo)，也包括其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)（如著作權(quán)）、商號(hào)、域名。
既無在先商標(biāo)、亦無對(duì)方直接惡意證據(jù)的土耳其異議案件，集佳已代理多件，包括基于在先的美術(shù)作品著作權(quán)、對(duì)方惡意等異議理由，成功阻止搶注商標(biāo)注冊(cè)。
3.代理代表搶注（《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第 6（2）條）
土耳其“代理搶注”條款中的代理主要指代理商（commercial agent）以及代理律師/機(jī)構(gòu)（attorney），異議人需是商標(biāo)權(quán)利人，商標(biāo)被許可使用方無法基于該條提起異議，需證明代理關(guān)系的存在，例如商業(yè)協(xié)議，但不限于書面協(xié)議，重點(diǎn)是證明實(shí)質(zhì)上建立了商業(yè)合作，并且代理關(guān)系的建立是在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日之前，且未獲得商標(biāo)權(quán)利人的允許。
4.惡意條款（《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》第 6（9）條）
《工業(yè)產(chǎn)權(quán)法》關(guān)于“惡意”的條款表述十分簡(jiǎn)短：“基于惡意的商標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)異議予以駁回。”土耳其商標(biāo)審查指南中對(duì)惡意的解釋包括“通常表現(xiàn)為在沒有實(shí)際使用的情況下持有商標(biāo)或交易商標(biāo)，并基于該商標(biāo)阻止真正權(quán)利人進(jìn)入市場(chǎng)”。基于與當(dāng)?shù)芈蓭煹臏贤ㄒ约鞍讣斫?jīng)驗(yàn)，土耳其異議審查實(shí)踐中，對(duì)認(rèn)定“惡意”通常考量的因素包括以下：故意違反公平交易原則、無法被普遍接受的不道德行為、目的是為獲得不公平的優(yōu)勢(shì)。
土耳其商標(biāo)異議審查中，對(duì)“惡意”條款是否成立的審查標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較為寬松，考慮的因素較為綜合，例如，真正權(quán)利人在原屬國申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的情況、在其他國家申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的情況、商標(biāo)在域外的知名度、土耳其本地對(duì)該商標(biāo)的知曉情況、商標(biāo)獲得的國際獎(jiǎng)項(xiàng)等，都可以作為異議人是商標(biāo)真正權(quán)利人的證據(jù)，通過證明商標(biāo)經(jīng)真正權(quán)利人使用已具有一定知名度，同時(shí)證明搶注方申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)難謂巧合，在無法提供商標(biāo)申請(qǐng)人直接惡意證據(jù)的情況下，仍可能獲得“惡意”條款被支持的有利結(jié)果。
此外，還可以基于馳名/知名商標(biāo)保護(hù)等理由對(duì)公告中商標(biāo)提起異議。
（二）提起基于五年不使用的撤銷申請(qǐng)
若土耳其搶注商標(biāo)已注冊(cè)滿五年，可以嘗試對(duì)其提起基于五年不使用的撤銷申請(qǐng)。
自2024年1月起，土耳其不使用撤銷由訴訟程序改為行政程序，當(dāng)前在改革推進(jìn)中，官方暫未公布行政撤銷的具體流程和指引，但在線系統(tǒng)已可以提交預(yù)申請(qǐng)。相較于此前的訴訟程序，對(duì)于撤銷申請(qǐng)人而言，在費(fèi)用、時(shí)間方面將大大降低成本。集佳已與土耳其合作外所為客戶提交土耳其撤五預(yù)申請(qǐng)，若企業(yè)此前曾遇到注冊(cè)障礙未能清除的，可以考慮提起行政撤五申請(qǐng)。
（三）提起無效宣告訴訟
土耳其商標(biāo)無效宣告為訴訟程序，需向知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事法院（Civil Courts for Intellectual and Industrial Property Rights）提起，需在該商標(biāo)注冊(cè)滿五年之內(nèi)提起，如有惡意情形則不受五年時(shí)間限制。提起無效宣告訴訟的成本相比商標(biāo)異議、撤五等行政程序?qū)⒋蠓嵘谏虡?biāo)注冊(cè)暫不滿五年，希望盡快清除的情況下，無效宣告訴訟為有效手段。而且，搶注人應(yīng)訴成本同樣也不低，不排除在訴訟的壓力和商標(biāo)權(quán)利可能滅失的風(fēng)險(xiǎn)下考慮和解的可能性。
“Jelly Belly”商標(biāo)搶注案是土耳其無效宣告的經(jīng)典案例之一，一家土耳其公司在土耳其注冊(cè)多件“Jelly Belly”商標(biāo)在第30類糖果、甜點(diǎn)等商品上。真正商標(biāo)權(quán)利人Jelly Belly Candy Company（美國公司） 對(duì)前述“Jelly Belly”商標(biāo)提起了無效宣告訴訟，雖然真正權(quán)利人的產(chǎn)品未在土耳其進(jìn)行銷售，但其提供了“Jelly Belly”商標(biāo)的全球注冊(cè)情況、宣傳推廣證據(jù)、新聞報(bào)道、域外認(rèn)定馳名商標(biāo)的判決以及搶注人土耳其公司與美國公司接洽經(jīng)銷代理業(yè)務(wù)的證據(jù)，此外，本案中同時(shí)主張“Jelly Belly”并非土耳其語中的常用詞匯，很明顯是外來詞匯，因此被告申請(qǐng)注冊(cè)該商標(biāo)的行為難謂善意。最終法院綜合考慮了“Jelly Belly”商標(biāo)的知名度、被告惡意情形而判決相關(guān)商標(biāo)無效。
三、談判
若經(jīng)過專業(yè)人士評(píng)估，上方途徑均成功把握不高，仍可以考慮嘗試談判，要求搶注方將搶注商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者注銷，但搶注方往往會(huì)提出一定的對(duì)價(jià)甚至高價(jià)，或者要求獲得商業(yè)合作中的利益，屆時(shí)企業(yè)可以結(jié)合土耳其市場(chǎng)商業(yè)情況考慮是否受讓該商標(biāo)。
四、預(yù)防搶注措施及建議
結(jié)合土耳其商標(biāo)搶注頻發(fā)的事實(shí)情況以及案件代理經(jīng)驗(yàn)，建議企業(yè)從以下方面著手預(yù)防、打擊搶注行為：
1.提前布局，申請(qǐng)類別在主營范圍基礎(chǔ)上適當(dāng)擴(kuò)大，在盡量阻止在后近似商標(biāo)的同時(shí)，若出現(xiàn)“擦邊”搶注，基于在先商標(biāo)進(jìn)行異議相較于其他異議理由，舉證責(zé)任較輕。
2.重視商標(biāo)監(jiān)測(cè)，盡量不錯(cuò)過提起異議的期限，尋求在成本最低的階段解決搶注問題。
3.對(duì)搶注商標(biāo)提起異議的同時(shí)，及時(shí)補(bǔ)充商標(biāo)申請(qǐng)，覆蓋被搶注的類別以及關(guān)聯(lián)類別，盡量預(yù)防再次被搶注。
4.注意留存土耳其使用證據(jù)以及與土耳其合作方的溝通證據(jù)，包括但不限于通訊軟件聊天記錄、往來郵件、名片等，以備不時(shí)之需（如進(jìn)行過商業(yè)接洽、存在商業(yè)代理關(guān)系等）。