文/北京集佳知識產權代理有限公司 張靜
摘要：USPTO發出最終駁回意見并不意味著專利申請的終結，申請人可以選擇通過請求重新考慮、最終駁回意見后的修改、AFCP 2.0、繼續審查請求（RCE）或上訴（Appeal）來應對。申請人在選擇應對策略時需考慮專利申請的重要程度、是否有適宜的修改方式以及愿意投入的時間和成本等因素。通過采取適當的策略和行動，專利申請仍然有機會獲得授權。
收到美國專利商標局（USPTO）發出的最終駁回意見（Final Office Action，簡稱 Final OA）對專利申請人來說無疑是一個挑戰。最終駁回意見意味著審查員認為專利申請中至少存在一個或多個駁回缺陷，導致該申請無法獲得授權。Final OA中通常會詳細說明審查員認為的專利申請中存在的駁回缺陷，如新穎性、非顯而易見性、可專利性、或清楚性等。然而，這并不代表專利申請的終結，申請人可以在收到最終駁回意見之后采取一系列的補救措施，包括：請求重新考慮、最終駁回意見后的修改、AFCP 2.0、繼續審查請求（RCE）和上訴（Appeal），以期克服該駁回意見使專利申請獲得授權。
請求重新考慮（Request for Reconsideration）
根據美國專利法37 C.F.R. § 1.116，申請人在收到最終駁回意見后可以請求重新考慮該最終駁回意見。這種應對策略通常適用于申請人認為審查員在駁回意見中存在明顯錯誤，或者有新的證據可以改變審查結果的情況。在請求重新考慮時，建議申請人提出新的證據或爭辯理由，或者至少對之前的爭辯理由進行更詳細的解釋，而不是重復之前的OA答復中的相同論點。此外，這種請求不會停止答復期限的計算。
最終駁回意見后的修改（Amendment after Final）
根據美國專利法37 C.F.R. 1.116條，申請人還可以在收到最終駁回意見后，進行最終駁回意見后的修改，以使專利申請獲得批準。提交最終駁回意見后的修改后，若審查員接受了權利要求的修改以及申請人的爭辯，則該專利申請即可授權，若該修改不被審查員接受，審查員將發出指導意見（Advisory Action，簡稱AA）。值得注意的是，審查員在決定是否接受最終審查意見后的修改上有很大的自由裁量權。最終駁回意見后的修改一般只適用于簡單的權利要求修改（例如，最終駁回意見中已告知了可以授權的從屬權利要求，簡單合并即可獲得授權，或者最終駁回意見中已給出了修改建議申請人參照修改即可）。如果答復中包含了對權利要求的實質性修改和/或提出了新的實質性爭辯，則會收到審查員發出的AA，從而仍然需要提交繼續審查請求（RCE），這樣的操作實際上會產生延期費和額外的代理費。
提出AFCP 2.0（After Final Consideration Pilot 2.0）
AFCP 2.0項目是USPTO為了幫助審查員盡快處理申請人對Final OA的答復，并減少申請人在收到Final OA后提交繼續審查請求（RCE）的次數而推出的試點項目。AFCP 2.0要求申請人對至少一項獨立權利要求進行限縮性修改，并且不能擴大任何權利要求的保護范圍。提出AFCP 2.0之后，若審查員認為有必要則可以要求與申請人進行會晤（Interview）。會晤通常能夠使得審查員更好地理解該申請的技術方案以及更加仔細地考慮申請人的修改和意見陳述，也能夠使得申請人充分了解審查員的觀點。基于此，在一些情形下，只要審查員考慮了AFCP 2.0下的修改和陳述，即使該修改沒有使得專利申請獲得授權，也有利于申請人在之后提出RCE時對權利要求做出更加適宜的修改。
需要注意的是，雖然提出AFCP 2.0有一定機會使得專利直接授權或者能夠在RCE前預先了解審查員的觀點，但其前提條件是審查員的繼續考慮或檢索的工作量不超過3小時。若審查員認為重新考慮或檢索超過了AFCP 2.0的工作量，會造成該AFCP 2.0不被接受。因此，若為了克服最終駁回意見中指出的缺陷需要對申請文件進行較多修改，這種情況會導致AFCP 2.0不被接受，因為其不滿足審查員在3個小時內完成進一步的檢索及考慮的要求。
提出繼續審查請求（Request for Continued Examination）
根據美國專利法37 C.F.R. 1.114條，申請人在收到Final OA后可以提交繼續審查請求（RCE）來重新啟動審查程序。審查員在申請人提出RCE并繳納官費之后會繼續審查該專利申請。通過RCE，申請人可以對權利要求進行廣泛的修改或提供新的論據，以克服審查員指出的駁回缺陷。這一機制使得申請人可以重新獲得兩次答復OA的機會。但仍需注意的是，雖然RCE階段審查員通常會發兩次OA，但若提出RCE時的修改僅為合并權項，有一定風險RCE階段的第一次OA就是Final OA。
RCE的提交沒有次數限制。如果經過一次RCE，該專利申請仍被駁回，申請人可以再次提交RCE。但RCE的官費是依次遞增的，并且會延長審查周期。
提出上訴（Appeal）
根據美國專利法37 C.F.R. 41.31條，申請人在收到Final OA后可以向USPTO的專利審判與上訴委員會（PTAB）提出上訴。申請人最遲需在Final OA的6個月內提出上訴通知（Notice of Appeal）。根據MPEP 1206，在遞交Notice of Appeal后且在遞交上訴狀（Appeal Brief）前，權利要求的修改方式僅為刪除權利要求或者按照之前OA中的要求修改權利要求；而在遞交Appeal Brief之日或之后，權利要求的修改方式僅為刪除權利要求（該刪除不會影響當前的權利要求的保護范圍），或者將從屬權利要求改寫為獨立權利要求。
收到上訴狀后，專家組會對上述理由進行審查并做出決定，決定可以是以下之一：授權或審查員的修改、重啟審查、審查員進行答復。審查員在答復中需要對Appeal Brief中涉及的所有駁回理由做出回應，其可能會撤回一些駁回理由，也有可能會提出新的駁回理由。上訴人此時可以要求撤回上訴，重新啟動審查程序，按照專利審查程序中的方式對審查員提出的新的駁回理由做出答復；上訴人也可以要求保留上訴進程，通過遞交答辯狀的方式對新的駁回理由做出答復，但不能在答辯狀中對權利要求進行修改。上訴人可以在收到審查員針對上訴狀的答復后，重新考慮是否繼續上訴，若決定繼續上訴，則后續需要繳納相應的費用。在實踐中，申請人可以在繳納后續費用之前評估該專利申請的價值以及授權前景，以決定是否繼續推動上訴程序。 如果申請人決定繼續上訴，還可以提出口頭審理的請求。經過口頭審理或書面審理后，PTAB會根據審理結果做出決定。如果上訴人對該決定不服，可以向法院提起訴訟。
提出上訴比提交 RCE 要昂貴和耗時得多。只有當申請人打算不計成本以獲得盡可能廣泛的保護范圍時，上訴才是合適的選擇。
最終駁回意見的答復時機
最終駁回意見的答復期限為自其發文日起3個月，在該期間內答復不會產生延期費用。超過3個月后答復Final OA，需繳納延期費。Final OA的答復期限最多可延長3個月，即其最終答復期限為發文日起6個月。為了節省延期費用，通常建議申請人在最終駁回意見發文日起兩個月內提交最終駁回意見后的修改。這是因為，如果申請人答復Final OA的時間是在其發文日起的兩個月內，且審查員下發AA的時間超過了Final OA發文日的3個月，延期費的起始時間是從AA的發出時間起算，而如果申請人答復Final OA的時間是在其發文日起的兩個月之后，延期費的起始時間要從Final OA發文日起的三個月起算。
對于申請人來說，在決定采取哪種策略應對Final OA時需要考慮多種因素。首先，申請人需要評估是否可以通過有限的修改來克服審查員提出的問題，還是需要更廣泛的修改。其次，申請人需要考慮不同應對策略可能對審查周期的影響。例如，RCE可能會延長審查周期，提出上訴更耗時耗力。此外，申請人還需要評估發明的重要程度與不同策略的成本之間的關系，該成本包括官費和代理費用。總之，USPTO發出的最終駁回意見并不代表專利申請的最終結果。通過采取適當的策略和行動，申請人仍然有機會克服駁回意見，最終獲得專利授權。
參考文件：
1.Manual of Patent Examining Procedure (MPEP).