文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 成洋子
三維標志商標，以其具有更直觀及全面展示立體標志形式為特點，近年來在中國的注冊申請數(shù)量有所增長。我國《商標法》于2001年將三維標志納入保護范疇，并在《商標審查審理指南2021》中規(guī)定了關(guān)于其禁用條款、顯著特征、功能性及相同、相似的審查內(nèi)容。比起三維標志商標的顯著性特征審查而言，對于功能性審查的考慮和探討往往容易被忽略。功能性審查作為與顯著性并列的審查要件，同樣需要在申請及復(fù)審等多個階段予以重視。因此，筆者從《商標法》第十二條的規(guī)定、理論界常見分類，域外及我國審查標準和相關(guān)案例對三維標志商標功能性審查做以初步探討，為三維標志注冊申請中判斷功能性提供建議性的思考方向。
關(guān)鍵詞：三維標志商標、功能性審查、商標注冊申請
一、我國《商標法》對三維標志商標功能性審查的規(guī)定
三維標志的申請注冊，一般需要具備顯著性和非功能性兩方面的要求。在考慮顯著性之前，為了確保特定人無法通過無限續(xù)展的方式取得商標專用權(quán)從而使具有實用價值或美學價值的商品特征被私有化，我國《商標法》第12條列舉了三種不得注冊的情形對其進行排除適用。
根據(jù)《商標法》第12條，“僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀、為獲得技術(shù)效果而有需要的商品形狀或者使商品具有實質(zhì)性價值的形狀，不得注冊”。該條款旨在鼓勵合法的市場競爭，防止具有實用價值或美學價值的商品特征通過商標注冊獲得永久保護。與專利具有明確的期限保護不同，商標權(quán)可以無限續(xù)展。因此，為了保護良好合法的市場競爭，對于具有功能性的三維標志，即便經(jīng)過長期使用，也無法通過商標注冊獲得法律保護（《商標審查審理指南》，288頁）。
在此基礎(chǔ)上，《商標審查審理指南（2021）》進一步明確了三維標志商標功能性的判斷標準：
首先，對于由商品自身性質(zhì)產(chǎn)生的形狀，類似于輪胎、縫衣針所為實現(xiàn)其用于車輛行駛和縫制的目的所必須具備的形狀，不得作為商標注冊。在筆者看來，這種商品所固有的形狀無法起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的目的，并且，倘若將此類三維形狀注冊為商標即等同于壟斷了此類形狀的使用權(quán)利，不利于其他市場參與者的使用。
其次，為獲得技術(shù)效果而需有的商品三維形狀強調(diào)了形狀的特有或者固定功能。若該三維形狀是為實現(xiàn)特定的功能效果或者是對商品固有的功能進行效率提升，則證明該形狀的不可代替性。例如，在《商標審查審理指南》中所列示例，三刀頭剃須刀頭在工作時增加了剃須面積，從而使剃須的效果有了明顯的提升，因此及認定其使用在“剃須刀頭”上具有功能性。
第三，使商品具有實質(zhì)性價值的三維形狀側(cè)重于外觀或者造型的美學價值。若三維形狀因其獨特的美學特征對消費者的購買意愿產(chǎn)生影響，使其成為吸引消費者的重要因素，則該形狀被認為具有功能性。例如，若一個花瓶因為其外形的獨特設(shè)計而被消費者青睞，其外觀的立體造型便構(gòu)成了實質(zhì)性價值。
二、有關(guān)三維標志商標功能性的常見學理分類
與《商標法》第十二條和《商標審查審理指南》相符合，我國理論界常見的分類是將三維標志的功能性劃分性質(zhì)功能性、實用功能性和美學功能性。
性質(zhì)功能性所強調(diào)的適用范圍與商標所指定的商品更為息息相關(guān)。這種由商品本身所具有的固有形態(tài)或者自然形態(tài)僅限于特定種類商標的典型形狀，結(jié)合商標所指定的商品進行分析更為明顯。另一方面，實用功能性的核心側(cè)重于“實用性”，即其三維形狀的存在使商品具有或者提升了其性能或使用效率。區(qū)別于裝飾性，實用功能不應(yīng)簡單地將其理解為使指定商品所唯一對應(yīng)的設(shè)計性形狀，而是應(yīng)當從形狀與商品功能的因果聯(lián)系上進行分析。相比前兩個分類，美學功能性可能更為容易理解。對于消費者來說，商品的外觀形狀及獨特的設(shè)計和審美價值往往對于購買意愿和決策影響很大，這類商品不僅僅可以憑借其外觀吸引消費者購買，還有可能因為其美學價值而在市場競爭中具有難以取代性。
學理上的分類對于判斷三維標志的功能性有所參考價值，但在現(xiàn)實考慮中仍需側(cè)重于理解《商標法》及《商標審查審理指南》相關(guān)具體規(guī)定。
三、美國和歐盟對功能性認定標準參考
美國作為普通法法系國家，雖從十九世紀末開始，成文法日漸重要，但究其根本而言其制度仍基于判例法。雖然在涉及到商標功能性的各法院判例中，對于商標功能性的判斷標準有不同意見，但在申請審查方面，莫頓諾維奇因素（Morton-Norwich factors）已被規(guī)定于《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure），即功能性的確定通常涉及考慮以下一個或多個因素：（1）實用新型專利的存在，該專利公開了要求注冊的設(shè)計的實用性優(yōu)勢（the existence of a utility patent that discloses the utilitarian advantages of the design sought to be registered）；（2）申請人推銷其設(shè)計的實用性優(yōu)勢的宣傳廣告（advertising by the applicant that touts the utilitarian advantages of the design）；（3）存在替代設(shè)計的事實（facts pertaining to the availability of alternative designs）；（4）設(shè)計是由相對簡單或者便宜的制造方法制造的事實（facts pertaining to whether the design results from a comparatively simple or inexpensive method of manufacture）（Trademark Manual of Examining Procedure 1202.02(a)(v)）。基于審查的工作效率特點及美國法系影響，以上因素僅為對功能性判斷的參考指引，個案判例的不同也極具參考價值。
相比起美國對于三維標志功能性的認定標準更側(cè)重于考察市場競爭因素，歐盟的認定判斷則側(cè)重于考量消費者的購買動機因素。出于防止申請人通過續(xù)展的方式無限期地延長具有功能性的三維形狀，歐盟在《共同體商標條例》中以排除性規(guī)定列舉了因具有功能性而不得作為商標注冊的情形，即：（1）由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀（the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves）；（2）獲得技術(shù)成果所需的形狀（the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result）；（3）使商品具有實質(zhì)價值的形狀（the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods）（Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification), Article 7 (1) (e)）。不難看出，與我國《商標法》規(guī)定相似，歐盟同樣采用排除情形對于功能性的判斷給出性質(zhì)功能、使用功能和美學功能的參考。基于其國際組織的特點，歐盟對于功能性的判斷標準相對具體，同時具有主動適用的特點。
對于我國商標審查審理中對功能性的認定，考慮到商標的地域性特征，無論是美國還是歐盟的認定標準，都僅為參考。對于案件的具體判斷仍需依據(jù)《商標法》和《商標審查審理指南》進行考量。
四、我國立體商標非功能性認定標準參考及有關(guān)案例
對于《商標法》第十二條所規(guī)定的禁注情況“僅由商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀”而言，可以把關(guān)注點放在《商標審查審理指南》中解釋的“必需采用的或者通常采用的”這一修飾詞上。由此可推導出，不得作為三維標志注冊的具有功能性的形狀并不是所有商品的形狀。此禁注情形更多地是強調(diào)商品自身天然形狀或者行業(yè)通常采取的形狀。因此，在考慮三維標志的性質(zhì)功能性的同時也需將其所指定的商品立體形狀加以考量。若商標形狀與其商品外形皆為該商品的天然形態(tài)或者通常狀態(tài)，此三維標志商標的注冊就無法起到識別商品來源的作用，從而剝奪了經(jīng)營同類型商品的商家積極參與市場公平競爭的機會。
在關(guān)于第41276130號“圖形”(三維標志)商標駁回復(fù)審決定書（商評字[2021]第0000142715號）中，國知局以“申請商標為立體商標，由多個圓柱形構(gòu)成，指定使用在打火機等商品上，直接表示了商品的形狀、使用方式等特點，易被消費者認為是商品自身的性質(zhì)產(chǎn)生的形狀或是為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀，申請商標不能起到區(qū)分商品來源的作用”為由駁回了申請商標的注冊。由申請商標標樣可看出，申請商標在“打火機；氣體引燃器；點煤氣用摩擦點火器”的注冊，從標樣即表明了以上商品在行業(yè)常用的商品形狀及釋明了其使用的方式。可見，在注冊三維標志商標前，需結(jié)合指定商品考慮商標是否會因其自身形狀構(gòu)成功能性審查所禁止注冊的情形。
（第41276130號商標；指定商品：打火機；氣體引燃器；點煤氣用摩擦點火器）
三維標志功能性審查禁注的第二種情形“為獲得技術(shù)效果而需要的商品形狀”中，需要將關(guān)注點集中于“需要”兩字的描述中。這一點所強調(diào)的三維標志的實用功能性，指明了該標志是為使商品具備特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地實現(xiàn)所必須使用的形狀。因此，對這種實用功能性的判斷需要結(jié)合申請商標所指定使用商品及行業(yè)特點來具體分析。技術(shù)效果的實用性，比起外觀的美學特點，更加強調(diào)為實現(xiàn)產(chǎn)品的某一特定用途所具有的優(yōu)勢，便利性等特征。另外，某些三維標志雖并未采用表現(xiàn)商品自身性質(zhì)的形狀，但若具有影響產(chǎn)品目的、操作或者使用的優(yōu)勢特征，也易被認定為其具有實用性功能。例如，在之寶制造公司第3031816號商標一案中，北京一中院經(jīng)審理認為涉案商標形狀并非打火機商品必須采用的形狀。但是，其方盒設(shè)計便于攜帶，上蓋存在有利于安全，鉸鏈連接實現(xiàn)單手操作的方便性，圓角及微拱實現(xiàn)了按壓時的舒適、避免刮蹭，屬于“為獲得技術(shù)效果而需有的商品形狀”，不應(yīng)被允許注冊為商標。
從立法目的來看，《商標法》第十二條旨在確保具有實用價值或美學價值的商品特征不被永久保護，以鼓勵合法的市場競爭。因此，如存在一定數(shù)量的消費者可接受的代替設(shè)計，則三維形狀就不屬于是實現(xiàn)其技術(shù)效果的唯一特征。在上海晨光文具股份有限公司訴國家知識產(chǎn)權(quán)局駁回復(fù)審(商標)二審行政判決書中可看出，晨光公司為克服實用功能性，在二審訴訟中遞交了其他品牌筆產(chǎn)品檢索圖片，用于證明訴爭商標形狀與其他同類商品的形狀不同，訴爭商標不屬于“僅為獲得技術(shù)效果而必須使用的形狀”。但北京市高級人民法院認為，縱然訴爭商標三維標志的設(shè)計有別于其他筆形設(shè)計，但該差異并未改變其整體作為筆的形態(tài)及所具有的書寫功能。訴爭商標三維標志采用特殊的筆夾、筆套等設(shè)計，僅能說明訴爭商標可能會受到著作權(quán)法或?qū)＠ǖ谋Ｗo，其仍屬于由使商品固有功能更容易實現(xiàn)所需的三維形狀組成，使用在鋼筆等商品上具有功能性，從而不得注冊。可見，代替設(shè)計的判斷需要考慮消費者的接受程度，而不是可能的設(shè)計范圍上的區(qū)別。商標的功能在于區(qū)分商品來源，因此，即使三維標志在專業(yè)上存在其他設(shè)計，但其并不是消費者所能接受以區(qū)分商品來源的設(shè)計，則不能被認定其三維形狀具有可注冊性。
（第36939797號商標；指定商品：自動鉛筆；鋼筆；筆(辦公用品)；白板筆；書寫工具；自來水筆）
最后，使商品具有實質(zhì)價值的形狀所強調(diào)的則是提升商品實質(zhì)性價值的美學功能性。從生活經(jīng)驗談起，在面對同樣類型的產(chǎn)品時，具有精美外觀的商品會更加吸引消費者的注意。因此，不難想到立體商標的形狀也會在很大程度上影響消費者的購買意愿。消費者的購買動機作為美學價值的主要影響因素，在判斷三維標志是否具有功能性來說同樣具有參考價值。
在寶利通電話商標案中，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為，爭議商標核定使用的商品為免提電話、電信會議用設(shè)備等，而相關(guān)公眾在購買該類商品時，主要關(guān)注的是商品本身的質(zhì)量，如聲音的傳輸效果、音量的大小、音質(zhì)是否清晰等因素。整體而言，相關(guān)公眾不會僅因喜愛該類商品的造型而選擇購買該類商品。鑒于此，爭議商標所具有的美學功能性尚不足以使其構(gòu)成商標法第十二條所規(guī)定的使商品具有實質(zhì)性價值的形狀的情形。可見，在判斷美學功能性時，消費者是否會因三維標志的外觀造型而決定購買指定商品是在判斷美學功能性的重要影響因素。在考量三維標志的功能性判斷時，需要從此立體標志是否會在很大程度上影響消費者的購買意向和行為，從而使其商品因形狀而具有較大價值進行初步判斷。
（第8341029號商標；指定商品：計算機硬件；集成、控制、增強、保護和管理視頻、語音和數(shù)據(jù)通信用計算機軟件；電信會議和視頻會議用計算機軟件;電傳會議用設(shè)備；電信會議用設(shè)備；免提電話;視頻會議用設(shè)備）
隨著市場競爭環(huán)境日益多元化以及商標的形態(tài)愈發(fā)豐富，三維標志商標的注冊申請不再是鳳毛麟角。然而，比起顯著性而言，三維標志商標的功能性判斷往往易被忽略的。我國《商標法》第十二條規(guī)定了不得注冊為三維標志商標的三種情形，并且《商標審查審理指南（2021）》也進一步細化了判斷標準。筆者從相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，常見的學術(shù)分類，域外判斷標準參考以及我國相關(guān)判例出發(fā)，在三維標志商標的功能性判斷方面做以初步的總結(jié)和反思，意在為在申請三維標志商標前判斷功能性方面提供些許參考角度。但筆者的觀點仍有不足之處，相信未來關(guān)于三維標志商標的相關(guān)法律適用及參考案例也會隨著理論和實踐的不斷積累而更加完善。
參考案例及文章：
【1】Trademark Manual of Examining Procedure. “Evidence and Considerations Regarding Functionality Determinations.” 2024, https://www.uspto.gov/trademarks/guides-and-manuals/tmep-archives. Accessed 29 June 2024.
【2】European Parliament, and Council of the European Union. "Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (codification)." Official Journal of the European Union, 16.6.2017, L 154/1, http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj.
【3】北京市高級人民法院(2021)京行終8370號駁回復(fù)審(商標)二審行政判決書
【4】北京知識產(chǎn)權(quán)法院(2018)京行終175號無效宣告(商標)二審行政判決書
【5】商評字[2021]第0000142715號
【6】呂夢琳.三維標志商標功能性的司法認定.中華商標，2022(12):37-40.
【7】周波.三維標志商標功能性及顯著性特征的認定.人民司法，2014(24):96-99.