文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王燕
在每年數(shù)量龐大的中國商標(biāo)注冊申請中，第35類指定服務(wù)一直都是熱門的申請類別。例如，根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的全國省市縣商標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來的商標(biāo)注冊申請中，第35類在45個(gè)類別的商標(biāo)申請中穩(wěn)居申請量排名首位，幾乎為排名第二的類別的兩倍。
為了規(guī)范申請人對第35類服務(wù)的理解，2022年12月7日，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《關(guān)于第35類服務(wù)商標(biāo)申請注冊與使用的指引》，強(qiáng)調(diào)了第35類的商業(yè)或者工業(yè)企業(yè)的業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營、組織和行政管理的服務(wù)，以及廣告、市場營銷和促銷等服務(wù)均為為他人提供，而非為權(quán)利人自身業(yè)務(wù)需求從事的有關(guān)行為。從上述第35類商標(biāo)注冊申請?jiān)谌悇e中的占比來看，近三年，第35類上的商標(biāo)申請雖仍居高位，但占比持續(xù)下降。這說明，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的指引對于糾正中國商標(biāo)申請人的對于第35類服務(wù)的正確理解和運(yùn)用，正在發(fā)揮積極的引導(dǎo)作用。
第35類注冊申請的常見認(rèn)知誤區(qū)在于，很多申請人認(rèn)為在對自己的產(chǎn)品或者服務(wù)進(jìn)行廣告宣傳時(shí)需要3501類似群的廣告類服務(wù)上的商標(biāo)權(quán)、或者出售自己的產(chǎn)品或者服務(wù)時(shí)需要3503類似群的市場營銷等服務(wù)上的商標(biāo)權(quán)。在糾正了前述錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，第35類上的商標(biāo)注冊申請是否仍有必要呢？在本文中，我們從商標(biāo)行政程序以及商標(biāo)侵權(quán)案件的兩個(gè)角度對此問題進(jìn)行簡要分析。
一、從商標(biāo)行政程序的角度看第35類商標(biāo)注冊申請的必要性
針對商標(biāo)行政程序，筆者針對商標(biāo)注冊申請案件以及異議、無效宣告案件這兩種類型進(jìn)行分析。雖然常見的商標(biāo)行政程序還包括注冊商標(biāo)的三年不使用撤銷程序，但由于《關(guān)于第35類服務(wù)商標(biāo)申請注冊與使用的指引》已經(jīng)對第35類服務(wù)的定義進(jìn)行了準(zhǔn)確的解釋說明，何種商標(biāo)使用行為方可在三年不使用撤銷程序中維持商標(biāo)注冊已經(jīng)明確，本文中不再贅述。
（一）從商標(biāo)注冊申請案件的角度看第35類商標(biāo)注冊申請的必要性
在中國大陸，除藥品、醫(yī)療用品外，其他商品的零售或批發(fā)服務(wù)仍舊無法獲得商標(biāo)權(quán)的保護(hù)。然而，考慮其他國家、地區(qū)的商標(biāo)保護(hù)實(shí)踐，以及藥品、醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務(wù)歸屬于第35類的事實(shí)，今后其他商品的零售或批發(fā)服務(wù)可獲得保護(hù)時(shí)，理應(yīng)仍歸屬于第35類。因此，在零售或批發(fā)服務(wù)在中國的商標(biāo)保護(hù)尚不完善的背景下，在第35類提前進(jìn)行商標(biāo)布局、提交防御性質(zhì)的注冊申請，存在一定的積極意義。
其次，在中國已經(jīng)接受的3509類似群的藥品、醫(yī)療用品零售或批發(fā)服務(wù)，在與其他商品或服務(wù)的類似性判斷時(shí)，根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的規(guī)定，其僅與歸屬于本類似群的服務(wù)構(gòu)成相同類似服務(wù)，與該零售或批發(fā)服務(wù)所涉及的具體商品并不發(fā)生交叉檢索【4】。舉例如下：
由此類推，即使將來其他商品的零售或批發(fā)服務(wù)可以在中國獲得接受，前述零售或批發(fā)服務(wù)與其所涉及的具體商品，仍存在很大可能無法在商標(biāo)注冊申請的審查中被判定為相互類似。商標(biāo)注冊申請人如果需要預(yù)防他人在自身經(jīng)營的商品所涉及的零售或批發(fā)服務(wù)上進(jìn)行商標(biāo)搶注，仍存在很大可能需要在第35類獲得額外的商標(biāo)權(quán)，方可獲得較為完善的保護(hù)。
有關(guān)零售或批發(fā)服務(wù)與其相關(guān)商品的類似性判斷，對比其他國家/地區(qū)，可以發(fā)現(xiàn)，部分國家/地區(qū)的實(shí)務(wù)與中國大陸有所不同，其審查實(shí)踐可表現(xiàn)為以下兩種形式：
a)在美國、中國香港等國家/地區(qū)，不存在以“類似群”及諸如《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》的成文的規(guī)定判斷商品/服務(wù)的類似性的做法，審查員對商品/服務(wù)的類似性判斷有一定的自由裁量權(quán)。在實(shí)踐中，特定商品與其零售或批發(fā)服務(wù)被判定為相互類似的案例屢見不鮮。例如，筆者參與辦理的某香港注冊申請中，第33類酒類商品上的注冊申請，就被判定為與第35類食物、飲料零售等服務(wù)上的在先商標(biāo)并存易造成相關(guān)公眾的混淆而收到了審查意見通知書。
b)部分國家/地區(qū)與中國大陸相近，關(guān)于商品/服務(wù)的類似性判斷存在以“類似群”、成文的規(guī)定來進(jìn)行規(guī)范的做法。例如，日本《類似商品?服務(wù)審查基準(zhǔn)（國際分類12-2024版對應(yīng)）》規(guī)定【5】，“指定了商標(biāo)法第2條第2款規(guī)定的服務(wù)（以下簡稱‘零售等服務(wù)’）”的商標(biāo)注冊申請，與其推定類似的商品進(jìn)行交叉檢索，指定了商品的申請，與其推定類似的零售等服務(wù)進(jìn)行交叉檢索”。
因此，在上述國家和地區(qū)，商標(biāo)注冊人在特定商品上獲得商標(biāo)保護(hù)后，在其商品所涉及的零售或批發(fā)服務(wù)上即使并未取得商標(biāo)權(quán)，也可以自動(dòng)獲得阻礙相關(guān)零售或批發(fā)服務(wù)上的在后申請的效果，商標(biāo)注冊人的利益可以獲得更大的保障。對比中國大陸的現(xiàn)行商標(biāo)實(shí)務(wù)，商標(biāo)注冊人需要對其具體商品以及相關(guān)的零售或批發(fā)服務(wù)均獲得保護(hù)時(shí)，仍需考慮主動(dòng)在第35類相關(guān)服務(wù)上進(jìn)行商標(biāo)注冊申請。
除零售或批發(fā)服務(wù)外，根據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》，第35類的其他服務(wù)項(xiàng)目同樣與1-34類的指定商品不類似。因此，如果商標(biāo)注冊人需要在第35類其他服務(wù)上進(jìn)行防御、阻礙他人在后申請的，也需要考慮在第35類服務(wù)上主動(dòng)進(jìn)行商標(biāo)注冊申請。
（二）從商標(biāo)異議、無效宣告案件的角度看第35類商標(biāo)注冊申請的必要性
如上所述，根據(jù)中國大陸現(xiàn)行商標(biāo)實(shí)踐，第35類的服務(wù)與1-34類的商品相互并不類似，商標(biāo)注冊人無法基于商品上的在先商標(biāo)權(quán)自動(dòng)獲得在第35類上阻礙在后申請的效果。如果商標(biāo)注冊人遭遇第35類上的商標(biāo)搶注，則需要自行提交異議、無效宣告等維護(hù)自身權(quán)益。通過以下案例可知，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在商標(biāo)異議、無效宣告案件中，并非機(jī)械地按照《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》規(guī)定的商品/服務(wù)類似判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審理，而是會(huì)根據(jù)案情，適當(dāng)考慮商品與第35類服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，對真正的商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益予以恰當(dāng)保護(hù)。
案例一【6】
【事實(shí)認(rèn)定】
被異議商標(biāo)申請于第35類“特許經(jīng)營的商業(yè)管理；進(jìn)出口代理；市場營銷；銷售展示架出租；藥用、獸醫(yī)用、衛(wèi)生用制劑和醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務(wù)”上。
被異議人的法定代表人曾為異議人關(guān)聯(lián)企業(yè)聘用的員工，對異議人在軟件銷售、安裝、調(diào)試等業(yè)務(wù)上在先使用的相同商標(biāo)理應(yīng)知曉。
【審查結(jié)論】
被異議人未經(jīng)異議人的許可，將與異議人商標(biāo)完全相同的被異議商標(biāo)申請注冊在特許經(jīng)營的商業(yè)管理、進(jìn)出口代理、市場營銷等與異議人相關(guān)業(yè)務(wù)類似的服務(wù)項(xiàng)目上，構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款所指之情形，被異議商標(biāo)在“特許經(jīng)營的商業(yè)管理；進(jìn)出口代理；市場營銷”服務(wù)上不予注冊，在“藥用、獸醫(yī)用、衛(wèi)生用制劑和醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務(wù)；銷售展示架出租”上予以注冊。
案例二【7】
【事實(shí)認(rèn)定】
被異議商標(biāo)申請于第35類“廣告宣傳；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上的在線廣告；商業(yè)管理輔助；為他人推銷；為商品和服務(wù)的買賣雙方提供在線市場；職業(yè)介紹；為商業(yè)或廣告目的編制網(wǎng)頁索引；稅務(wù)申報(bào)服務(wù)；自動(dòng)售貨機(jī)出租；藥品零售或批發(fā)服務(wù)；醫(yī)療用品零售或批發(fā)服務(wù)”上。
在被異議商標(biāo)申請日前，異議人在醫(yī)療藥品上持續(xù)使用與被異議商標(biāo)相同的字號(hào)多年，在醫(yī)藥企業(yè)中已具有較高知名度。被異議人與異議人作為同行業(yè)經(jīng)營者，對異議人在先使用的字號(hào)理應(yīng)知曉。
【審查結(jié)論】
被異議商標(biāo)與異議人在先使用的字號(hào)字母構(gòu)成完全相同，被異議商標(biāo)注冊使用在“廣告宣傳；商業(yè)管理輔助；為他人推銷；藥品零售或批發(fā)服務(wù)”等服務(wù)上，易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為該商標(biāo)所標(biāo)示的服務(wù)來自異議人或與之有特定聯(lián)系，對服務(wù)來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，致使異議人的利益可能受到損害。因此，被異議商標(biāo)的申請注冊損害了異議人的在先字號(hào)權(quán)。被異議商標(biāo)不予注冊。
案例三【8】
【事實(shí)認(rèn)定】
爭議商標(biāo)注冊于第35類“廣告；貨物展出；商業(yè)櫥窗布置;市場營銷研究;市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務(wù)的買賣雙方提供在線市場；定向市場營銷；進(jìn)出口代理；替他人推銷”上。
早于爭議商標(biāo)申請日前，申請人的關(guān)聯(lián)企業(yè)與被申請人關(guān)聯(lián)企業(yè)及本案被申請人已簽訂電子儀器產(chǎn)品的《授權(quán)經(jīng)銷協(xié)議》，授權(quán)被申請人及其關(guān)聯(lián)公司作為申請人產(chǎn)品的經(jīng)銷商，協(xié)議中均明確產(chǎn)品的品牌為爭議商標(biāo)。被申請人應(yīng)當(dāng)清楚申請人及關(guān)聯(lián)公司使用爭議商標(biāo)的情況。
【審查結(jié)論】
爭議商標(biāo)核定使用的廣告、貨物展出等服務(wù)與申請人及其關(guān)聯(lián)公司在先使用的電子儀器的銷售在服務(wù)內(nèi)容、提供方式等方面均具有一定共同性或密切關(guān)聯(lián)性。爭議商標(biāo)與申請人在先使用的商標(biāo)文字構(gòu)成完全相同。因此，被申請人以自己的名義申請注冊爭議商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款所指情形。爭議商標(biāo)予以無效宣告。
從上述案例可以看出，在異議、無效等案件的審理中，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)綜合考慮異議人/無效宣告申請人的在先商標(biāo)使用情況、被異議人/無效宣告被申請人的惡意情形、雙方商標(biāo)的近似程度等因素，在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)對跨類別的惡意商標(biāo)搶注行為進(jìn)行遏制。因此，即使商品商標(biāo)的權(quán)利人并未在第35類上主動(dòng)獲得商標(biāo)保護(hù)，在遭遇第35類上的商標(biāo)搶注行為時(shí)，仍舊存在合法的救濟(jì)手段。
但是，由于異議、無效等程序中需對多方因素進(jìn)行綜合考量，在實(shí)務(wù)中存在一定的不確定性，在部分因素被認(rèn)定為未滿足要求時(shí)，則無法獲得相應(yīng)保護(hù)。如案例一，被異議商標(biāo)僅在“與異議人相關(guān)業(yè)務(wù)類似的服務(wù)項(xiàng)目上”得以不予注冊，而在“非類似”的服務(wù)項(xiàng)目上獲準(zhǔn)注冊。因此，異議、無效等程序中對于商標(biāo)搶注等行為的救濟(jì)手段仍有一定的局限性，為避免個(gè)案審查所造成的不確定性，在第35類服務(wù)上主動(dòng)獲得商標(biāo)權(quán)仍有一定的積極意義。
二、從商標(biāo)侵權(quán)案件的角度看第35類商標(biāo)注冊申請的必要性
在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《關(guān)于第35類服務(wù)商標(biāo)申請注冊與使用的指引》中，針對第35類服務(wù)上的商標(biāo)使用進(jìn)行了明確的規(guī)定，例如：“在店鋪門頭上的商標(biāo)使用是為了銷售自己所生產(chǎn)的商品的，不屬于對‘為他人推銷’服務(wù)的使用”。因此，如商標(biāo)使用人僅出于銷售自身產(chǎn)品的目的在店鋪門頭上使用自身商標(biāo)，僅獲得商品商標(biāo)權(quán)即可獲得基本的保障，在第35類服務(wù)上獲得商標(biāo)權(quán)并非必須。即使他人基于第35類“為他人推銷”等服務(wù)上的注冊商標(biāo)權(quán)對商標(biāo)使用人提出侵權(quán)訴訟，其訴訟請求也難獲支持。
從另一方面講，如果商品生產(chǎn)企業(yè)獲得了第35類服務(wù)上的商標(biāo)權(quán)，該權(quán)利在商標(biāo)維權(quán)中并非毫無意義。通過以下案例可知，面對形式多樣的商標(biāo)侵權(quán)行為，第35類服務(wù)上的注冊商標(biāo)權(quán)發(fā)揮著相當(dāng)?shù)姆e極作用。
案例四【9】
【事實(shí)認(rèn)定】
原告為潔具產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售企業(yè)，在第11類商品和第35類服務(wù)上享有注冊商標(biāo)權(quán)。被告原為原告潔具產(chǎn)品的授權(quán)專賣店，在授權(quán)合同期限屆滿后，被告在無原告書面授權(quán)的情況下，在店內(nèi)裝飾多處突出使用原告注冊商標(biāo)的字樣和標(biāo)識(shí)，并使用原告“授權(quán)專賣店”銘牌。
【審判結(jié)論】
被告上述行為容易導(dǎo)致消費(fèi)者誤認(rèn)為其與原告之間存在授權(quán)專賣的特定商業(yè)關(guān)系，客觀上也形成了上述效果，顯然屬于對合理指示商品來源的權(quán)利的不當(dāng)擴(kuò)張，已經(jīng)超出了商標(biāo)指示性使用的合理范疇。被告上述行為已構(gòu)成對原告第11類（指定商品：浴室裝置等）和第35類（指定服務(wù)：廣告；替他人推銷等）注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。
案例五【10】
【事實(shí)認(rèn)定】
原告為通信設(shè)備的生產(chǎn)銷售企業(yè)，在第35類服務(wù)上享有注冊商標(biāo)權(quán)。被告未經(jīng)原告授權(quán)許可，在其電訊產(chǎn)品零售店的門店招牌、店面裝潢和擺設(shè)上突出使用了原告注冊商標(biāo)。
【審判結(jié)論】
被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與原告注冊商標(biāo)的字母組合、形態(tài)在視覺上基本沒有差別，以一般消費(fèi)者難以進(jìn)行區(qū)分，且未經(jīng)原告授權(quán)許可。被告使用被控侵權(quán)的標(biāo)識(shí)與涉案商標(biāo)的核定服務(wù)類別系同種商品或服務(wù)。被告使用涉案被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的行為構(gòu)成對原告第35類（指定服務(wù)：商業(yè)信息代理；推銷(替他人)等）注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。
案例六【11】
【事實(shí)認(rèn)定】
原告為服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售企業(yè)，在第25類商品和第35類服務(wù)上享有注冊商標(biāo)權(quán)。被告未經(jīng)原告授權(quán)，在商場外墻、店鋪招牌、所售服裝及包裝袋上突出使用與涉案注冊商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)，銷售通過平行進(jìn)口方式取得的、最終源自原告的正品，且店鋪未銷售原告品牌之外的其他商品。
【審判結(jié)論】
被告銷售被訴侵權(quán)商品的行為未削弱涉案商標(biāo)在商品來源指向上的核心功能，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)也不足以證明被訴行為影響了涉案商標(biāo)對商品質(zhì)量的保證功能或產(chǎn)生了丑化或淡化涉案商標(biāo)商譽(yù)的后果，不構(gòu)成對原告涉案商品商標(biāo)權(quán)的侵害。但是，原告在第35類上的注冊商標(biāo)代表了原告提供的專賣店特有的服務(wù)品質(zhì)和服務(wù)體驗(yàn)，在案證據(jù)亦可證明原告開設(shè)的品牌專賣店具有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和要求。被告在其開設(shè)的涉案店鋪招牌及外墻、所在商場外墻上醒目標(biāo)注原告標(biāo)識(shí)，超出了說明其所銷售商品品牌的合理限度，易使相關(guān)公眾誤認(rèn)為涉案店鋪系由原告開設(shè)或管理的品牌官方授權(quán)店鋪，屬于在相同類別服務(wù)上使用了相同商標(biāo)，構(gòu)成原告第35類（指定服務(wù)：廣告；商業(yè)信息；推銷（替他人）等）注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。
從上述案例可以看出，對于商品生產(chǎn)企業(yè)來說，如果其產(chǎn)品存在旗艦店、專賣店等規(guī)模化的銷售方式，則可能遭遇其商標(biāo)被零售商以超過合理限度的方式使用的行為。對于外國商品生產(chǎn)企業(yè)來說，其面向他國市場的產(chǎn)品被平行進(jìn)口至中國后，也可能遭遇平行進(jìn)口商以看似授權(quán)店鋪的方式進(jìn)行銷售的行為。針對此種侵權(quán)行為，商品生產(chǎn)企業(yè)可通過主張第35類的注冊商標(biāo)權(quán)維護(hù)自身權(quán)益。
綜上所述，對于知名度較高、從事多元化、規(guī)模化經(jīng)營的商品生產(chǎn)企業(yè)、以及未直接在中國從事經(jīng)營活動(dòng)、需通過代理商進(jìn)行推廣和銷售的外國企業(yè)來說，在第35類服務(wù)上進(jìn)行防御性的商標(biāo)注冊，對于應(yīng)對商品和服務(wù)的分類規(guī)則變化、預(yù)防商標(biāo)搶注、打擊多樣化的商標(biāo)侵權(quán)行為存在其積極意義。商品生產(chǎn)企業(yè)無需對于第35類服務(wù)上的商標(biāo)注冊過度焦慮，可以在準(zhǔn)確理解第35類商標(biāo)注冊意義的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身經(jīng)營特點(diǎn)，理性地、有選擇地進(jìn)行獲得第35類上的商標(biāo)保護(hù)。
注釋：
【1】基于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局《2022年四季度各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)注冊申請量、注冊量按類別統(tǒng)計(jì)表》
【2】基于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局《2023年四季度各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)注冊申請量、注冊量按類別統(tǒng)計(jì)表》
【3】基于國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局《2024年三季度各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)注冊申請量、注冊量按類別統(tǒng)計(jì)表》
【4】基于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表----基于尼斯分類第十二版（2024文本）》
【5】日本特許廳《類似商品?服務(wù)審查基準(zhǔn)（國際分類12-2024版對應(yīng)）》
【6】(2020)商標(biāo)異字第0000062911號(hào)部分不予注冊決定
【7】(2024)商標(biāo)異字第0000076097號(hào)不予注冊決定
【8】商評(píng)字[2021]第0000298537號(hào)無效宣告請求裁定書
【9】（2019）桂09民初43號(hào)判決書
【10】（2020）粵0703民初2423號(hào)判決書
【11】（2020）浙民終213號(hào)判決書