文/北京集佳知識產權代理有限公司 宋洋
近期，在OpenAI, Inc. v. Open Artificial Intelligence, Inc., Guy Ravine (Case No.24-1963)案件中，美國第九巡回上訴法院在一臨時禁令決定中認定OpenAI的商標因使用獲得了第二含義（Secondary Meaning）。
案情簡介
2023年9月，OpenAI, Inc.（以下簡稱OpenAI）以《蘭哈姆法案》（Lanham Act）為依據，基于其在先使用的OpenAI標識，對Guy Ravine及其公司“Open Artificial Intelligence, Inc.”提起商標侵權訴訟，指控其商標使用行為會導致消費者混淆，損害OpenAI的品牌聲譽和商業利益，并同時向法院申請臨時禁令（Preliminary Injunction, PI），要求禁止Guy Ravine及其公司繼續使用“OPEN AI”或其他類似商標。
OpenAI是人工智能領域的領導者，其產品包括ChatGPT和DALL?E 2等廣受歡迎的技術工具。自2016年起，OpenAI開始使用“OPENAI”這一標志，并于2016年首次申請“OPENAI”商標注冊，被美國專利與商標局（USPTO）基于商標僅具有描述性及與Guy Ravine于2015年申請的“OPEN AI”（有空格）副簿（Supplemental Register）注冊商標混淆為由駁回。2022年，OpenAI再次申請商標，Guy Ravine基于其在先商標向USPTO提交保護信（Letter of Protest），OpenAI的商標再次被USPTO基于商標不具有顯著性及引證在先商標而駁回，且提交使用證據后未獲具有顯著特征的支持。后因雙方在法院另行產生前述訴訟爭議，USPTO對OpenAI的商標下發了擱置通知，而未就商標顯著性及在先商標事宜進行進一步審理。
- OpenAI的訴訟理由：
?商標第二含義的確立：OpenAI通過多年的持續使用，使其商標在消費者心目中與人工智能技術直接關聯，具備了“第二含義”。
?侵權行為的混淆性：Guy Ravine的“OPEN AI”標志與OpenAI商標在名稱上相似，易使消費者誤認為兩者產品或服務有關聯性，特別是在人工智能領域。
?商業損害與公眾利益：被告的行為可能誤導消費者，并削弱OpenAI的品牌價值，同時不利于人工智能技術市場的健康發展。
- 地方法院禁令決定：
法院在審理OpenAI的臨時禁令請求時認定，OpenAI通過持續的使用和廣泛的市場推廣，已在被告首次在商業活動中使用該商標之前，即2022年9月已使“OPENAI”商標獲得了第二含義。這一認定基于以下事實：2022年7月，超過100萬用戶注冊了DALL-E 2 的早期訪問權限，截至2022年9月，每天有150多萬用戶使用 DALL-E 制作超過200萬張圖片。原告網站的訪問人數證明，“相當一部分消費者和潛在消費者”將該商標與“單一來源”聯系在一起。而且自2016年以來，原告一直獨家將該商標與公開的人工智能（“AI”）工具聯系在一起使用。
此外，被告Guy Ravine及其公司未能提供有效證據證明其“OPEN AI”商標的優先使用和商業實際使用。被告已注冊的副簿商標聲明其最早使用時間為2015年，且被告聲稱，2022 年11月，他們發布了自己的人工智能 “圖像生成器”，但原告的證據表明，該生成器可能從未存在過。正如地區法院所認定的，“Open.ai（被告的域名）只是在2022年11月托管第三方 Stable Diffusion”。而雙方商標“OPEN AI”與“OPENAI”在人工智能領域的高度相似性可能嚴重誤導消費者。
基于上述，地方法院支持了OpenAI的禁令請求。
- 上訴法院決定：
被告Guy Ravine及其公司對初審法院的禁令決定提起上訴，認為地方法院對其在先使用的證據評估不當，在判定原告商標獲得第二含義時存在法律適用錯誤，及對其抗辯理由未充分考慮。第九巡回上訴法院對此進行了審查，并維持了初審法院的禁令決定。
律師點評
上述案件中，被告持有在先注冊的副簿商標，但法院認定OpenAI商標在被告能夠證明的商標實際使用之日前即通過使用獲得了第二含義，從而具有顯著性，應被予以保護，而下發了臨時禁令。美國為以商標在先使用為原則的國家，雖原告商標未注冊，但原告在案件中提交了大量證據以證明通過使用獲得第二含義，被告的在先副簿注冊因無法證明更早使用，難以對抗原告經使用獲得的商標權利，故法院基于原告有明顯的勝訴可能性、被告繼續使用商標可能造成的不可彌補的傷害等因素，決定支持原告的臨時禁令請求。
本案關于臨時禁令的決定一經下發，即引起了一定爭議。概因根據原告商標申請歷史，USPTO在法院認定的2022年9月及之后，并未認可OpenAI商標通過使用獲得第二含義的爭辯，法院前述決定內容與USPTO的行政審查出現了明顯差異，故引起相關廣泛討論。
但實際上，上述有關臨時禁令決定中相關認定并不構成法院最終判決，故對于OpenAI商標是否“通過使用獲得第二含義從而具有顯著性”及在前述使用下建立的商標權利能夠維權成功，尚未有最終定論。目前關于案件的實體審理仍在進行中，雙方仍在證據的補充披露階段，并被要求于2025年7月前完成補充披露。因此關于本案中OpenAI能否最終維權成功，我們也將持續關注。