文/北京集佳知識產權代理有限公司 金世煜
筆者主要從事化學領域的專利代理工作，處理了大量審查意見的答復工作。在答復審查意見時，通常要仔細閱讀申請文件的相關部分，從中找到解決問題的線索和辦法。但有時，由于文件撰寫時存在的一些問題或瑕疵，使審查意見的答復變得困難，從而讓人深感遺憾，不禁產生“事后諸葛亮”的想法：如果當初這樣撰寫就好了。但“前事不忘后事之師”，某些經驗或許能為撰寫申請文件時提供一些參考。
一、關于修改的余地
在審查實踐中，修改是一個很重要的問題，審查指南中用了相當的篇幅來對此進行規范：包括修改的內容，修改的時機和方式，是否允許的各種例示等等。需要特別注意的是，在無效審查階段對權利要求的修改有特別的要求：不能將僅在說明書部分記載的技術特征加入權利要求中，因而要特別注意
a：盡可能將說明書中有價值的技術特征，以各種方式全面記載入權利要求中。例如，以并列的技術方案或以從屬權利要求的方式來記載。
另外，在化學領域的申請文件通常要記載實施例，在克服新創性等問題的時候，有時需要將實施例中具體限定的某個技術特征追加入權利要求中。此時，審查員通常以實施例中記載的其他相關技術特征未同時追加入權利要求中為理由，指出修改超范圍的缺陷。即，由實施例中具體記載的多個相關聯的技術特征，不能毫無意義地得出僅限定了某一個技術特征的技術方案。尤其是當多個相關聯的技術特征以一個整句的形式記載于實施內容、實施例中時，審查員會要求將整個句子中所包含的全部技術特征都追加入權利要求中。此時，單憑技術角度的說明等很難說服審查員，因此建議
b：在實施方式的撰寫中盡量多用短句，用句號來分隔各個技術特征。這樣，當根據實施例追加限定某個技術特征時被審查員認可的可能性會有所增加。
另外，眾所周知，在修改時是嚴禁再次概括的，這一點比較容易理解也容易受到重視。但另一方面，對一些概念的具體限定（不是根據說明書記載的限定，而是根據本領域的公知常識進行的限定），也同樣往往是不被允許的，關于這一點容易被忽視。因為有些概念通常被認為是本領域技術人員能夠唯一確定的，因而認為基于此的具體限定也應該是可以的，例如，提到鹵素，本領域公知它包括氟、氯、溴、碘、銫這幾種元素，因而認為將鹵素具體限定為其中某種元素也應是可以的，殊不知審查指南中關于“直接的毫無疑義的確定”的要求，是不能單憑公知常識的引入（隱含公開）來加以闡釋，并以為憑據進行修改的。因此可以考慮
c：對于一些公知技術常識類的特征，也最好詳細地以列舉的方式加以補充描述。例如，對于“C1~C4烷基”這樣的表述，最好能進一步以列舉“即，甲基、乙基、丙基、丁基”的方式進行記載。
二、關于新創性的審查意見
審查員在評論創造性的問題時，通常會按照如下3步法的方式去評論。
1.確定最接近的對比文件
在這一步中，審查員通常會以公開了最多的技術特征為依據確定最接近的對比文件【1】（以下也稱為主對比文件、D1），因而有時會檢索到與本發明的技術課題不相關的對比文獻作為主對比文件，甚至是與本發明技術領域不太相關的文獻。如此，導致后續的區別技術特征的認定、技術課題的認定乃至關于啟示的認定，都將偏離發明人最初設想、探索的思維軌跡，使說明書公開的內容（撰寫內容）與審查意見的邏輯南轅北轍，很難提供充分爭辯的空間和依據，導致難以授權。
當然，可以根據2023年審查指南修改中關于主對比文件認定時“應優先考慮與發明要解決的課題相關聯的現有技術”【2】，來爭辯D1的適格性。然而也應反思在撰寫階段，如何能盡量防止不相關課題、領域的技術文獻被檢出作為D1，以避免后續不適當的審查邏輯的展開，為此，筆者建議注意
d:無論是對于權利要求的發明主題的設定，還是在背景技術部分、發明內容部分的技術描述中，都應盡量避免過于上位的技術描述，盡量精準錨定所屬的特定（下位具體）領域以及具體的特定課題。這樣審查員在檢索時會減少過于寬泛領域的相關檢索，從而避免僅以更多相同特征的公開而檢索到的實質上與本發明相關性較低的主對比文件。
同時，在說明書的撰寫中也應盡量使用該較窄（下位、具體）領域中的特定用語（專業用語）、概念等進行描述，避免一些上位功能性的描述語言，使得審查員的檢索范圍不合理的擴大了。
當然，泛化領域以及進行功能性的描述、限定，的確有時可以使權利要求的主張范圍擴大，對于行使權利更有利。但現實中，首要矛盾通常是如何首先獲得授權。尤其是在改進型發明中，其創造性的高度往往不足夠，此時權衡利弊，還是應以能夠適當縮限審查員的檢索范圍為優先出發點，對技術領域、課題做精準描述，引導審查員在較窄（適當）的技術領域中進行檢索。最終使檢出的D1，與發明人實際工作中所接觸到的、可預期的D1相接近/重合，從而使后續的實施例的設定、爭辯邏輯等能在預想的軌道中進行，而不至于脫離本發明最初的構思邏輯，檢索到領域不太相關的文獻作為D1，將發明點（區別技術特征）重置為公知常識相關的特征、或容易得到啟示的特征之上，使后續的爭辯變得異常艱難，導致難以授權。
2.確定區別技術特征及發明實際解決的課題
在第二步中，當區別技術特征多于一個時，審查員有時會根據說明書中針對各特征的優選理由的描述，來分別確定各個特征各自解決的技術課題，然后再論述相關啟示，得出容易想到的結論。
盡管2019年的審查指南修改中，提出了“對于功能上相互支持、相互作用關系的構成要件，應整體考慮構成要件及它們之間的關系在尋求保護的發明中實現的技術效果”【3】來確定技術課題的審查原則，但在前期撰寫中，如果不注意將各特征的有機關系、相互作用在說明書中做合理記載，審查員也往往難以采用該原則，使得后續爭辯處于被動局面。因此，建議
e：將可能成為區別點的多個技術特征，以相關聯的方式進行撰寫描述，避免各自以某種優選的效果（偏離本發明的最終效果）方式，分別簡單記載。
f：使多個特征能看出產生協同作用的方式，來設計、記載實施例、比較例，避免得出各個特征只是簡單加成的實驗結論（結果）。
g：另外也可考慮以特定前提條件下的特定效果來設定課題，將多個區別技術特征聯系起來。
3.是否容易得到啟示
審查員通常在確定區別技術特征及課題（作用效果）之后，進行D2（副對比文件）的檢索。顯然，如果課題（作用效果）過于上位，必然導致D2檢索范圍的擴大，容易檢出D2，進而得出容易想到與D1相結合（顯而易見）的結論。
根據上述的工作方式，審查員并不會深入探究D2中是否存在與D1相結合的阻礙因素等使得D2難以應用到D1的原因/理由，這往往需要申請人在答辯過程中積極舉證進行難以結合的論證。為此，在撰寫階段注意以下事項可以對后續爭辯預留修改、爭論的空間。
h：將相關特征預設多個范圍區間，當區別特征被D2公開且作用效果相同的情況下，便于尋找其他相關特征中與D2的范圍相沖突（不重疊）的特征，進行限定修改，進而主張D1與D2的結合存在阻礙因素。
i：避免分別單純說明本發明各構成特征的作用效果，特別是避免一般性說明通用的作用效果，應著重說明對最終效果（本發明的課題解決）的綜合性貢獻、特定意義。
j：可以多記載課題解決的技術困難性、至今為止失敗的探索、以及各要素之間的矛盾沖突等難以平衡的理由。為后續主張阻礙因素時，提供可利用的依據。即，這些內容如果事先就記載于說明書中，通常比后續在意見陳述階段的技術說明，更有說服力，更容易被審查員接受。
k：不必過度記載本申請的作用機制、原理等，因為審查員會按圖索驥，找到符合類似原理的公知文獻證據，進而指出顯而易見性（即所謂的“事后諸葛亮”）。撰寫時可以簡單記載：通過大量實驗，意外地發現了……效果。
以上，是筆者在工作中的一些經驗之談，不妥之處還望批評、指正。
注釋：
【1】審查指南第二部分第四章，3.2.1.1判斷方法
【2】同上
【3】同上