文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 嚴雨蒙
在美國商標注冊實踐中，申請人可能面臨商標因被美國專利商標局認為缺乏顯著性，或?qū)οM者具有誤導(dǎo)性而被駁回的情況。2025年，美國商標審判和上訴委員會（TTAB）在“ECOTWEED”商標上訴案件中維持了美國專利商標局審查員基于該商標具有“欺騙性”所作出的駁回決定。本文將首先分析ECOTWEED案的裁定依據(jù)和理由，隨后簡述美國商標申請人在申請美國商標注冊的過程中，因商標的全部或部分元素被認為對申請使用的商品和/或服務(wù)具有一定描述性而可能面臨的“僅具描述性”、“具有欺騙性的錯誤描述”和“欺騙性”三種駁回理由的區(qū)別、聯(lián)系以及應(yīng)對方案。
一、ECOTWEED案概述
1.案件概括
Twisted X, Inc.（以下簡稱“Twisted X”）是一家總部位于美國德克薩斯州的鞋類制造商，于2020年申請在第25類“由類似粗花呢的材料制成的鞋類（Footwear made of a tweed-like material）”商品上注冊“ECOTWEED”商標，用于其由回收材料制成的“仿粗花呢”鞋類產(chǎn)品。該申請以意圖使用為基礎(chǔ)。美國專利商標局（USPTO）審查員依據(jù)美國《商標法》第2(a)條，基于該商標具有欺騙性予以駁回。Twisted X提交了爭辯復(fù)審，未能說服審查員撤回其駁回決定，隨后向TTAB提起上訴。
2.TTAB裁定理由
TTAB在審理過程中依據(jù)聯(lián)邦巡回上訴法院在In re Budge Mfg. Co.案中確立的三步測試，來評估“ECOTWEED”商標使用在申請商品上是否具有欺騙性：
1)“ECOTWEED”商標是否對指定商品的特征作出了錯誤描述？
TTAB通過查閱詞典定義和相關(guān)市場證據(jù)，認為“TWEED”一般指代“一種粗糙的羊毛織物，通常采用斜紋織法，主要用于制作西裝和外套”，該織物常被稱為粗花呢。TTAB發(fā)現(xiàn)大量證據(jù)表明，傳統(tǒng)的粗花呢由羊毛制成或含有羊毛，行業(yè)資料中對“正宗粗花呢”的描述為“幾乎總是由純新羊毛制成”。TTAB也注意到市場上存在含實際粗花呢的鞋類產(chǎn)品。
由于Twisted X承認其“由類似粗花呢的材料制成的鞋類”商品并不含有粗花呢，而是“由回收塑料瓶制成”，TTAB認為“ECOTWEED”商標對指定使用商品的描述存在誤導(dǎo)性。Twisted X爭辯對“TWEED”不存在精確的定義，TTAB對該觀點未予支持，認為盡管有些人可能會錯誤地將該術(shù)語應(yīng)用于非羊毛面料，但證據(jù)表明真正的、由羊毛制成的“粗花呢（TWEED）”與“類似粗花呢的面料或圖案（Tweed-like fabrics or patterns）”之間存在實質(zhì)性區(qū)別。Twisted X的產(chǎn)品并不包含真正的粗花呢，因此該商標對商品的成分作出了誤導(dǎo)性描述。
2)消費者是否可能相信該錯誤描述？
考慮到Twisted X將其產(chǎn)品明確描述為“由類似粗花呢的材料制成”，TTAB認為消費者看到標有“ECOTWEED”商標的、材質(zhì)看起來仿佛是粗花呢的鞋類產(chǎn)品時，很可能會認為該產(chǎn)品含有真正的粗花呢。由于市場上存在含有真正的粗花呢的鞋類產(chǎn)品，消費者會認為Twisted X產(chǎn)品也含有真正的粗花呢屬于合理推斷。
3)該錯誤描述是否會影響消費者的購買決定？
最后，TTAB認定該誤導(dǎo)性描述很可能會影響相當(dāng)一部分消費者的購買決策。TTAB援引了來自多個來源的信息證據(jù)，這些信息將粗花呢描述為“適合休閑外衣的理想材料”、“專為抵御嚴酷氣候設(shè)計”、“柔軟保暖”，且具有“作為耐用防水材料的真實優(yōu)勢”，并據(jù)此認為這些優(yōu)點是消費者在購買鞋類產(chǎn)品時很可能考慮的因素，對消費者的購買決策具有實質(zhì)性影響。
基于上述分析，TTAB認定“ECOTWEED”商標具有欺騙性，依據(jù)《商標法》第2(a)條，不得注冊。在該案審理過程中，TTAB對申請人Twisted X的兩項爭辯主張作出回應(yīng)如下：
商標中的“ECO”前綴并不能消除誤導(dǎo)性：Twisted X 主張，“ECOTWEED” 中的“ECO”前綴會向消費者傳達該產(chǎn)品與傳統(tǒng)粗花呢不同的訊息。Twisted X以“ECOWOOD”和“ECOSAND”等第三方注冊商標為例，指出“ECO”常指回收塑料材料。TTAB未被說服，指出證據(jù)顯示“ECO”最常暗示“生態(tài)”或“環(huán)境”，而非“仿制”。TTAB發(fā)現(xiàn)部分市場證據(jù)顯示“eco tweed”一詞被用于指代具有環(huán)保效益的實際羊毛產(chǎn)品，這削弱了Twisted X的論點。因此，TTAB的結(jié)論是，消費者看到“ECOTWEED”這一詞匯時，很可能將其理解為指代環(huán)保型粗花呢，而非仿制粗花呢。
指定使用商品中“類似粗花呢的材料”這一描述并不排除誤導(dǎo)性：本案的一個爭議焦點在于，Twisted X將其商品描述為“由類似粗花呢的材料制成的鞋類”是否能夠排除“ECOTWEED”商標的誤導(dǎo)性。TTAB的多數(shù)意見認為不能排除，因為消費者并不了解該商標存在于美國專利商標局記錄中的具體商品描述，且盡管Twisted X在商標申請中將產(chǎn)品成分描述為“類似粗花呢的材料”而不是粗花呢材料，仍存在Twisted X在實際宣傳或銷售相關(guān)鞋類產(chǎn)品時不對產(chǎn)品成分作此標示，從而對消費者產(chǎn)生誤導(dǎo)的可能性。
TTAB的一名行政法官對多數(shù)意見提出異議，認為多數(shù)意見忽視了商品描述中“tweed-like”這一限定詞的意義，且“ECOTWEED”為一整體詞組，“ECO”前綴足以改變“TWEED”的含義。該異議法官主張，應(yīng)從知曉商品本身的消費者角度出發(fā)進行判斷，而非假設(shè)普通消費者不清楚商品真實屬性。對此，其他行政法官的多數(shù)意見回應(yīng)稱，消費者在真實世界中不會因商標申請中的商品描述而獲知商品真實成分；且長期判例支持，即便商品描述中已載明產(chǎn)品不含某一特征，僅憑商標中含誤導(dǎo)性描述也可構(gòu)成欺騙或誤導(dǎo)。
此外，盡管依據(jù)美國《商標法》第2(a)條以具有欺騙性這一項理由已足以駁回“ECOTWEED”商標的注冊，TTAB也確認了該商標同時因具有美國《商標法》第2(e)(1)條規(guī)定的“欺騙性的錯誤描述”而不得注冊。
二、美國商標注冊相關(guān)駁回理由簡述和實務(wù)分析
在美國商標注冊申請過程中，除了“欺騙性（Deceptive）”外，申請人還可能因商標所包含的元素對指定使用的商品和/或服務(wù)具有一定正確或錯誤的描述性而面臨“僅具描述性（Merely Descriptive）”和“具有欺騙性的錯誤描述（Deceptively Misdescriptive）”兩種駁回理由。這三者的區(qū)別和聯(lián)系概括如下：
1.僅具描述性（Merely Descriptive）駁回
該駁回理由指商標直接描述了商品或服務(wù)的特征、功能、用途或成分，缺乏顯著性，也就是我們通常理解的缺顯駁回。法律依據(jù)為美國《商標法》第2(e)(1)條。例如，“OATNUT”商標用于含有燕麥和堅果的面包，被認定對產(chǎn)品成分僅具描述性；“CURBSIDE EXPRESS”（可直譯為“路邊快件”）商標用于提供送貨上門的雜貨零售服務(wù)被TTAB認定直接描述了送貨服務(wù)的取貨方式和速度，缺乏顯著性，因而不可注冊。
美國審查員一旦下發(fā)僅具描述性的駁回，通常傾向于維持其駁回決定，僅單純爭辯申請商標使用在指定商品和/或服務(wù)上天然具備固有顯著性一般難以說服審查員。如申請商標僅對部分指定商品和/或服務(wù)具有直接描述性，可嘗試在刪減關(guān)聯(lián)商品的基礎(chǔ)上爭辯。如申請人已在美國市場中長期使用申請商標，可通過提交使用五年以上的聲明或充分的廣告、銷售、媒體報道等證據(jù)，證明申請商標已通過長期大量使用在美國消費者心中建立作為品牌標識的“第二含義”，即通過使用獲得了顯著性。對于暫時無法提供證據(jù)證明獲得顯著性的商標，申請人可嘗試先申請轉(zhuǎn)為副簿注冊商標，如能獲準在副簿上注冊，使用商標達五年以上后可再申請轉(zhuǎn)為主簿注冊。
2.具有欺騙性的錯誤描述（Deceptively Misdescriptive）駁回
僅具描述性駁回適用于商標對商品和服務(wù)有“正確”描述的情況，具有欺騙性的錯誤描述駁回則適用于商標包含對商品或服務(wù)的特征的錯誤描述，且消費者可能會相信該描述為真的情況。法律依據(jù)為美國《商標法》第2(e)(1)條。例如，“TITANIUM”（含義為“鈦；鈦合金”）商標用于不含鈦合金的休閑車，被認定為具有欺騙性的錯誤描述。
這一駁回理由的判斷標準與欺騙性駁回相同，適用前文提及的三步測試。如果一個商標符合三步測試的前兩項要件，即（1）包含對指定商品和/或服務(wù)的錯誤描述，并且（2）消費者可能會相信該錯誤描述，則該商標被視為具有欺騙性的錯誤描述。若申請商標在符合前兩項構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，還具備“實質(zhì)影響（materiality）”，即符合（3）其包含的錯誤描述對于消費者做出消費決定具有實質(zhì)影響，則該商標同時符合欺騙性商標的駁回條件。
具有欺騙性的錯誤描述駁回與僅具描述性的駁回法律依據(jù)均為美國《商標法》第2(e)(1)條，這兩個理由可采取的應(yīng)對方式也較為類似，申請人可嘗試（1）提交使用證據(jù)證明申請商標已通過長期大量使用獲得顯著性；（2）尋求副簿注冊，亦可（3）在申請商標包含其他可注冊要素的情況下，放棄對欺騙性錯誤描述部分的專用權(quán)來嘗試整體獲權(quán)。
實務(wù)中，申請人在應(yīng)對美國專利商標局基于《商標法》第2(e)(1)條下發(fā)的駁回時經(jīng)常會“左右為難”。美國審查員可能會先下發(fā)僅具直接描述性駁回或具有欺騙性的錯誤描述駁回，同時要求申請人提供關(guān)于申請商品和/或服務(wù)的額外信息和資料，說明申請商品和/或服務(wù)的特征、成分、功能、用途等具體信息，以進一步審查申請商標是對申請商品和/或服務(wù)的正確描述還是錯誤描述，如認為是正確描述，則確定基于僅具描述性予以駁回，如認為是錯誤描述，則基于具有欺騙性的錯誤描述這一理由駁回。因此，在收到審查員初次駁回和提供額外信息的要求時，需根據(jù)個案情況斟酌具體應(yīng)對方式。
3.欺騙性（Deceptive）駁回
欺騙性駁回適用于符合三步測試全部三項要件的商標，即商標對商品或服務(wù)的特征有錯誤描述，消費者可能會相信該描述為真，且該誤導(dǎo)可能實質(zhì)影響消費者的購買決定。法律依據(jù)為美國《商標法》第2(a)條。例如，“ORGANIK”用于非有機棉制成的衣物，被認定為欺騙性商標。
符合欺騙性駁回構(gòu)成要件的商標，必然同時滿足具有欺騙性的錯誤描述駁回的構(gòu)成要件，因此“ECOTWEED”商標上訴案中，TTAB在裁定該商標依據(jù)第2(a)條欺騙性條款不可注冊的同時，也確認該商標依據(jù)第2(e)(1)條具有欺騙性的錯誤描述性條款不可注冊。
針對欺騙性駁回，由于審查員下發(fā)該駁回并不是因為申請商標缺乏顯著性，故申請人無法通過提交使用證據(jù)證明申請商標已獲得顯著性來克服，只能通過修改指定商品/服務(wù)的方式來消除欺騙性，或嘗試爭辯說服審查員“該標識不會引起消費者誤認，也不會影響消費者的購買決定”。
在實踐中，美國官方對于被認定具有欺騙性的商標通常持更嚴格的審查標準。例如，從我方實務(wù)經(jīng)驗來看，如果美國專利商標局審查員因認為申請商標包含的某個元素可能誤導(dǎo)消費者認為申請人的商品含有某種特定成分，而以具有欺騙性的錯誤描述為由下發(fā)駁回，通過修改商品描述以明確說明申請商品不含該特定成分，并提交申請人產(chǎn)品的相關(guān)資料作為證據(jù)可能成功說服審查員撤回駁回。而“ECOTWEED”案中，Twisted X的商標還包含前綴“ECO”，且商品描述已明確其鞋類產(chǎn)品材料是“類似粗花呢的材料”，而不是真正的粗花呢，但經(jīng)過上訴仍未能獲準注冊。
申請人在設(shè)計商標時，有時會希望在商標中加入與產(chǎn)品特征具有一定關(guān)聯(lián)的元素。考慮到美國商標注冊申請過程中，如被下發(fā)與商標描述性相關(guān)的駁回，無論是僅具描述性駁回、具有欺騙性的錯誤描述駁回或是欺騙性駁回，克服均存在較大難度，建議申請人在商標設(shè)計和選取之初即考慮避免使用可能被消費者認為描述了商品或服務(wù)特征，或可能使消費者誤認為商品或服務(wù)具有某種特征的詞匯，尤其是具有特定含義的術(shù)語，以提高注冊成功率。