文/北京集佳知識產權代理有限公司 李慧慧
對于希望獲得專利授權的一件專利申請，在實質審查過程中，一是，要解決專利申請文件自身存在的問題，主要涉及判斷權利要求的清楚性、是否是可授予專利權的客體、能否能得到說明書的支持、實用性，判斷說明書公開是否充分以及是否滿足專利法規定的其他撰寫形式要求等；二是，要解決其與現有技術的關系問題，主要涉及判斷權利要求新穎性和創造性；三是，要解決其與本人或他人提出的申請之間的關系問題，主要涉及判斷權利要求是否違反重復授權原則、是否存在抵觸申請的情形。在本文中，筆者主要探討第三方面的問題。
（一）各國在重復授權和抵觸申請規定上異同
對于重復授權和抵觸申請，各國對哪些屬于重復授權和抵觸申請的情形的規定不同、稱謂上也存在差異。例如，在一件專利申請的發明與同一申請人在該專利申請的申請日之前提交且在該專利申請之后公布的在先專利申請記載的發明相同的情況下，要駁回該申請，美國和日本均可能依據重復授權的規定，而中國則依據抵觸申請的規則。在稱謂上，我國習慣上采用的“抵觸申請”，在日本則涉及日本專利法第29條之2的“擴大化的在先申請”，在美國可能涉及35 U.S.C.102(b)(2)條款規定的現有技術的例外情況，在歐洲可能涉及歐洲公約EPC 第54（3）條規定的現有技術。各國相似之處是，在判斷是否屬于相同的發明時，涉及重復授權時，將在后申請的權利要求與在先專利申請的權利要求進行比較，而涉及抵觸申請時，是將在后專利申請的權利要求書與在先申請的說明書和權利要求書等公開的全部內容進行比較。
在海外專利的實踐中，筆者曾遇到國內同一申請人先后提出了兩件專利申請而權利要求書中涵蓋了相同的技術方案，同時進入多個海外國家的一個案例。進入哥倫比亞后，因哥倫比亞與中國類似地將同一申請人先后提出的兩件申請歸為抵觸申請，在先申請的說明書的內容不利地影響了在后申請的權利要求的新穎性而遭到駁回。而進入美國后，遭到的是基于重復授權的駁回，僅在先申請的權利要求會影響在后申請的可授權性，因此通過刪除在后申請的權利要求中涵蓋的與在先申請相同的技術方案并提交期末放棄，順利克服了重復授權的缺陷。這樣來看，對于同一申請人將同一發明寫入了兩個以上的專利申請的權利要求中并觸發我國抵觸申請的這種情形，在美國的專利制度下會觸犯重復授權的規定，能夠更容易地通過修改權利要求書及提交期末放棄克服。
（二）為什么遭遇美國重復授權的情形更多
另外，在筆者處理海外專利申請的經歷中，明顯發現遭遇美國重復授權駁回的情況更多。在此，筆者嘗試從中國、日本、美國關于重復授權相關法條的內容方面尋找答案。
中國專利法第九條規定：同樣的發明創造只能授予一項專利權。兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。在審查指南第二部分第三章第6節指明：禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，是為了防止權利之間存在沖突；專利法第九條中所述的“同樣的發明創造”是指兩件或兩件以上申請(或專利)中存在的保護范圍相同的權利要求。
日本專利法第39條（先願）規定：關于同樣的發明存在異日提交的兩件以上專利申請的，僅最早日提交的專利申請人能夠就該發明獲得專利權。判斷是否屬于同樣的發明時，首先對兩件申請的權利要求的發明進行認定，關于權利要求的發明認定，與新穎性的判斷一樣。如果在后申請的發明與在先申請的發明相同或實質相同，則屬于相同的發明。根據《日本專利案例指南》第一編第五節的內容，適用第39條而判斷在先申請與在后申請的發明專利請求范圍所記載的發明同一性，并不是對發明專利請求范圍的記載進行形式上的對比，而是對說明書和周知技術也一并考慮從而進行實質的同一性判斷。東京高判昭45.5.20（強化混凝土案）中，法院認為兩件發明即使存在主題表述上的區別（例如“物品”與“物品制造方法”，“制造方法”與“裝置”等），如果技術思想上沒有差異，則屬于相同的發明。
美國審查指南MPEP §804進一步將重復授權（double patenting）分為法定重復授權（same invention type:不同案件中的權利要求請求保護相同的發明）和非法定重復授權（不同案件中的權利要求描繪的發明為顯而易見的變型，也稱為顯而易見型重復授權）。第一種的相同發明型的重復授權駁回是基于美國專利法第101條。美國專利法第101條Inventions Patentable規定“Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.” 意味著，對于同一個發明，發明人只能獲得唯一的一項專利權“a patent”。實踐中，遇到的第二種顯而易見型重復授權的情況更多。美國審查員提出在后專利申請的權利要求是在先專利的權利要求的顯而易見的變型時，與進行美國專利法第103條顯而易見型駁回的分析類似。
從上面中日美關于重復授權的規定可以看出，可能落入中國規則下的重復授權的情形最少，可能落入美國規則下的重復授權的情形最多，日本居中。因為，中國僅禁止了保護范圍相同的權利要求，日本進一步禁止了根據新穎性的判斷規則被評價為實質相同的發明，美國則更進一步禁止了在專利性上無法區分的權利要求（not patentably distinguishing）。此外，根據美國專利指南MPEP §804對設定重復授權駁回的立法目的來看，除了與中國類似地要防止權利沖突，還基于非法定重復授權的駁回防止了通過提出多件“在可專利性上不可區分”的專利申請來不當延長專利保護期。
由于中日美歐在具體的重復授權駁回、涉及抵觸申請的新穎性的判斷、現有技術的定義等方面都存在交集又存在細微的差異，尤其是美國在現有技術定義時還引入了有效申請日的概念，這使得代理人在處理同一件出口專利在答辯不同國家遭遇到的重復授權或抵觸申請的問題時遇到了種種挑戰。筆者也仍在不斷地實踐學習中，以上僅是一些很淺顯的認識，存在認識錯誤的地方還請讀者批評和指正。
參考文獻：
【1】《美國專利申請撰寫及審查處理策略》[美]本杰明?浩普曼等著，脫穎譯。
【2】《日本專利申請指南》聶寧樂著。
【3】《日本專利案例指南》第4版，[日]增井和夫等著，李楊譯。