文/北京集佳知識產權代理有限公司 韓爍
在美國專利審查實踐中，對于分案程序，一般分為三種形式，即：分案申請（Divisional Application,DA）、續案申請（Continuation Application,CA）和部分續案申請（Continuation-in-Part Application, CIP）。
關于分案申請（DA），其主要適用于被動分案的情況。具體來說，美國專利法35 U.S.C. 121對分案申請作了規定：
“If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application…”。
在上述35 U.S.C. 121中，規定了如果一個申請中包含兩個或更多個獨立或有顯著區別的發明，審查員可以要求該申請限制到其中一個發明，其余發明可以作為分案申請的主題。也就是說，基于專利法35 U.S.C. 121的規定，基本上不存在申請人主動提出分案（DA）的情況。
例如，在審查員可以基于RR通知書（Requirement for Restriction），要求申請人根據35 U.S.C. 121的規定對原申請中的權利要求進行限制和選擇。申請人可以選擇一組權利要求繼續進行審查，其余的權利要求被刪除（Cancel）或撤回（Withdraw）。此時，針對刪除或撤回的權利要求，申請人可以提交分案申請。
分案申請（DA）可以享有母案的申請日，保護期限從母案申請日起算，并且后期不會存在重復授權被駁回或申請人被迫選擇期末放棄（Terminal Disclaimer），造成保護期限縮短的情況。
而對于續案申請（CA）和部分續案申請（CIP）,其主要基于在審母案（或者說，處于未決狀態）主動提交的新申請。其中，CA申請可以基于申請文件重新撰寫權利要求，保護范圍可以與母案不同或者大于母案的保護范圍，但說明書內容不得超出母案公開范圍。而CIP申請不僅可以重新撰寫權利要求，申請人還可以在說明書中加入超出母案公開范圍的新內容，以進一步完善和補充自己的方案。基于上述不同的情況，顯然CA申請可以繼續享有母案的優先權，而CIP申請中新加入的內容則不能享有母案的優先權，須以提交日期作為后續的新創性及其他審查的關鍵法定日期。
這里，筆者著重分析一下美國分案程序中部分繼續申請與繼續申請提交時的程序問題。大多數情況下，CA申請和CIP申請都是在實審過程中由申請人主動提出的，例如，針對不樂觀的OA審查意見且程序用盡，或者對當前權項的撰寫不滿意，申請人都可以主動提出CA申請或CIP申請來維護自己的權益。在CA申請和CIP申請提交過程中，申請文件文本中的權利要求書都會進行改動，這也是續案的主要目的。在后續針對分案的審查過程中，審查員都會結合權項記載的具體方案分析是否超范圍。然而，審查員在對CA申請和CIP申請的文本的形式審查標準較為嚴格，主要基于說明書和附圖是否有改動，即使細微的改動，審查員也會判定為新增加的內容（New matter）,從而判定該續案申請為CIP類型。也就是說，在申請人提交續案申請表格中關于續案類型（CA申請/CIP申請）的填寫，審查員可以自行判定，并且大多數情況下僅簡單以說明書是否有改動為判定依據。
顯然，如果將CA申請改判為CIP申請對申請人是非常不利的。例如，筆者親自處理過一件續案申請就涉及上述改判情況。具體來說，該案母案在撰寫過程中，說明書的文字記載對某一涉及結構關系的關鍵特征描述不清楚，實際的位置關系沒有明確文字記載，但從附圖中以及整體方案中可以清楚、毫無疑義地推斷出來，但母案審查已錯過修改時機（在Non-Final OA中，沒有針對該特征進行爭辯，Final OA 階段很難再進行上述修改，RCE程序又很難對說明書進行修改），為此，申請人希望提出CA申請，修改說明書內容對上述特征進行額外的文字描述，以期彌補這一缺陷，并同時保留母案的申請日。
盡管上述說明書中加入的文字性描述實際上可以從附圖和整體方案中明確得出，不屬于新增加的內容，但審查員在對續案發出的Non-Final通知書中，直接將上述內容判定為New matter,將該續案申請改判為CIP申請，并針對該關鍵特征以續案申請日為檢索日期，檢索到晚于母案申請日的對比文件，導致續案申請仍然無法克服新創性的缺陷。
針對上述不利情況，筆者嘗試從爭辯上述加入特征不屬于New matter,從而爭取該續案仍屬于CA類型，享有母案優先權日的策略進行爭辯，包括分析該特征在整體方案中的構成和相互關系，以及從附圖顯示的關鍵特征的相互關系進行分析和爭辯，從而將該特征排除認定為New matter，由此重新認定檢索日期，并消除檢索到的對比文件的效力。在提交答復后，后續審查員認可了筆者的爭辯意見，并重新認定為CA申請，從而順利獲得授權，盡可能地維護了申請人的利益。
從上述案例可以看出，在遇到CA申請和CIP申請時，首先，在審查員方面，其判斷標準多以說明書是否有明顯改動為主，不會具體分析該改動或增加的內容是否超出母案的范圍。另一方面，如果審查員將原本符合要求的CA申請請求改判為CIP申請，申請人也仍有機會對審查員的認定進行爭辯，如果理由充分、合理，審查員完全可以接受并再度改判為CA類型的續案申請，從而最大的保障申請人的合法利益。
筆者也就此希望本文能夠對今后遇到上述情況的相關方帶來幫助。
參考文獻：
1.《美國專利申請撰寫及審查處理策略》（第二版） 作者：皓普曼（美國） 知識產權出版社
2.《美國專利法》作者：Martin. J. Adeiman etc. 知識產權出版社
3.美國專利商標局美國專利審查操作指南 https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/