文/北京市集佳律師事務(wù)所 王斯沄
在打擊惡意商標(biāo)注冊(cè)案件中，《商標(biāo)法》第四十四條第一款是規(guī)制違反社會(huì)公共利益行為的核心法律依據(jù)。作為《商標(biāo)法》的總則性條款，誠(chéng)實(shí)信用原則在該條款中得到充分體現(xiàn)。該條款明確禁止以擾亂商標(biāo)注冊(cè)秩序、損害公共利益、不當(dāng)占用公共資源或其他不正當(dāng)手段謀取利益的行為，從而有效遏制惡意商標(biāo)注冊(cè)現(xiàn)象。
在涉外商標(biāo)權(quán)利人的商標(biāo)遭遇搶注時(shí)，若能對(duì)搶注人的商標(biāo)申請(qǐng)行為進(jìn)行深入剖析，則有可能挖掘出符合《商標(biāo)法》第四十四條第一款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的相關(guān)證據(jù)，進(jìn)而對(duì)惡意搶注的商標(biāo)提出無效宣告請(qǐng)求。本文結(jié)合國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局最新公布的無效宣告典型案例，深入探討《商標(biāo)法》第四十四條第一款中“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的司法適用標(biāo)準(zhǔn)。
《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定“已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)，違反本法第四條（不以使用為目的的惡意注冊(cè)）、第十條（禁止注冊(cè)的絕對(duì)理由）、第十一條（缺乏顯著特征）、第十二條（功能性三維標(biāo)志）規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的，由商標(biāo)局宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效；其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。”該條款針對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)，因其注冊(cè)時(shí)存在前述情形，依法可被宣告無效。無效宣告的效力溯及商標(biāo)注冊(cè)之日，視為該商標(biāo)權(quán)自始不存在。
在前述條款中，本文所討論的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的”的情形和考慮因素被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在《商標(biāo)審查審理指南》中做進(jìn)一步的解釋。根據(jù)近期國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局基于此條款作出的無效宣告案例，筆者將就“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的”的考慮因素和分析思路進(jìn)行如下總結(jié)。
商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量和注冊(cè)行為模式
在認(rèn)定是否構(gòu)成“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的情形時(shí)，需重點(diǎn)考察系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量及注冊(cè)行為模式。《商標(biāo)審查審理指南》雖將“申請(qǐng)注冊(cè)多件商標(biāo)”列為考量因素之一，但對(duì)于“多件”的具體數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，筆者認(rèn)為，當(dāng)前司法實(shí)踐并不機(jī)械要求達(dá)到數(shù)十件或數(shù)百件的絕對(duì)數(shù)量門檻，而更傾向于結(jié)合申請(qǐng)人商標(biāo)申請(qǐng)總量與行為特征（如商標(biāo)形態(tài)、類別分布等）進(jìn)行比例分析和綜合判斷。
首先，是否“超出一般生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要”可作為審查要件予以重點(diǎn)考量。對(duì)此，需對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人開展全面的經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查與分析。從商業(yè)實(shí)踐角度而言，中小規(guī)模企業(yè)的商標(biāo)申請(qǐng)數(shù)量及覆蓋類別通常與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模呈正相關(guān)。若系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人為自然人或小微企業(yè)，卻集中申請(qǐng)數(shù)十件乃至上百件商標(biāo)，且涉及多個(gè)商品服務(wù)類別，則明顯背離正常經(jīng)營(yíng)需求。此種情形下，可依法認(rèn)定其行為構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”之要件。
例如，在筆者代理的第23851064號(hào)“WEALTHY HEALTH”商標(biāo)無效宣告案中，系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人北京鑫鵬福元商貿(mào)有限公司申請(qǐng)了156件商標(biāo)。從數(shù)量和商業(yè)規(guī)模上看，系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人作為一個(gè)規(guī)模不大的微型企業(yè)，156件商標(biāo)申請(qǐng)的數(shù)量明顯超過一般經(jīng)營(yíng)的需要，最終該商標(biāo)被國(guó)知局予以無效宣告。反而在筆者代理的第43982781號(hào)“PERCH”商標(biāo)無效宣告案中，系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人上海量迅供應(yīng)鏈管理有限公司申請(qǐng)了28件商標(biāo)，相對(duì)數(shù)量較小，最終國(guó)知局并未支持這一案中申請(qǐng)人基于《商標(biāo)法》第四十四條第一款的主張。
那么如果系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)的商標(biāo)總數(shù)較少，是否就一定不能被認(rèn)定為“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的”呢？筆者認(rèn)為也不盡然。除了商標(biāo)申請(qǐng)總數(shù)量之外，其他需要考慮的因素包括系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的形態(tài)特征、與他人在先使用的商標(biāo)的相似程度，是否存在一定規(guī)律特征，以及涉嫌搶注他人的商標(biāo)占系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人全部申請(qǐng)商標(biāo)的比例情況。
在分析系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)之時(shí)，需要對(duì)其申請(qǐng)的商標(biāo)進(jìn)行逐一分析、比對(duì)，并闡述說明被搶注的商標(biāo)的真實(shí)權(quán)利人的情況，并提供參考證據(jù)。如第23851064號(hào)“WEALTHY HEALTH”商標(biāo)無效宣告案（系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人共申請(qǐng)156件商標(biāo)）中，代理人發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)申請(qǐng)人北京鑫鵬福元商貿(mào)有限公司申請(qǐng)的多件商標(biāo)與其他具有強(qiáng)顯著性和知名度的商標(biāo)相同或者近似，且被搶注的商標(biāo)的真實(shí)權(quán)利人根據(jù)查詢均可以一一對(duì)應(yīng)。通過列表，這些系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人搶注他人的情況可以很清晰的展示出來。
在筆者代理的第52907181號(hào)“CORAVIN”商標(biāo)無效宣告案中，被申請(qǐng)人泉州市禮天商貿(mào)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)了34件商標(biāo)。雖然這個(gè)爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)數(shù)量不高，但是所有的商標(biāo)均為模仿或直接抄襲具有極強(qiáng)顯著性的國(guó)外知名商標(biāo)，如“JASON WU COLLECTION、MARA & MINE、JORGE ADELER、LEMONHEAD LA、HOFMANN COPENHAGEN”等，無一例外。并且被搶注的品牌集中在服裝、飾品，化妝品等時(shí)尚領(lǐng)域，具有一定的規(guī)律性。因此，在總體數(shù)量不高的情況下，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依然支持了無效宣告申請(qǐng)人的理由。在該無效宣告決定書中，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局指出：被申請(qǐng)人在多類商品上申請(qǐng)注冊(cè)了多件與他人在先知名品牌相同的商標(biāo)。而被申請(qǐng)人并未對(duì)此行為作出合理解釋。被申請(qǐng)人具有借助他人知名品牌進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的意圖，不具備注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)有的正當(dāng)性。
在筆者代理的第61478220號(hào)“INVAIO”商標(biāo)無效宣告案中，被申請(qǐng)人在第1、14、19、30、31、35等多個(gè)類別的商品、服務(wù)上申請(qǐng)注冊(cè)了48件商標(biāo)，除爭(zhēng)議商標(biāo)外，還包含“格沃科 GROUDWORK”、“ROOTELLA”、“AGLUKON及圖”、“奧羅瑞 ORO AGRI”、“利格諾古瑪特 LIGNOHMATE”、“利格諾古瑪特 LIGNOHUMATE”、“OUROFINO”商標(biāo)等。其中不乏與多家肥料公司、農(nóng)業(yè)化學(xué)品公司商業(yè)標(biāo)識(shí)相同或近似的商標(biāo)。國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)這種抄襲他人相同領(lǐng)域多個(gè)品牌的規(guī)律性行為也著重的強(qiáng)調(diào)和認(rèn)定，最終認(rèn)定被申請(qǐng)人具有借助他人品牌進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或牟取不正當(dāng)利益的意圖，擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，并有損于公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。因此，爭(zhēng)議商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”所指情形。
被申請(qǐng)人的其他行為
在調(diào)查無效宣告案中系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的惡意行為之時(shí)，也不應(yīng)僅拘泥于查詢系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的申請(qǐng)商標(biāo)狀態(tài)，也應(yīng)該調(diào)查系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的其他行為，包括對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的官網(wǎng)、社交媒體賬號(hào)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)取證。
在筆者代理的第66304328號(hào)“PIXMOB”商標(biāo)無效宣告案中，申請(qǐng)人為來自加拿大的世界知名娛樂公司，經(jīng)營(yíng)自己的專有照明技術(shù)來無線控制可穿戴設(shè)備PIXMOB品牌手環(huán)，為全球范圍內(nèi)的大型娛樂活動(dòng)提供服務(wù)，其中包括國(guó)際巨星、歌手Taylor Swift（泰勒斯威夫特）的演唱會(huì)、國(guó)際知名搖滾樂隊(duì)Coldplay（酷玩樂隊(duì)）巡演、2014年的索契冬奧會(huì)、中國(guó)消費(fèi)者耳熟能詳?shù)奶焱蹙扌莿⒌氯A2018年在香港紅磡舉辦的演唱會(huì)、MTV VMAs頒獎(jiǎng)典禮、2013超級(jí)碗中場(chǎng)秀、電子競(jìng)技總決賽、國(guó)際巨星Lady Gaga演唱會(huì)等。
本案中，系爭(zhēng)商標(biāo)被系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人申請(qǐng)?jiān)诘?1類商品上，同時(shí)系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人同時(shí)也生產(chǎn)發(fā)光手環(huán)商品，與申請(qǐng)人處于同一商業(yè)領(lǐng)域。系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人僅申請(qǐng)了9枚商標(biāo)，數(shù)量較少。在調(diào)查系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人行動(dòng)之時(shí)，代理人發(fā)現(xiàn)系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人的關(guān)聯(lián)公司在抖音社交媒體關(guān)于國(guó)際巨星、歌手Taylor Swift（泰勒斯威夫特）的演唱會(huì)上使用申請(qǐng)人的PIXMOB發(fā)光手環(huán)的視頻下面（見下圖），主動(dòng)聲稱該手環(huán)為其公司生產(chǎn)制造。代理人立刻對(duì)該證據(jù)進(jìn)行了固定。
另外，系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人在第11類商品上搶注了國(guó)際知名搖滾樂隊(duì)COLDPLAY的名稱作為商標(biāo)，而COLDPLAY正是使用申請(qǐng)人PIXMOB發(fā)光手環(huán)產(chǎn)品的演出者之一，難謂之巧合。代理人指出，雖然系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人只申請(qǐng)了件商標(biāo)，總體數(shù)量并不多，但認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)行為是否符合《商標(biāo)法》第四十四條第一款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”，不應(yīng)僅看搶注的商標(biāo)的數(shù)量，還應(yīng)該具體分析被申請(qǐng)人及其關(guān)聯(lián)公司的申請(qǐng)商標(biāo)的行為模式、商業(yè)領(lǐng)域和被搶注商標(biāo)與他人在先商標(biāo)的相似性從而綜合考慮。最后，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局支持了申請(qǐng)人的觀點(diǎn)，在無效宣告決定書中提到“被申請(qǐng)人名下共申請(qǐng)9件商標(biāo)，除含有被申請(qǐng)人商號(hào)‘瑞兒威’的4件商標(biāo)，其余商標(biāo)如‘brightz’、‘COLDPLAY’、‘pixmob’等均與他人在先使用商標(biāo)或樂隊(duì)名稱相同近似。被申請(qǐng)人對(duì)上述均未作出合理解釋，且在案提交的證據(jù)不足以證明爭(zhēng)議商標(biāo)及其名下其他商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)具有正當(dāng)性。據(jù)此，可以認(rèn)定被申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)的行為存在抄襲摹仿他人商標(biāo)牟取利益的故意，該行為擾亂了正常的商標(biāo)注冊(cè)管理秩序，并有損公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。因此，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)已構(gòu)成《商標(biāo)法》第四十四條第一款所指‘以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)’的情形”。
綜上，在辦理涉及《商標(biāo)法》第四十四條第一款的“以其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)”的商標(biāo)惡意注冊(cè)案件中，代理人應(yīng)該就每一案件的具體情況進(jìn)行精準(zhǔn)和細(xì)致的分析，建立個(gè)案分析機(jī)制，對(duì)每起案件的具體情況進(jìn)行精細(xì)化研判，重點(diǎn)考察，并盡量收集更多的惡意證據(jù)，構(gòu)建多維證據(jù)體系，并多多吸取前案經(jīng)驗(yàn)，在未來的辦案過程中更加得心應(yīng)手。