文/北京市集佳律師事務所 王斯沄
在打擊惡意商標注冊案件中，《商標法》第四十四條第一款是規制違反社會公共利益行為的核心法律依據。作為《商標法》的總則性條款，誠實信用原則在該條款中得到充分體現。該條款明確禁止以擾亂商標注冊秩序、損害公共利益、不當占用公共資源或其他不正當手段謀取利益的行為，從而有效遏制惡意商標注冊現象。
在涉外商標權利人的商標遭遇搶注時，若能對搶注人的商標申請行為進行深入剖析，則有可能挖掘出符合《商標法》第四十四條第一款中“以其他不正當手段取得注冊”的相關證據，進而對惡意搶注的商標提出無效宣告請求。本文結合國家知識產權局最新公布的無效宣告典型案例，深入探討《商標法》第四十四條第一款中“以其他不正當手段取得注冊”的司法適用標準。
《商標法》第四十四條第一款規定“已經注冊的商標，違反本法第四條（不以使用為目的的惡意注冊）、第十條（禁止注冊的絕對理由）、第十一條（缺乏顯著特征）、第十二條（功能性三維標志）規定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局宣告該注冊商標無效；其他單位或者個人可以請求商標評審委員會宣告該注冊商標無效。”該條款針對已注冊商標，因其注冊時存在前述情形，依法可被宣告無效。無效宣告的效力溯及商標注冊之日，視為該商標權自始不存在。
在前述條款中，本文所討論的“以其他不正當手段取得注冊的”的情形和考慮因素被國家知識產權局在《商標審查審理指南》中做進一步的解釋。根據近期國家知識產權局基于此條款作出的無效宣告案例，筆者將就“以其他不正當手段取得注冊的”的考慮因素和分析思路進行如下總結。
商標申請數量和注冊行為模式
在認定是否構成“以其他不正當手段取得注冊”的情形時，需重點考察系爭商標申請人的商標申請數量及注冊行為模式。《商標審查審理指南》雖將“申請注冊多件商標”列為考量因素之一，但對于“多件”的具體數量標準，筆者認為，當前司法實踐并不機械要求達到數十件或數百件的絕對數量門檻，而更傾向于結合申請人商標申請總量與行為特征（如商標形態、類別分布等）進行比例分析和綜合判斷。
首先，是否“超出一般生產經營需要”可作為審查要件予以重點考量。對此，需對系爭商標申請人開展全面的經營狀況調查與分析。從商業實踐角度而言，中小規模企業的商標申請數量及覆蓋類別通常與其經營規模呈正相關。若系爭商標申請人為自然人或小微企業，卻集中申請數十件乃至上百件商標，且涉及多個商品服務類別，則明顯背離正常經營需求。此種情形下，可依法認定其行為構成《商標法》第四十四條第一款規定的“以其他不正當手段取得注冊”之要件。
例如，在筆者代理的第23851064號“WEALTHY HEALTH”商標無效宣告案中，系爭商標申請人北京鑫鵬福元商貿有限公司申請了156件商標。從數量和商業規模上看，系爭商標申請人作為一個規模不大的微型企業，156件商標申請的數量明顯超過一般經營的需要，最終該商標被國知局予以無效宣告。反而在筆者代理的第43982781號“PERCH”商標無效宣告案中，系爭商標申請人上海量迅供應鏈管理有限公司申請了28件商標，相對數量較小，最終國知局并未支持這一案中申請人基于《商標法》第四十四條第一款的主張。
那么如果系爭商標申請人申請的商標總數較少，是否就一定不能被認定為“以其他不正當手段取得注冊的”呢？筆者認為也不盡然。除了商標申請總數量之外，其他需要考慮的因素包括系爭商標申請人申請注冊商標的形態特征、與他人在先使用的商標的相似程度，是否存在一定規律特征，以及涉嫌搶注他人的商標占系爭商標申請人全部申請商標的比例情況。
在分析系爭商標申請人申請注冊商標之時，需要對其申請的商標進行逐一分析、比對，并闡述說明被搶注的商標的真實權利人的情況，并提供參考證據。如第23851064號“WEALTHY HEALTH”商標無效宣告案（系爭商標申請人共申請156件商標）中，代理人發現該商標申請人北京鑫鵬福元商貿有限公司申請的多件商標與其他具有強顯著性和知名度的商標相同或者近似，且被搶注的商標的真實權利人根據查詢均可以一一對應。通過列表，這些系爭商標申請人搶注他人的情況可以很清晰的展示出來。
在筆者代理的第52907181號“CORAVIN”商標無效宣告案中，被申請人泉州市禮天商貿有限公司申請注冊了34件商標。雖然這個爭議商標申請人申請數量不高，但是所有的商標均為模仿或直接抄襲具有極強顯著性的國外知名商標，如“JASON WU COLLECTION、MARA & MINE、JORGE ADELER、LEMONHEAD LA、HOFMANN COPENHAGEN”等，無一例外。并且被搶注的品牌集中在服裝、飾品，化妝品等時尚領域，具有一定的規律性。因此，在總體數量不高的情況下，國家知識產權局依然支持了無效宣告申請人的理由。在該無效宣告決定書中，國家知識產權局指出：被申請人在多類商品上申請注冊了多件與他人在先知名品牌相同的商標。而被申請人并未對此行為作出合理解釋。被申請人具有借助他人知名品牌進行不正當競爭的意圖，不具備注冊商標應有的正當性。
在筆者代理的第61478220號“INVAIO”商標無效宣告案中，被申請人在第1、14、19、30、31、35等多個類別的商品、服務上申請注冊了48件商標，除爭議商標外，還包含“格沃科 GROUDWORK”、“ROOTELLA”、“AGLUKON及圖”、“奧羅瑞 ORO AGRI”、“利格諾古瑪特 LIGNOHMATE”、“利格諾古瑪特 LIGNOHUMATE”、“OUROFINO”商標等。其中不乏與多家肥料公司、農業化學品公司商業標識相同或近似的商標。國家知識產權局對這種抄襲他人相同領域多個品牌的規律性行為也著重的強調和認定，最終認定被申請人具有借助他人品牌進行不正當競爭或牟取不正當利益的意圖，擾亂了正常的商標注冊管理秩序，并有損于公平競爭的市場秩序。因此，爭議商標的申請注冊已構成《商標法》第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”所指情形。
被申請人的其他行為
在調查無效宣告案中系爭商標申請人的惡意行為之時，也不應僅拘泥于查詢系爭商標申請人的申請商標狀態，也應該調查系爭商標申請人的其他行為，包括對系爭商標申請人的官網、社交媒體賬號進行監控，及時取證。
在筆者代理的第66304328號“PIXMOB”商標無效宣告案中，申請人為來自加拿大的世界知名娛樂公司，經營自己的專有照明技術來無線控制可穿戴設備PIXMOB品牌手環，為全球范圍內的大型娛樂活動提供服務，其中包括國際巨星、歌手Taylor Swift（泰勒斯威夫特）的演唱會、國際知名搖滾樂隊Coldplay（酷玩樂隊）巡演、2014年的索契冬奧會、中國消費者耳熟能詳的天王巨星劉德華2018年在香港紅磡舉辦的演唱會、MTV VMAs頒獎典禮、2013超級碗中場秀、電子競技總決賽、國際巨星Lady Gaga演唱會等。
本案中，系爭商標被系爭商標申請人申請在第11類商品上，同時系爭商標申請人同時也生產發光手環商品，與申請人處于同一商業領域。系爭商標申請人僅申請了9枚商標，數量較少。在調查系爭商標申請人行動之時，代理人發現系爭商標申請人的關聯公司在抖音社交媒體關于國際巨星、歌手Taylor Swift（泰勒斯威夫特）的演唱會上使用申請人的PIXMOB發光手環的視頻下面（見下圖），主動聲稱該手環為其公司生產制造。代理人立刻對該證據進行了固定。
另外，系爭商標申請人在第11類商品上搶注了國際知名搖滾樂隊COLDPLAY的名稱作為商標，而COLDPLAY正是使用申請人PIXMOB發光手環產品的演出者之一，難謂之巧合。代理人指出，雖然系爭商標申請人只申請了件商標，總體數量并不多，但認定申請商標行為是否符合《商標法》第四十四條第一款的“以其他不正當手段取得注冊”，不應僅看搶注的商標的數量，還應該具體分析被申請人及其關聯公司的申請商標的行為模式、商業領域和被搶注商標與他人在先商標的相似性從而綜合考慮。最后，國家知識產權局支持了申請人的觀點，在無效宣告決定書中提到“被申請人名下共申請9件商標，除含有被申請人商號‘瑞兒威’的4件商標，其余商標如‘brightz’、‘COLDPLAY’、‘pixmob’等均與他人在先使用商標或樂隊名稱相同近似。被申請人對上述均未作出合理解釋，且在案提交的證據不足以證明爭議商標及其名下其他商標的注冊申請具有正當性。據此，可以認定被申請人申請注冊爭議商標的行為存在抄襲摹仿他人商標牟取利益的故意，該行為擾亂了正常的商標注冊管理秩序，并有損公平競爭的市場秩序。因此，爭議商標的注冊申請已構成《商標法》第四十四條第一款所指‘以其他不正當手段取得注冊’的情形”。
綜上，在辦理涉及《商標法》第四十四條第一款的“以其他不正當手段取得注冊”的商標惡意注冊案件中，代理人應該就每一案件的具體情況進行精準和細致的分析，建立個案分析機制，對每起案件的具體情況進行精細化研判，重點考察，并盡量收集更多的惡意證據，構建多維證據體系，并多多吸取前案經驗，在未來的辦案過程中更加得心應手。